注冊商標權專用權與非注冊商標在先使用權之爭——“蔣有記”商標維權案件評析

文/趙學仲 江蘇省寧海商標事務所

案情簡介

“蔣有記”由蔣玉友的祖父于上世紀二三十年代創設，其后由蔣玉友的父親蔣慶祺經營，店名為“祺記蔣有記牛肉店”。1951年經營地址從南京市大香爐44號遷至南京市夫子廟貢院西街12號，主營宰牛。此后數十年間，經營狀況一直不錯。

1959年，“祺記蔣有記牛肉店”不再是蔣家私有，而成了公私合營，店名變更為“公私合營蔣有記牛羊肉商店”，但負責人還是蔣慶祺。

隨后的文化大革命中該店停業。1980年，“南京市飲食公司秦淮區公司蔣有記包餃店”在貢院西街12號開業，企業類型為集體企業。

1994年，“南京市飲食公司秦淮區公司蔣有記包餃店”經營地址從貢院西街12號遷至南京市水西門大街5號。

1998年，因主管部門由南京市飲食公司秦淮區公司變更為南京夫子廟飲食總公司，“南京市飲食公司秦淮區公司蔣有記包餃店”企業名稱變更為“南京蔣有記包餃店”。

2003年，因企業改制，“南京蔣有記包餃店”企業名稱變更為“南京夫子廟飲食有限公司蔣有記包餃店”，企業類型由集體企業變更為有限責任公司，經營地址從南京市水西門大街5號遷至南京市貢院街144號。

2004年，南京夫子廟飲食有限公司（以下簡稱飲食公司）將“蔣有記”營業地址遷回南京市貢院西街12號原址經營。

2004年5月17日，蔣玉友和飲食公司在第43類餐飲服務上，同日分別向商標局申請注冊了“蔣有記”商標。

2007年，商標局下發通知，依照《商標法》的規定要求雙方提供在先使用證據。在雙方均提供了證據的情況下，商標局仍不能認定誰在先使用。

2010年11月18日，經過協商，商標局決定讓雙方抽簽決定“蔣有記”商標的商標歸屬問題。蔣玉友幸運地抽中了簽。

2011年5月21日，蔣玉友申請注冊的“蔣有記”商標核準注冊。

2011年8月，蔣玉友發現飲食公司仍在南京市貢院西街12號使用“蔣有記”商標從事經營活動，而飲食公司的控股子公司——南京清真奇芳閣餐飲有限公司（以下簡稱奇芳閣公司）仍在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館內使用“蔣有記”商標從事經營活動，便以商標侵權為由，將其告上了法庭。

2012年11月，經過多次調解及開庭審理，南京市中級人民法院作出判決：奇芳閣公司立即停止在南京市升州路30號“奇芳閣”餐館使用“蔣有記”商標；并賠償蔣玉友為制止侵權所支付的合理費用2000元；駁回蔣玉友的其他訴訟請求。

蔣玉友不服市南京市中級人民法院的判決，向江蘇省高級人民法院進行上訴。

2013年4月27日，江蘇省高級人民法院作出判決：駁回上訴，維持原判。

評析

本案的爭議焦點為：

一、奇芳閣公司在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館內使用“蔣有記”商標從事經營活動，是否侵害了蔣玉友享有的“蔣有記”注冊商標專用權的問題

關于此問題，并無太大爭議。奇芳閣公司在庭審中未提供任何證據證明其在南京市升州路30號的“奇芳閣”餐館有在先使用“蔣有記”標識的事實，且該標識與蔣玉友申請的“蔣有記”商標相比，只存在簡體字與繁體字的差別，足以使相關公眾產生混淆誤認，構成近似商標。奇芳閣公司在蔣玉友獲得商標專用權后，仍然在其經營的南京市升州路30號“奇芳閣”餐館內繼續使用“蔣有記”標識的行為，不具有法律上的正當理由，且其應當知道蔣玉友為該注冊商標的權利人。

因此，奇芳閣公司的行為屬于在同一種服務上使用近似商標，侵犯了蔣玉友的商標專用權。

二、飲食公司是否享有“蔣有記”未注冊商標的在先使用權，以及該權利的使用方式和范圍如何確定的問題

注冊商標權專用權與非注冊商標在先使用權之間的權利沖突如何解決的問題，該問題無論在理論界還是在司法實務界都是一個爭議較大的熱點問題。本案在審理中法院主要適用了如下三個原則：一是誠實信用、維護公平市場競爭和保護在先權利的原則；二是根據權利強弱區別保護的原則；三是禁止混淆的原則。

我國《商標法》實行的是注冊原則，在我國只有注冊商標才享有專用權的保護。但是我國服務商標的注冊保護起始于1993年7月，實踐中一些服務商標的使用歷史可能要早于該時間。如果絕對地實行注冊原則，服務商標注冊人就有權禁止在先使用人在相同或類似服務上使用與其注冊商標相同或近似的服務商標，可能就會對服務商標在先使用人造成不公平的后果。為了彌補注冊原則的不足，平衡注冊人和在先使用人之間的利益，我國《商標法實施條例》第五十四條規定：“連續使用至1993年7月1日的服務商標，與他人在相同或類似的服務上已注冊的服務商標相同或近似的，可以繼續使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續使用”。

本案中，從飲食公司使用“蔣有記”未注冊商標或字號的情況來看，飲食公司的前身南京市飲食公司秦淮區公司在1980年恢復了南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館的經營，期間雖然工商注冊登記的企業名稱和經營地址多次變更，但該餐館一直由飲食公司及其前身飲食公司的控股子公司經營，且該經營一直處于持續狀態。正是因為飲食公司的持續使用，使“蔣有記”具有較高知名度和一定影響。另外在蔣玉友獲得“蔣有記”商標專用權后，飲食公司在該餐館使用“蔣有記”未注冊商標的方式和范圍沒有發生變化。

此外，飲食公司在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”標識有一個歷史承襲演變的過程，并非是在蔣玉友的商標注冊后才使用“蔣有記”標識，也不存在違背商業道德，或者搭他人便車利用該商標聲譽的主觀惡意。因此飲食公司在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”標識的行為屬于善意使用。

因此法院認為，飲食公司享有在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館使用“蔣有記”未注冊商標的在先使用權。

但是，為服務商標在先使用人提供保護只是我國商標保護的例外規定，在先使用人并不能因此侵犯注冊商標權利人的利益。本案的特殊性還在于蔣玉友與飲食公司同日申請注冊“蔣有記”商標，最終以抽簽方式確定了權利人，應當在充分考慮和尊重相關歷史因素的前提下，合理限定飲食公司繼續使用“蔣有記”未注冊商標的方式和范圍。本案中法院認為，為規范正常市場秩序，體現對蔣玉友享有的“蔣有記”注冊商標專用權的保護，飲食公司只應在南京市貢院西街12號“蔣有記”餐館原址繼續使用“蔣有記”商標，且不得改變該未注冊商標的標識和擴大經營區域及規模，在使用中還應加上適當標識，以便與蔣玉友的注冊商標形成區分，避免消費者的混淆。

寫在案后

本案發生于新《商標法》實施之前，原《商標法》對于注冊商標權專用權與非注冊商標在先使用權并無明確法律規定，法院根據原《商標法實施條例》第五十四條規定：“連續使用至1993年7月1日的服務商標，與他人在相同或類似的服務上已注冊的服務商標相同或近似的，可以繼續使用；但是，1993年7月1日后中斷使用3年以上的，不得繼續使用”作出判決。

而2014年5月1日實施的新《商標法》第五十九條規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”可見新《商標法》對于商標在先使用權有條件地保護有了明確的規定。

一、首先明確了商標在先使用權的概念

商標在先使用權是指在商標注冊人申請注冊商標之前，未注冊商標的在先使用人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標。在此種情況下，未注冊商標的在先使用人有繼續使用該商標的權利，注冊商標專用權人無權禁止該未注冊商標的在先使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求未注冊商標使用人附加適當區別標識。

可見，“商標在先使用權”是商標注冊原則的一種例外，其設立的目的是保護因已經實際在先使用而產生識別作用的商標，平衡在后商標注冊人和在先商標使用人之間的利益沖突，保護公平競爭的市場秩序。

二、其次明確了商標在先使用權的構成要件

1.在商標注冊人申請商標注冊之前，未注冊商標使用人已經在先使用。

“商標在先使用權”，顧名思義首先應當在先使用。根據一般在先使用的要求，對于使用時間，首先應當以該在先商標首次商業使用的時間為準，并且該時間應當早于在后注冊商標的申請日；如果晚于在后注冊商標申請日，在先使用權就沒有存在的基礎。

2.在先使用的商標與在后注冊的商標相同或者近似，且使用商品或服務相同或者類似。

毫無疑問，主張商標在先使用權應當以商標相同或近似，商品或服務相同或類似為基本條件。因為，如果在先使用的商標與在后注冊的商標不構成相同或者近似，或者使用商品或服務不屬于相同或者類似，則未注冊商標使用人與在后商標注冊人并無權利沖突，雙方應當可以和平相處。

3.在先使用的商標必須具有的一定影響。

所謂在先使用并有一定影響，就是指在先使用人已經使用某商標并為一定地域范圍內相關公眾所知曉。如果在先使用人只能證明在他人注冊商標的申請日之前以及在商標注冊人最早使用該商標之前確實曾有使用，但無法證明該商標已經具有一定影響的，該在先使用人并不能享有商標在先使用權，也不能繼續使用該商標。之所以要求具有一定影響，在于商標在先使用權產生的基礎為在先使用并具有一定影響后產生了商標的識別作用，如果不保護這種在先使用，對于在先使用人明顯不公平，其存在是作為商標注冊制度的補充。如果僅僅要求使用在先但不具有一定影響就可以享有商標在先使用權的話，在后商標注冊人的利益將得不到保障，從而動搖我國已經確立的商標注冊制度。

三、明確了商標在先使用權的行使范圍

根據新《商標法》的規定，如果具備上述構成要件，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。具體來講，行使商標在先使用權應當注意以下要求。

1.在原使用范圍內繼續使用。

筆者認為“原使用范圍”主要涉及三個方面。

第一個方面是地域范圍。由于在后注冊商標已經取得注冊，為了兼顧雙方利益，在先商標使用人的繼續使用應當僅僅局限于其商標原有的使用地域，不得隨意擴大使用的地域。對于使用地域的理解，應當堅持以“一定影響”作為標準，只有在在先使用具有“一定影響”的地域，在先商標使用人方可享有商標在先使用權。

第二個方面是商標范圍。在先商標使用人應當僅對在先使用的商標享有在先使用權，禁止其擅自改變商標。如果在先商標使用人改變其在先使用的未注冊商標是為了更好地與在后注冊商標相區別，對于這樣的情況應當允許。

第三個方面是商品或服務的范圍。在先商標使用人使用商標的范圍應僅僅局限于其在先使用的商品或服務，不得擅自擴大至其他類似商品或服務上。

2.在后的商標注冊人可以要求在先商標使用人加上適當的區別標識。

在后的商標注冊人如果認為在先使用人使用的商標容易使相關公眾對商品或者服務的來源產生混淆和誤認，可以要求在先商標使用人在使用其未注冊商標時，加上適當的區別標識。從法律上理解，這是賦予在后的商標注冊人一種平衡商標在先使用權的請求權，在先商標使用人應當在商標注冊人請求后附加適當標識，以方便相關公眾識別兩者的區別。如果在先商標使用人不能加上適當區別標識，使得一般消費者對于在先使用商標與在后注冊商標不能夠輕易識別，則不享有商標在先使用權，不得繼續使用其商標。

結語

商標在先使用權制度已經被多個國家和地區廣泛適用，并收到了良好的法律效果。新《商標法》的實施，商標在先使用權制度在我國的確立充分體現了法律的公平原則，充分地考慮和平衡了未注冊商標的在先使用人、在后的注冊商標權利人以及廣大普通消費者三方的合法利益。同時，我們也可以看到，通過確立商標在先使用權制度，明確調整了商標領域中使用和注冊的關系，更加強調商標使用的重要性，并加大了對已經使用但未注冊商標的保護力度，這對于廣大商標使用人今后更加重視實際使用具有現實的指導意義。