“337調查”典型案例分析及啟示

李子健|文

面對“337調查”時，企業應冷靜分析自身處境，聘請頂級律師團隊共同制定應對策略。同時應做好知識產權分析和預警工作。侵權判斷、無效之訴、繞道設計等均離不開專利分析，而專利預警可提早發現侵權風險，做到未雨綢繆。

“337調查”是指美國國際貿易委員會根據美國《1930年關稅法》第337節（簡稱“337條款”）及相關修正案進行的調查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿易行為。美國ITC有三項糾正不公平進口行為的工具：一、有限排除令。有限排除令只影響被列入起訴書的侵權人；二、普遍排除令。普遍排除令的威力最大，美國ITC一旦發布普遍排除令，受該措施影響的不僅包括申請書中列名的被告，還包括其他未在申請書中列名，但可能向美國出口同類涉案產品的企業；三、禁止令。禁止令影響已處于美國境內的侵權商品。

近幾年，美國ITC受理的“337調查”案件不斷增多，不少中國企業成為“337調查”的對象。

“337調查”案件回顧

案例1：燒結釹鐵硼材料“337調查”

美國當地時間2012年8月17日，日本日立金屬及其美國子公司向美國ITC提出申訴，指控美國進口及在美國市場銷售的上述涉案產品侵犯了該公司專利，要求啟動“337調查”，并發布普遍排除令。美國當地時間2012年9月18日，美國國際貿易委員會應日本日立金屬及其美國子公司要求，對中國、美國、德國和奧地利等國家的共計29家企業生產的燒結稀土磁體產品發起“337調查”。2013年5月14日，煙臺正海、寧波金雞、安徽大地熊與日立金屬達成和解，同意支付專利費用，從而取得了日立金屬專利授權，并且日立金屬公司不打算再擴大被許可中國企業數量。

案例2：三氯蔗糖“337調查”

2007年4月6日，英國泰萊科技有限公司和美國泰萊三氯蔗糖公司以專利侵權為由，要求美國ITC對中國三家三氯蔗糖生產企業和國內外貿易商等25家被告，展開針對三氯蔗糖及其下游產品侵權行為的“337調查”。鹽城捷康雖然沒有被列為被告，但決定主動加入此次“337調查”。經過24個月的拉鋸，美國ITC于2009年4月6日發布最終公告：“按照美國國際貿易委員會的程序，在鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美國的產品中，沒有觸犯337條款，未參加應訟和被判定侵權的被調查企業的產品禁止出口到美國”。

案例3：木地板“337調查”

2005年7月，美國UniLin Beheer以及荷蘭UniLin、愛爾蘭地板工業公司依據“337條款”聯合向美國ITC告狀圣象集團等中國18家地板企業的地板鎖扣專利侵權，要求禁止這些企業產品進入美國市場。美國ITC初裁除了宣布UniLin公司的779號專利無效，836號專利部分無效；國內企業的繞道設計的產品“第7號鎖扣”不侵權。UniLin公司選擇上訴，2007年1月5日，美國ITC針對木地板行業的“337調查”發布終裁結果，裁定中國涉案的18家木地板企業侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利，并簽發普遍排除令。

案例4：通信領域的“337調查”

美國國際貿易委員會2013年1月31日宣布，對華為、中興、HTC和三星公司的3G和4G無線設備發起“337調查”，以確定這些產品是否侵犯美國公司專利權。經過7個多月的調查，美國國際貿易委員會主審法官于2013年9月12日，對無線消費性電子設備及組件“337調查”案做出初裁，裁定被告中興通訊和華為公司不侵權，這也是兩家公司今年第二次在“337調查”中勝訴。

案例分析

案例1中，有關釹鐵硼的核心組分專利將在2014年全部到期。上述涉案專利涉及高性能燒結釹鐵硼材料及生產工藝，雖然不是有關釹鐵硼材料組分的核心專利，但是其他企業生產的產品若想在市場上具備競爭力，則難以繞過這些專利技術，也就是說，上述涉案專利的地位接近核心專利。在本案中，日立金屬公司采用了專利延伸戰略以延長其市場壟斷地位，即在核心專利到期之前，通過申請改進的材料專利或方法專利延長專利保護期，繼續保持市場壟斷地位。面對專利封鎖，涉案的大陸3家中國稀土企業最終選擇與日立金屬和解。在核心專利難以繞行的情況下，和解恐怕是最好的結果。這些企業雖然需要支付高昂的專利許可費，但畢竟能夠在市場上分一杯羹。中北通磁等企業不是“337調查”的對象，因此在調查期間沒有主動參與和日立金屬公司的談判，在正海磁材等公司獲得日立公司專利許可后，才意識到可能失去從市場上獲利的機會，因此聯合數家稀土企業擬訴日立金屬專利無效。

但是筆者認為，正海磁材等公司很可能已經錯過了與日立金屬公司談判的最佳時機，如果能夠在“337調查”剛剛啟動之時主動與日立金屬公司的談判，獲得專利許可的機會可能更高。但是，由于國內企業普遍對國際知識產權規則的了解不夠，對于此類案件往往認為事不關己，沒有必要去攪混水，殊不知美國ITC一旦發布普遍排除令，其排除的范圍不僅僅限于被訴企業，整個行業都會被限制進入美國市場。

反觀案例2，鹽城捷康雖未被列入調查對象，但是考慮到只要中國三家被告生產企業中有任何一家敗訴，ITC就會簽發普遍排除令，捷康公司將被排除在美國市場以外，因此決定主動加入到“337調查”當中。捷康公司的主動加入，打亂泰萊公司節奏，加上捷康公司長期注重知識產權的投資和保護，對此次應訴做了充分的準備，最終導致泰萊公司敗訴。捷康公司不僅贏得了市場，更因此提高了其在全球的知名度。

回過頭看案例1，中國企業通過購買專利許可，與競爭對手和解實屬無奈之舉。如果能通過繞道設計規避專利技術，則可以避免高昂的專利許可費。案例3中國木地板企業為了應對“337調查”就采取了繞道設計的對策，并且在美國ITC初步裁決時被認為不侵權，這種繞道設計的思路在當時被視為經典。然而不幸的是，美國ITC的最終裁決裁定中國涉案的18家木地板企業侵犯了荷蘭UniLin公司的鎖扣專利，并簽發普遍排除令。

在案例4中，中興和華為兩家公司是國內知識產權工作的典范，兩家公司通過PCT條約等途徑進行專利全球布局，率先實現“走出去”戰略。在PCT申請方面，華為和中興公司的申請量在全球名列前三。因此，與其他案例相比，中興和華為在遭遇知識產權糾紛時表現得更加自信，調查周期也較短，并能夠最終贏得勝利。

啟示

通過前面的案例分析，可以給國內企業帶來幾點啟示：

1、企業應提高知識產權保護意識，善用國際知識產權規則。提高知識產權保護意識既要注重自身知識產權的創造、運用、保護，也要尊重他人知識產權。

2、企業應加強專利全球布局，構筑高質量專利網。企業的自主創新能力是企業在市場競爭環境下生存的根本，專利數量的多寡、質量的高低是企業創新能力的重要體現。加強專利全球布局可以大大提高知識產權訴訟中的勝訴概率。以專利網為籌碼，企業可以迫使對方撤訴，或者在和解談判過程中爭取到更大的利益。

3、企業面對“337調查”應制定合適的應對策略。面對“337調查”時，企業應冷靜分析自身處境，聘請頂級律師團隊共同制定應對策略。主動的策略包括專利繞道設計規避專利侵權、通過交叉許可化解矛盾、通過反訴迫使對手坐下來談判。被動的策略包括將對方專利無效、爭取與對手和解以獲得專利許可等。另外，面對可能出現的“普遍排除令”，企業主動出擊加入“337調查”有時能起到出其不意的效果。

4、應做好知識產權分析和預警工作。侵權判斷、無效之訴、繞道設計等均離不開專利分析，而專利預警可提早發現侵權風險，做到未雨綢繆。事實上，華為和中興公司投入大量人力和財力進行專利分析和預警工作，這也是它們能夠在“337調查”中獲勝的重要原因。