部分外觀設計專利保護勢在必行

劉迎春

金杜律師事務所，北京　100020

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部分外觀設計專利保護勢在必行

劉迎春

金杜律師事務所，北京100020

文章指出無論是從經濟全球化外國企業進入中國市場的需要，還是從中國國內自身發展的內部需要，抑或是國內企業走出國門到國外發展，都迫切需要對部分外觀設計進行專利保護，部分外觀設計專利保護勢在必行。

外觀設計專利；專利申請；部分外觀設計

計，看似簡單，但實際中不僅僅是在專利申請階段而且在授權后的保護過程中都有很多復雜的情況出現。單就目前外觀設計專利保護的客體而言，就有亟待完善之處。筆者曾經在2013年撰文，指出了我國外觀設計專利保護的必然發展趨勢[1]。令人鼓舞的是，當時指出的包含圖形用戶界面(GUI)的產品外觀設計的專利保護已經實現，2014年3月12日發出的第六十八號國家知識產權局令[2]已經修改了《專利審查指南》，自2014年5月1日起對此類包含GUI的產品外觀設計進行專利保護。然而遺憾的是，對于部分外觀設計目前中國專利法仍然未能給予保護。而在實踐中，對部分外觀設計專利保護的要求越來越迫切。

一、部分外觀設計專利保護是經濟全球化外國企業進入中國市場的需要

先來看看國家知識產權局網站提供的多國發明專利審查信息查詢服務平臺[3]，了解一下與中國國家知識產權局合作交流多并且向中國申請比較多的國家和地區。從多國發明專利審查信息查詢服務可以看到，通過該服務可以查詢中國國家知識產權局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國特許廳、美國專利商標局受理的發明專利審查信息。參照發明專利的情況，我們看一下除中國外的這幾個國家和地區的部分外觀設計專利的保護狀況。

對于歐洲地區而言，歐洲專利局并不負責外觀設計的保護，之前的歐盟內部市場協調局(OHIM)、自2016年3月23日起正式更名為歐盟知識產權局(EUIPO)負責外觀設計專利的保護。從最初2002年的《歐盟理事會共同體外觀設計條例》開始，歐盟知識產權局就對產品的全部和部分外觀設計進行保護，目前在歐盟所有成員國內，無論是注冊外觀設計還是非注冊外觀設計，均保護部分外觀設計。日本對于部分外觀設計的保護更早，在1999年修改的《日本意匠法》中就進行了規定，部分外觀設計的表現方式就是現在常見的將要求保護的部分用實線表示，其余部分用虛線表示，并且規定了此類部分外觀設計優先權的特殊性，即部分外觀設計專利申請只能要求部分外觀設計的優先權。韓國2001年改法保護部分外觀設計，也是在申請時須利用實線表示想保護的部位，虛線表示產品的其他的對比部分。《美國專利法》中對于外觀設計的保護并沒有規定產品必須是完整的，作為判例法國家，美國通過確定的判例開始對部分外觀設計進行保護，也是用實線表示要保護的部分，用雙點劃線表示整個產品的外形。

就目前從我們收到的外國客戶的外觀設計專利申請來看，除了以上地區和國家，全球很多地區和國家都對部分外觀設計進行保護。

問題來了。筆者所在的律師事務所有大批的外國客戶。這些外國客戶經常是在所在國家或者地區申請了外觀設計專利之后，根據《保護工業產權巴黎公約》的規定，在申請日的六個月內，又在中國進行外觀設計專利申請，要求該在先外觀設計申請的外國優先權。而很多外國客戶的優先權文件涉及部分外觀設計、或者相似外觀設計中包含了一項或多項部分外觀設計，這在其所在國或者地區是沒有問題的。但在以此為優先權文本向中國國家知識產權局遞交外觀設計專利申請文件的過程中，就出現了問題。

由于目前我國未對部分外觀設計進行專利保護，在要求外國優先權向國家知識產權局遞交外觀設計專利申請時，如果申請文件中涉及部分外觀設計，外國客戶面臨兩種選擇：一種是刪除申請文件中的虛線，另一種是將虛線改為實線。在新申請遞交時，我們通常不為客戶選擇，在收到補正通知書后告知客戶自行選擇修改方式，也有外國客戶經常向中國申請，事先就會告知選擇哪種修改方式。前幾天處理的新申請中，外國客戶指示刪除虛線，但是在其中一組圖片刪除虛線后，就變得和另外一組相似外觀設計圖片幾乎無差別，只好將該組圖片全部刪除。

有一點毋容置疑，在很多情況下，客戶會至少失去一部分之前想要全面保護的對象。因為整體外觀設計保護的范圍和力度都不能和部分外觀設計保護相比。如果是部分外觀設計，那么所有包含該部分外觀設計的整個產品都是受到保護的，在將虛線改成實線之后，則只能保護實線所繪出的整個產品的整體外觀設計。

隨著經濟全球化，各國企業非常青睞中國市場，一些企業的產品外觀設計對企業而言非常重要，諸如汽車行業、手機行業、箱包行業的一些知名國際企業，想進入中國市場需要對企業自身產品的外觀設計進行相應保護，如果能夠為企業的外觀設計提供與其所在國或者地區的局部外觀設計一樣的保護，則是這些大企業求之不得和一直期盼的。

二、部分外觀設計專利保護是中國國內自身發展的內部需要

對于部分外觀設計專利保護的需求，不僅僅是經濟全球化所帶來的來自于外國客戶的需求，更重要的是中國國內自身發展的內部需要也是如此，而且國內內部需求也是來自方方面面的。

(一)國內產品細分細化需要保護部分外觀設計

隨著科技的進步和社會的發展，我們身邊的產品被細分和細化，我們現在可以從某寶上買到差不多能想到的任何東西：捻紙或點錢時戴在單個手指上的指套，冬天保護腳后跟防止皸裂的滋潤襪跟，套在單個或多個腳趾上的趾套，防止女士船鞋不跟腳而設計的各種材質和顏色的綁鞋帶，套在筒狀杯子上使用的防燙杯子把，等等。這些產品之前都被認為是產品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的部分設計[4]，不能被授予部分外觀設計專利。而今這些產品無處不在，創業者們腦洞大開，新鮮想法不斷，滿足了人們日常的各種需求。如果不對這類部分外觀設計加以保護，必然會導致抄襲之風盛行，傷害創業者的創新積極性，惡化創業環境。就此而言，部分外觀設計保護極為必要。

(二)部分外觀設計能夠提供比相似外觀設計更有針對性的保護

現行《專利法》是1985年4月1日起施行并在2008年第三次修正后的。在第三修正過程中將涉及外觀設計專利申請的單一性條款修改為：“一件外觀設計專利申請應當限于一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出”[5]。

相似外觀設計專利給予了專利權人比以前更多的保護，可以基于基本設計圍繞設計構思中的核心設計進行其他一些小變動，在提出外觀設計專利申請時一起提交，以防止授權后被其他人輕易地繞過。

貌似相似外觀設計可以解決一些專利權人保護設計構思中的核心設計的一些問題，但是在《專利法實施細則》第35條[6]對相似外觀設計進行了限制，要求“將同一產品的多項相似外觀設計作為一件申請提出的，對該產品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似。一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項”。顯然對于想保護設計構思中的核心設計的專利權人而言，這又增加了兩個障礙：一是這些設計必須是與基本設計相似的，即與基本設計相同或者實質相同；二是數量不能超過10項。

相似外觀設計專利的保護內容和數量都被限制得比較死，如果能夠保護部分外觀設計，則相對于利用相似外觀設計保護核心設計這種保護形式，保護力度和范圍大大加強，并且非常有針對性。申請人可以只繪制出想要保護的核心設計部分，其余部分用虛線繪制出輪廓，那么只要是包含這部分核心設計部分的產品，無論其他部分設計如何，均會侵犯專利權。

(三)部分外觀設計能夠使得包含GUI的產品外觀設計獲得更好保護

自2014年5月1日對包含GUI的產品外觀設計進行保護起，很快360獲得了第一件含GUI的產品外觀設計專利，今年360也提起了第一件含GUI的外觀設計專利侵權訴訟。目前此類申請越來越多，勢頭迅猛，尤其是包含GUI的手機類產品外觀設計專利申請非常之多，諸如目前大熱的含各種打車軟件的GUI手機外觀設計專利申請。

從筆者接觸的本所內第一件含GUI的手表外觀設計專利申請至今，感覺國家知識產權局對包含GUI的產品外觀設計專利申請的審理也逐漸持放寬態度。最初提交此類申請時，對于GUI在產品主視圖上的外觀設計，除了清楚顯示GUI以及表明各界面切換的使用狀態圖外，承載該界面的產品必須清楚完整顯示。對于GUI界面與產品分離的外觀設計，諸如帶操作界面的投影儀之類，也是要求必須同時提交產品完整視圖和GUI界面視圖。換言之，承載或發出GUI界面的整個產品必須是清楚完整顯示的。而在前幾個月的一件包含GUI的手機外觀設計專利申請時，客戶嘗試著弱化GUI的載體，只在GUI外圍提供框線，表明是手機，而未提供手機的除主視圖框線之外的俯仰視圖、左右視圖和后視圖。目前該外觀設計專利申請已授權。強化界面、弱化載體，那么是否可以嘗試著奔向部分外觀設計發展呢！

實際上很多客戶所申請的包含GUI的手機外觀設計最初在提供給我們時基本上就是個GUI，目前很多客戶是在經過我們解釋溝通之后才增加的手機這個載體，而手機這個載體也并非是唯一的，例如可以換成筆記本電腦。在與客戶溝通的過程中，客戶均認為什么手機并不重要，只要手機上顯示GUI、實現產品功能就行，例如叫車界面，各種手機均可用，因此在GUI外圍加個手機產品會限制其產品外觀設計的保護范圍。加個手機產品載體后，在授權后如果遭遇侵權，那么如何維權還是未知的。按照目前的整體觀察、綜合判斷標準，如果手機不一樣，GUI一樣怎么辦？如何證明手機載體的外觀是慣常設計？

以上只是個包含叫車GUI的手機外觀設計的例子，對于工廠里的包含GUI的大型設備問題更大。如果GUI完全一樣，但是GUI所在的大型設備的外觀完全不同，所占比例又非常之大，也不可能是慣常設計，企業如何保護自身的科技成果？

很顯然，如果能夠保護部分外觀設計，客戶可以只申請保護GUI，而無須再增加個產品載體。這樣可以使得包含GUI的產品外觀設計獲得更好的保護。

三、中國企業走出國門也需要部分外觀設計專利保駕護航

一帶一路戰略的提出也敦促中國企業走出國門，加強與各國和地區之間的交流和合作。筆者所在的律師事務所目前也代理了很多國內知名企業向其他國家和地區的發明和外觀設計專利申請。其他國家和地區對于外觀設計的保護的立法也不盡相同，需要有針對性的調整申請策略。通常我們也是建議客戶先在國內申請外觀設計專利，然后根據《保護工業產權巴黎公約》的規定，要求中國的優先權，在想進入的國家或地區進行申請。

但是問題又來了。如前所述，目前很多國家和地區都對部分外觀設計專利給予保護，但是這些國家和地區往往不允許以完整產品的外觀設計專利作為部分外觀設計的在先申請來要求享有優先權。也就是說，中國企業無法以在國內申請的整體外觀設計專利作為在先申請要求在這些國家或地區的部分外觀設計的優先權。這給很多知名國內企業帶來困擾，影響了這些國內企業在這些國家和地區的專利海外布局和發展。

如果對專利法進行修改，增加部分外觀設計的專利保護，對這些走出國門的企業也是一大利好。

綜上所述，無論是從經濟全球化外國企業進入中國市場的需要，還是從中國國內自身發展的內部需要，抑或是國內企業走出國門到國外發展，都迫切需要對部分外觀設計進行專利保護，部分外觀設計專利保護勢在必行。期待盡快實現立法保護！

[1]劉迎春.我國外觀設計專利保護的必然發展趨勢[J].法制與社會，2013，4：235-236.

[2]國家知識產權局于2014年3月12日發出的國家知識產權局令第六十八號[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html.

[3]國家知識產權局網站多國發明專利審查信息查詢服務[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlxxcx/.

[4]中華人民共和國知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010，1：83.

[5]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則[M].北京：知識產權出版社，2010，5：12.

[6]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則[M].北京：知識產權出版社，2010，5：42.

D923.42

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2095-4379-(2016)28-0161-03

劉迎春(1975-)，女，漢族，北京人，工學博士(機械設計及理論(機器人學))，法律碩士(國際經濟法)，金杜律師事務所，專利部顧問、專利代理人。中國專利法保護發明、實用新型和外觀設計三種專利。外觀設計專利保護產品的外觀新設