部分外觀設(shè)計專利保護勢在必行

劉迎春

金杜律師事務(wù)所，北京　100020

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部分外觀設(shè)計專利保護勢在必行

劉迎春

金杜律師事務(wù)所，北京100020

文章指出無論是從經(jīng)濟全球化外國企業(yè)進入中國市場的需要，還是從中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要，抑或是國內(nèi)企業(yè)走出國門到國外發(fā)展，都迫切需要對部分外觀設(shè)計進行專利保護，部分外觀設(shè)計專利保護勢在必行。

外觀設(shè)計專利；專利申請；部分外觀設(shè)計

計，看似簡單，但實際中不僅僅是在專利申請階段而且在授權(quán)后的保護過程中都有很多復雜的情況出現(xiàn)。單就目前外觀設(shè)計專利保護的客體而言，就有亟待完善之處。筆者曾經(jīng)在2013年撰文，指出了我國外觀設(shè)計專利保護的必然發(fā)展趨勢[1]。令人鼓舞的是，當時指出的包含圖形用戶界面(GUI)的產(chǎn)品外觀設(shè)計的專利保護已經(jīng)實現(xiàn)，2014年3月12日發(fā)出的第六十八號國家知識產(chǎn)權(quán)局令[2]已經(jīng)修改了《專利審查指南》，自2014年5月1日起對此類包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計進行專利保護。然而遺憾的是，對于部分外觀設(shè)計目前中國專利法仍然未能給予保護。而在實踐中，對部分外觀設(shè)計專利保護的要求越來越迫切。

一、部分外觀設(shè)計專利保護是經(jīng)濟全球化外國企業(yè)進入中國市場的需要

先來看看國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站提供的多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)平臺[3]，了解一下與中國國家知識產(chǎn)權(quán)局合作交流多并且向中國申請比較多的國家和地區(qū)。從多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)可以看到，通過該服務(wù)可以查詢中國國家知識產(chǎn)權(quán)局、歐洲專利局、日本特許廳、韓國特許廳、美國專利商標局受理的發(fā)明專利審查信息。參照發(fā)明專利的情況，我們看一下除中國外的這幾個國家和地區(qū)的部分外觀設(shè)計專利的保護狀況。

對于歐洲地區(qū)而言，歐洲專利局并不負責外觀設(shè)計的保護，之前的歐盟內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局(OHIM)、自2016年3月23日起正式更名為歐盟知識產(chǎn)權(quán)局(EUIPO)負責外觀設(shè)計專利的保護。從最初2002年的《歐盟理事會共同體外觀設(shè)計條例》開始，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局就對產(chǎn)品的全部和部分外觀設(shè)計進行保護，目前在歐盟所有成員國內(nèi)，無論是注冊外觀設(shè)計還是非注冊外觀設(shè)計，均保護部分外觀設(shè)計。日本對于部分外觀設(shè)計的保護更早，在1999年修改的《日本意匠法》中就進行了規(guī)定，部分外觀設(shè)計的表現(xiàn)方式就是現(xiàn)在常見的將要求保護的部分用實線表示，其余部分用虛線表示，并且規(guī)定了此類部分外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)的特殊性，即部分外觀設(shè)計專利申請只能要求部分外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)。韓國2001年改法保護部分外觀設(shè)計，也是在申請時須利用實線表示想保護的部位，虛線表示產(chǎn)品的其他的對比部分。《美國專利法》中對于外觀設(shè)計的保護并沒有規(guī)定產(chǎn)品必須是完整的，作為判例法國家，美國通過確定的判例開始對部分外觀設(shè)計進行保護，也是用實線表示要保護的部分，用雙點劃線表示整個產(chǎn)品的外形。

就目前從我們收到的外國客戶的外觀設(shè)計專利申請來看，除了以上地區(qū)和國家，全球很多地區(qū)和國家都對部分外觀設(shè)計進行保護。

問題來了。筆者所在的律師事務(wù)所有大批的外國客戶。這些外國客戶經(jīng)常是在所在國家或者地區(qū)申請了外觀設(shè)計專利之后，根據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，在申請日的六個月內(nèi)，又在中國進行外觀設(shè)計專利申請，要求該在先外觀設(shè)計申請的外國優(yōu)先權(quán)。而很多外國客戶的優(yōu)先權(quán)文件涉及部分外觀設(shè)計、或者相似外觀設(shè)計中包含了一項或多項部分外觀設(shè)計，這在其所在國或者地區(qū)是沒有問題的。但在以此為優(yōu)先權(quán)文本向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交外觀設(shè)計專利申請文件的過程中，就出現(xiàn)了問題。

由于目前我國未對部分外觀設(shè)計進行專利保護，在要求外國優(yōu)先權(quán)向國家知識產(chǎn)權(quán)局遞交外觀設(shè)計專利申請時，如果申請文件中涉及部分外觀設(shè)計，外國客戶面臨兩種選擇：一種是刪除申請文件中的虛線，另一種是將虛線改為實線。在新申請遞交時，我們通常不為客戶選擇，在收到補正通知書后告知客戶自行選擇修改方式，也有外國客戶經(jīng)常向中國申請，事先就會告知選擇哪種修改方式。前幾天處理的新申請中，外國客戶指示刪除虛線，但是在其中一組圖片刪除虛線后，就變得和另外一組相似外觀設(shè)計圖片幾乎無差別，只好將該組圖片全部刪除。

有一點毋容置疑，在很多情況下，客戶會至少失去一部分之前想要全面保護的對象。因為整體外觀設(shè)計保護的范圍和力度都不能和部分外觀設(shè)計保護相比。如果是部分外觀設(shè)計，那么所有包含該部分外觀設(shè)計的整個產(chǎn)品都是受到保護的，在將虛線改成實線之后，則只能保護實線所繪出的整個產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計。

隨著經(jīng)濟全球化，各國企業(yè)非常青睞中國市場，一些企業(yè)的產(chǎn)品外觀設(shè)計對企業(yè)而言非常重要，諸如汽車行業(yè)、手機行業(yè)、箱包行業(yè)的一些知名國際企業(yè)，想進入中國市場需要對企業(yè)自身產(chǎn)品的外觀設(shè)計進行相應保護，如果能夠為企業(yè)的外觀設(shè)計提供與其所在國或者地區(qū)的局部外觀設(shè)計一樣的保護，則是這些大企業(yè)求之不得和一直期盼的。

二、部分外觀設(shè)計專利保護是中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要

對于部分外觀設(shè)計專利保護的需求，不僅僅是經(jīng)濟全球化所帶來的來自于外國客戶的需求，更重要的是中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要也是如此，而且國內(nèi)內(nèi)部需求也是來自方方面面的。

(一)國內(nèi)產(chǎn)品細分細化需要保護部分外觀設(shè)計

隨著科技的進步和社會的發(fā)展，我們身邊的產(chǎn)品被細分和細化，我們現(xiàn)在可以從某寶上買到差不多能想到的任何東西：捻紙或點錢時戴在單個手指上的指套，冬天保護腳后跟防止皸裂的滋潤襪跟，套在單個或多個腳趾上的趾套，防止女士船鞋不跟腳而設(shè)計的各種材質(zhì)和顏色的綁鞋帶，套在筒狀杯子上使用的防燙杯子把，等等。這些產(chǎn)品之前都被認為是產(chǎn)品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的部分設(shè)計[4]，不能被授予部分外觀設(shè)計專利。而今這些產(chǎn)品無處不在，創(chuàng)業(yè)者們腦洞大開，新鮮想法不斷，滿足了人們?nèi)粘５母鞣N需求。如果不對這類部分外觀設(shè)計加以保護，必然會導致抄襲之風盛行，傷害創(chuàng)業(yè)者的創(chuàng)新積極性，惡化創(chuàng)業(yè)環(huán)境。就此而言，部分外觀設(shè)計保護極為必要。

(二)部分外觀設(shè)計能夠提供比相似外觀設(shè)計更有針對性的保護

現(xiàn)行《專利法》是1985年4月1日起施行并在2008年第三次修正后的。在第三修正過程中將涉及外觀設(shè)計專利申請的單一性條款修改為：“一件外觀設(shè)計專利申請應當限于一項外觀設(shè)計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥盵5]。

相似外觀設(shè)計專利給予了專利權(quán)人比以前更多的保護，可以基于基本設(shè)計圍繞設(shè)計構(gòu)思中的核心設(shè)計進行其他一些小變動，在提出外觀設(shè)計專利申請時一起提交，以防止授權(quán)后被其他人輕易地繞過。

貌似相似外觀設(shè)計可以解決一些專利權(quán)人保護設(shè)計構(gòu)思中的核心設(shè)計的一些問題，但是在《專利法實施細則》第35條[6]對相似外觀設(shè)計進行了限制，要求“將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計作為一件申請?zhí)岢龅?，對該產(chǎn)品的其他設(shè)計應當與簡要說明中指定的基本設(shè)計相似。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項”。顯然對于想保護設(shè)計構(gòu)思中的核心設(shè)計的專利權(quán)人而言，這又增加了兩個障礙：一是這些設(shè)計必須是與基本設(shè)計相似的，即與基本設(shè)計相同或者實質(zhì)相同；二是數(shù)量不能超過10項。

相似外觀設(shè)計專利的保護內(nèi)容和數(shù)量都被限制得比較死，如果能夠保護部分外觀設(shè)計，則相對于利用相似外觀設(shè)計保護核心設(shè)計這種保護形式，保護力度和范圍大大加強，并且非常有針對性。申請人可以只繪制出想要保護的核心設(shè)計部分，其余部分用虛線繪制出輪廓，那么只要是包含這部分核心設(shè)計部分的產(chǎn)品，無論其他部分設(shè)計如何，均會侵犯專利權(quán)。

(三)部分外觀設(shè)計能夠使得包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計獲得更好保護

自2014年5月1日對包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計進行保護起，很快360獲得了第一件含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計專利，今年360也提起了第一件含GUI的外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟。目前此類申請越來越多，勢頭迅猛，尤其是包含GUI的手機類產(chǎn)品外觀設(shè)計專利申請非常之多，諸如目前大熱的含各種打車軟件的GUI手機外觀設(shè)計專利申請。

從筆者接觸的本所內(nèi)第一件含GUI的手表外觀設(shè)計專利申請至今，感覺國家知識產(chǎn)權(quán)局對包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計專利申請的審理也逐漸持放寬態(tài)度。最初提交此類申請時，對于GUI在產(chǎn)品主視圖上的外觀設(shè)計，除了清楚顯示GUI以及表明各界面切換的使用狀態(tài)圖外，承載該界面的產(chǎn)品必須清楚完整顯示。對于GUI界面與產(chǎn)品分離的外觀設(shè)計，諸如帶操作界面的投影儀之類，也是要求必須同時提交產(chǎn)品完整視圖和GUI界面視圖。換言之，承載或發(fā)出GUI界面的整個產(chǎn)品必須是清楚完整顯示的。而在前幾個月的一件包含GUI的手機外觀設(shè)計專利申請時，客戶嘗試著弱化GUI的載體，只在GUI外圍提供框線，表明是手機，而未提供手機的除主視圖框線之外的俯仰視圖、左右視圖和后視圖。目前該外觀設(shè)計專利申請已授權(quán)。強化界面、弱化載體，那么是否可以嘗試著奔向部分外觀設(shè)計發(fā)展呢！

實際上很多客戶所申請的包含GUI的手機外觀設(shè)計最初在提供給我們時基本上就是個GUI，目前很多客戶是在經(jīng)過我們解釋溝通之后才增加的手機這個載體，而手機這個載體也并非是唯一的，例如可以換成筆記本電腦。在與客戶溝通的過程中，客戶均認為什么手機并不重要，只要手機上顯示GUI、實現(xiàn)產(chǎn)品功能就行，例如叫車界面，各種手機均可用，因此在GUI外圍加個手機產(chǎn)品會限制其產(chǎn)品外觀設(shè)計的保護范圍。加個手機產(chǎn)品載體后，在授權(quán)后如果遭遇侵權(quán)，那么如何維權(quán)還是未知的。按照目前的整體觀察、綜合判斷標準，如果手機不一樣，GUI一樣怎么辦？如何證明手機載體的外觀是慣常設(shè)計？

以上只是個包含叫車GUI的手機外觀設(shè)計的例子，對于工廠里的包含GUI的大型設(shè)備問題更大。如果GUI完全一樣，但是GUI所在的大型設(shè)備的外觀完全不同，所占比例又非常之大，也不可能是慣常設(shè)計，企業(yè)如何保護自身的科技成果？

很顯然，如果能夠保護部分外觀設(shè)計，客戶可以只申請保護GUI，而無須再增加個產(chǎn)品載體。這樣可以使得包含GUI的產(chǎn)品外觀設(shè)計獲得更好的保護。

三、中國企業(yè)走出國門也需要部分外觀設(shè)計專利保駕護航

一帶一路戰(zhàn)略的提出也敦促中國企業(yè)走出國門，加強與各國和地區(qū)之間的交流和合作。筆者所在的律師事務(wù)所目前也代理了很多國內(nèi)知名企業(yè)向其他國家和地區(qū)的發(fā)明和外觀設(shè)計專利申請。其他國家和地區(qū)對于外觀設(shè)計的保護的立法也不盡相同，需要有針對性的調(diào)整申請策略。通常我們也是建議客戶先在國內(nèi)申請外觀設(shè)計專利，然后根據(jù)《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定，要求中國的優(yōu)先權(quán)，在想進入的國家或地區(qū)進行申請。

但是問題又來了。如前所述，目前很多國家和地區(qū)都對部分外觀設(shè)計專利給予保護，但是這些國家和地區(qū)往往不允許以完整產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利作為部分外觀設(shè)計的在先申請來要求享有優(yōu)先權(quán)。也就是說，中國企業(yè)無法以在國內(nèi)申請的整體外觀設(shè)計專利作為在先申請要求在這些國家或地區(qū)的部分外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)。這給很多知名國內(nèi)企業(yè)帶來困擾，影響了這些國內(nèi)企業(yè)在這些國家和地區(qū)的專利海外布局和發(fā)展。

如果對專利法進行修改，增加部分外觀設(shè)計的專利保護，對這些走出國門的企業(yè)也是一大利好。

綜上所述，無論是從經(jīng)濟全球化外國企業(yè)進入中國市場的需要，還是從中國國內(nèi)自身發(fā)展的內(nèi)部需要，抑或是國內(nèi)企業(yè)走出國門到國外發(fā)展，都迫切需要對部分外觀設(shè)計進行專利保護，部分外觀設(shè)計專利保護勢在必行。期待盡快實現(xiàn)立法保護！

[1]劉迎春.我國外觀設(shè)計專利保護的必然發(fā)展趨勢[J].法制與社會，2013，4：235-236.

[2]國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年3月12日發(fā)出的國家知識產(chǎn)權(quán)局令第六十八號[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html.

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站多國發(fā)明專利審查信息查詢服務(wù)[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlxxcx/.

[4]中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，1：83.

[5]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，5：12.

[6]中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010，5：42.

D923.42

A

2095-4379-(2016)28-0161-03

劉迎春(1975-)，女，漢族，北京人，工學博士(機械設(shè)計及理論(機器人學))，法律碩士(國際經(jīng)濟法)，金杜律師事務(wù)所，專利部顧問、專利代理人。中國專利法保護發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種專利。外觀設(shè)計專利保護產(chǎn)品的外觀新設(shè)