商業方法專利創造性問題研究

楊延超

商業方法專利創造性問題研究

楊延超★

隨著計算機技術的迅速發展以及商業領域的不斷變革，商業方法領域的創新層出不窮，有關商業方法專利保護的呼聲也越加強烈。相比較其他專利形式，商業方法專利的創造性有其特殊性，它不限于技術領域的創造性，同時還包含商業方法方面的創造性。就商業方法的創造性問題，《專利法》以及《專利審查指南》（2010版）尚無明確規范。借鑒美國和歐盟對商業方法專利創造性保護的經驗，我國有必要就商業方法專利及其創造性問題作出專門規范，并進一步加強商業方法專利在申請及駁回程序中的創造性審查。

商業方法 專利 創造性

一、問題的提出

隨著技術和商業模式的快速更新，商業方法越來越受到社會各界的廣泛關注。“對絕大多數網絡公司而言，商業方法專利代表了商業本身。”①Greg S.Fine.To Issue or Not to Issue：Analysis of the Business Method Patent Controversy on the Internet［J］.Boston College law Review，2001，1195（42）：1195-1213.我國有關商業方法專利的申請，最早要追溯到2003年花旗銀行在中國的專利申請。截止到2003年3月，美國花旗銀行在中國申請19件商業方法專利。《南方周末》曾于2002年9月5日報道，題目為《花旗銀行中國暗部專利 中國銀行何時夢醒》，意在提示國人對商業方法這一新的專利類型予以關注。②在花旗銀行申請的商業方法專利中有2件被最終授權，分別為：①數據管理的計算機系統和操作該系統的方法（專利號：9619072.0）；②電子貨幣系統專利（專利號：92113147.X）。

至于何為商業方法專利，至今也沒有統一的法律界定。美國眾議院議員在《2000年商業方法專利促進法》提案中曾將企業的經營、管理、財務處理等方法以及個人的競技、訓練、技巧方法視為商業方法。③美國眾議院議員Rick Boucher 和 Howard Berman提出的《2000年商業方法專利促進法》提案中曾這樣表述。歐洲專利局對商業方法的界定最廣泛，它甚至認為涉及人、社會與金融之間關系的任何主題都可以納入商業方法的范疇，相比較而言，在金融服務和與互聯網有關的電子商務活動中有更多的商業方法的專利。④沙海濤.電子商務商業方法軟件的專利保護（上）［J］.電子知識產權，2003（2）：45-53.世界知識產權組織（WIPO）對商業方法的界定則相對具體，它特別強調借助數字化網絡經營商業的、有創造性的商業方法。WIPO頒布的《國際專利分類表》（第8版）確立了有關商業方法的分類（G06Q），即“特別適用于管理、商業、金融、監管或預測用途的數據處理設備或方法”。

國家知識產權局曾于2004年出臺了《商業方法相關發明專利申請的審查規則（試行）》，其中有對商業方法專利進行專門解釋，⑤該審查規則對于“商業方法”作出這樣的解釋：“商業方法涉及商業活動和事務，這里所說的商業比傳統意義上的商業含義更為廣泛，例如包括：金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務、房地產、醫療、教育、出版、經營管理、企業管理、行政管理、事務安排等”。該文件已于2008年4月廢止。目前，我國有效的法律文件并沒有對商業方法專利作專門定義。無論參考哪一種界定方法，商業方法專利在本質上都只能作為一種方法專利存在。根據我國《專利法》的規定，其應納入“發明專利”的范疇。國家知識產權局在對商業方法專利進行審查時，同樣也會參照發明專利的審查標準，對其“三性”進行全面審查。

對于一般專利，其“創造性”對所屬技術領域的技術人員而言，其是“非顯而見的”，它更強調技術領域的創新；而商業方法專利適用的大都是普通技術，它更強調商業流程、方法、模式的創新，而授予商業方法專利本身則意味著商家可對該種流程、方法、模式進行壟斷，由此也帶來商業利益格局分配的問題。為此，一項商業方法專利是否符合專利法特別意義上的“創造性”標準，也就成為尤特別關注的話題。2008年12月，中國政法大學科技園（知識產權中心）就花旗銀行在華專利“數據管理的計算機系統和操作該系統的方法”向國家知識產權局專利復審委員會提出無效請求，其中的一個重要理由就是該專利不具備“創造性”。⑥該案于2009年4月20日在國家知識產權局專利復審委員會公開口頭審理，當日花旗銀行一方未派人參加，中國政法大學科技園（知識產權中心）就該項專利的無效理由進行了闡述。專利復審委員會經審理后宣布該專利無效。

同樣，亞馬遜公司“one-click”商業方法專利案例，同樣顯示了人們在商業方法專利“創造性”問題理解上的分歧。亞馬遜公司向美國專利商標局申請了“one-click”專利，并于1999年9月28日成功獲得授權。該發明涉及一套電子商務系統，該系統通過對以往客戶信息的識別，在交易過程中簡化交易程序，讓客戶通過一鍵即可完成交易。“one-click”專利所依賴的是現有計算機最普通的技術，但亞馬遜公司認為其在實現交易流程方面實現了創新。1999年10月，亞馬遜公司將Barnes&Noble公司起訴到法院，認為該公司的“the express lane” 網上購物原理侵犯了其“one-click”專利權。法院為此頒布了一個臨時禁令，禁止公司或個人繼續對亞馬遜公司的“one-click”專利實施侵權活動。

亞馬遜公司的“one-click”是否達到了專利法關于“創造性”授權的標準，如此商業方法領域的創造性能否替代傳統專利法技術領域的創造性等，成為社會普遍關注的熱點。反對者們甚至認為，如此保護會導致專利權的擴大保護以及專利權的濫用。著名的“非主流”軟件工程師、“自由軟件”運動和開放知識產權GPL協議的創始人Richard Stallman就發起了一場“阻撓”亞馬遜公司的運動。而另一位著名的計算機出版商Tim O’ Reilly 在自己網站上貼出了抗議亞馬遜公司的公開信，幾天內就征集了1萬多個簽名。在一片爭議聲中，法院最終于2001年2月廢除了此前基于“one-click”頒發的禁令，亞馬遜公司的總裁也發表公開信，建議縮短商業方法專利的保護期。

關于商業方法專利創造性問題的討論，在我國也同樣十分熱烈。從2000年至2008年，我國商業方法專利申請量從154件增長到1 533件，截至2008年，國內商業方法專利申請總量已達到7 656件。2008～2010年，國內商業方法專利申請量呈直線上升趨勢。2010～2014年，更是以每年2 000件左右的增長速度飛速發展。截止2015年7月，國內商業方法專利申請總量已達到35 959件，是國外在華專利申請總量（25 324件）的1.4倍。⑦參見：我國在商業方法領域專利申請數據分析［EB/OL］.（2015-09-23）http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlsd/201509/t20150923_ 1179189.html.說明：使用分類號為G06Q和G06F17/60在中文專利摘要數據庫進行檢索，檢索時間截至2015年7月22日。此外，由于發明專利申請公開存在滯后性，2014年提交的相關發明專利申請大多數處于未公開狀態，因此，該年度的申請量為不完全統計數據。然而，我國每年商業方法專利授權量，卻與每年急劇增加的商業方法專利申請量不成比例。根據2000年至今每年商業方法專利授權量的統計，2012年當年商業方法專利授權量最高，但還不足600件。⑧用soopat查詢軟件，獲取查詢結果，參見http://www.soopat.com，注冊后通過用戶名密碼，查詢使用（2016年5月22日數據）。絕大多數的商業方法申請了專利，但其中有很多最終并沒有被授權，其中“創造性”作為專利授權的一個重要條件，備受關注。商業方法專利需要滿足什么條件才符合《專利法》創造性的要求？類似問題在我國當下亟待解決。面對迫切的社會需求，國家知識產權局在2000年之后開始探索對商業方法的專利保護，并與華為、中興通訊、雅虎、騰訊、百度等大型企業以及中國銀行、中國建設銀行等金融機構進行廣泛探討。2009年1月，國家知識產權局就“商業方法專利的審查方式”作出嘗試性規范，但由于缺少法律的明確定位，對于商業方法專利的創造性問題并未給予明確界定。為進一步推動商業方法專利創造性規范，國務院在2015年6月份出臺《關于大力推進大眾創業 萬眾創新若干政策措施的意見》（國發﹝2015﹞32號）中將“研究商業方法等新形態創新成果的知識產權保護”列入當前亟待解決的重要問題。

二、我國商業方法專利創造性審查現狀及存在的問題

（一）缺少商業方法專利創造性標準的法定規范

發明專利的創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。“所謂現有技術，是指申請日之前在國內外為公眾所知的技術；所謂突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術來說是非顯而易見的；所謂顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。”⑨中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：170.

《專利法》及《專利審查指南》（2010版）并沒有將商業方法專利作為獨立的專利類型予以規范。從現在的專利分類體系出發，商業方法專利應歸屬于發明專利類型當中的方法發明。與此同時，商業方法專利大都借用計算機編程方式來實現，從技術角度看來，它又可以納入計算機軟件專利范疇。因此，在我國就商業方法專利創造性審查標準沒有作出明確規定的情況下，申請者只能參考《專利法》中方法發明專利以及計算機軟件專利創造性的規定。

隨著“互聯網＋”時代的到來，越來越多的商業方法借助計算機程序實現創新。然而，涉及計算機程序的商業方法往往又會陷入“智力活動規則”的范疇，根據《專利法》規定，“純粹的智力活動的規則”又被排除在專利保護范圍之外。《專利審查指南》還將如下商業方法明確歸為“純粹的智力活動的規則”的范疇：①組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度；②心理測驗方法；③教學、授課、訓練和馴獸的方法；④各種游戲、娛樂的規則和方法；⑤統計、會計和記賬的方法；⑥樂譜、食譜、棋譜；⑦鍛煉身體的方法；⑧疾病普查的方法和人口統計的方法；⑨中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：170.信息表述方法。⑩中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：124.

如果一項商業方法一旦被納入“純粹的智力活動的規則”，自然被排除在專利范疇之外，審查員也就不需要對其創造性進一步審查。當然，在上述9種商業方法的權利要求中，如果不僅僅包括了智力活動規則，還包括技術特征，則該權利要求整體而言并不是純粹的智力活動的規則和方法，那么就不應當依據《專利法》第25條排除在專利權范疇之外。?中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：124.簡言之，仍需要對其進行創造性審查。

于是，如何理解商業方法當中的“技術特征”則成為問題的關鍵。就一般商業方法而言，其技術特征主要是指計算機領域的技術特征。國家知識產權局已將計算機軟件納入專利授權范疇，《專利審查指南》（2010版）就計算機軟件發明專利授權指引列單章予以規定。用計算機技術來實現傳統商業方法的創新，這一思路已經被廣泛運用到各個商業領域。然而，具備什么樣的技術特征，才符合《專利法》的創造性要求，仍然是社會普遍關注的話題。《專利審查指南》 （2010版）雖然通過舉例的方式解釋了“技術特征”的含義，但并未給予計算機軟件創造性設立明確的標準，至于商業方法專利的創造性更是缺乏行之有效的參考標準。

（二）針對商業方法專利創造性，過于偏重技術審查，缺乏對商業方法創新的審查

商業方法所體現的創新并不一定是計算機技術的創新，那么在對其創造性審查過程中，應著重審查商業方法還是技術本身，仍舊是一個難題。 事實上，根據我國相關商業方法專利的授權情況可以看出，審查部門仍舊偏重于對技術創造性的審查。根據既有案件，一個借助計算機程序完成的商業方法要最終被授權，除了商業方法的創新之外，還有一個不可或缺的條件是，計算機程序本身要能夠產生實際的技術效果。

通常情況下，這種商業方法能夠借助計算機程序的控制或處理獲得符合自然規律的技術效果。例如，在“一種控制橡膠模壓成型工藝”和“一種利用計算機程序測量液體粘度的方法”專利申請中，?中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：264.審查的重點在于，計算機程序的目的是為了實現一種工業過程、測量或測試過程控制，即按照自然規律完成對該工業過程各階段實施的一系列控制，從而獲得符合自然規律的工業過程控制效果。商業方法的技術效果有時也是通過提高計算機內部性能來體現的。“一種擴充移動計算機設備存儲容量的方法”是通過在手機上建立一個虛擬的設備文件系統模塊，用戶的讀寫請求表面上是借助虛擬空間完成的，實質上是在遠程服務器上，把從移動計算機設備傳來的讀寫請求在本地完成，之后再把結果傳回手機上。該項專利申請審查的重點是相關方法是否提升了計算機對數據的存儲功能。

如果一項商業方法僅僅只是在商業領域實現創新，但在技術領域并沒有實現創新，同樣很難被授予專利權。一個典型的例子就是“一種全球語言文字通用轉換方法”，?中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，2010：264.現有的自動翻譯是“一對一”“一對多”或者“多對多”的語言處理系統，其存在的問題是程序復雜、各種詞性的標注方式不同、數量繁多且復雜。針對上述缺點，發明專利申請利用世界語作為中介語言實現不同語言的轉換。按照《專利審查指南》（2010版）的解釋，該發明的創新主要體現在對翻譯規則上的改進，該解決方案不是對機器翻譯方法的改進，沒有在機器翻譯上體現不同語言文字自身固有的客觀語言規律與計算機技術結合的改進，故而被《專利審查指南》（2010版）排除在專利保護范疇之外。這也可以解釋，為何在我國當前商業方法專利授權量極低的原因，絕大多數的商業方法專利因不符合如此嚴苛的創造性標準而被排除在專利保護范圍之外。

（三）在商業方法專利案件中，審查員對創造性審查明顯不足

對商業方法專利創造性審查，需要與現有技術進行比對。然而，商業方法專利一般不會記載在論文或相關技術文獻當中，那么尋找相關現有技術就成為審查中的難題。與此同時，即便是找到了相關現有技術，對于其創造性評述標準也缺乏明確指引，同樣成為審查中的一個難題。

在對我國681件涉及商業方法專利復審案件駁回理由中，以不符合創造性作為駁回理由的占19.53%，以不屬于專利客體作為駁回理由的占74.6%，以其為純粹的智力活動的規則和方法而被排除專利保護之外的占1.17%。?劉銘.涉及商業方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產權報.2014-06-20（011）.這也說明，審查員大都沒有對商業方法專利進行有關創造性評價。

在這681件案件中有美國同族專利的360件，在美國專利商標局審查過程中，被評審創造性的總計為317件，占88%；評審是否屬于專利保護客體的12件，占3.4%；通過其他專利授權條件進行評審的31件，占8.6%。在這681件案件中有歐洲同族專利的287件，在歐洲專利局審查過程中，對專利創造性進行評審的總計199件，占69.3%；對是否屬于專利保護客體進行評審的為11件，占3.8%；通過其他專利授權條件進行評審的31件，占26.9%。?劉銘.涉及商業方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產權報.2014-06-20（011）.顯然，在對商業方法專利創造性評審的比例方面，國家知識產權局（19.53%）遠遠低于美國專利商標局（88%）和歐洲專利局（69.3%）。

審查員不僅對創造性評述不足，引用對比文件論證的情況更不樂觀。經過對計算機商業方法專利508件駁回案件的分析，發現審查員使用對比文件的僅占7.5%，92.5%未使用對比文件。?劉銘.涉及商業方法的專利申請的審查思路［N］.中國知識產權報.2014-06-20（011）.這也說明，審查員大都根據公知常識作出判斷，而沒有引用對比文件予以論證。如此直接根據公知常識作出判斷，缺少對其創造性的評述，缺少對引證文件的論證的審查方法，勢必導致駁回決定的科學性和說服力不足。

三、美國、歐盟商業方法專利創造性審查的借鑒

（一）美國商業方法創造性審查的前提

在美國相當長的歷史時間，商業方法是不被授予專利的。1893年United States Credit System Co.v.American Credit Indemnity Co.案涉及“一項防止壞賬的方法”是否應當被授予專利，第二聯邦巡回上訴法院就認為，“記賬方法本身是不可專利的”。?160F.467，469（2d Cir.1908）.在這一時期，商業方法被作為“智力活動的規則”被排除在專利保護范圍之外，至于商業方法的創造性則是一個無須討論的問題。直到1978年，美國才逐步開啟對商業方法專利的保護。1978年Richard Don Freeman案，涉及一種電腦設備和傳統光學排版相結合，并使字母、數字排版更加快捷的系統擁有專利，關稅與專利上訴法院?美國聯邦巡回上訴法院的前身。根據1982年聯邦法院改革法，將關稅與專利上訴法院和索賠法院合并成立了聯邦巡回上訴法院（CAFC）專門受理專利上訴案件。在該案中不再完全排斥商業方法，而是追問在一個計算機程序中除了數學運算法之外是否還有其他創造性要素，如果不僅僅是數學運算法，則該程序可以獲得專利。?建立了“兩步測試”原則，第一步，該專利是否包括了數學運算法；第二，如果是，再判斷該專利是否僅僅是數學運算法。如果第二步的答案是否定的，則該程序可以獲得專利。參見：鄭成思.知識產權論［M］.北京：法律出版社，2003：210-211.在1978年Parker v.Flook案中，Flook擁有一項催化劑轉換過程預警機制方法專利，美國聯邦最高法院在該案中也作出解釋：“數學公式除外”原則并不意味著整個專利內容中不能包含數學公式。?該案專利權利要求包括：①測量當前的溫度；②通過數學公式計算預警限制標準；③通過更新標準以調整預警限制。參見：張乃根.美國專利法判例選析［M］.北京：中國政法大學出版社，1995：52-57.1980年Walter案，該案涉及對一項地震預測和調查方法提出專利申請，美國關稅與專利上訴法院同樣拋棄了以往一棒子打死的方法，而是采用區別對待的方法，針對一項商業方法，除了包含數學運算規則，是否還涉及物質成分或者操作過程，如果答案是肯定的，則該方法屬于專利授權的范疇。?618F.2d 758（C.C.P.A.1980）.從1978年開始商業方法逐步被納入專利保護范圍，直到1996年美國專利商標局利用修改美國專利審查指南之機，將“商業方法與其他專利客體一樣同等對待”。至此，美國社會也更加關注有關商業方法的創造性及其標準的研究。

1998年美國的State Street Bank案件?該案件全稱為State Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group，Inc.案，被稱為商業方法第一案，該案在商業方法專利保護領域具有里程碑意義。明確提出了商業方法專利創造性審查的前提。在該案中，Signature 公司擁有的專利是利用一個計算模型，根據當天市場變化計算出投資基金收益和費用，幫助投資者購買基金。地區法院認為，該專利既涉及商業方法又涉及數學公式，兩者皆為不可專利的主題，判決專利無效。然而美國聯邦巡回上訴法院認為，地區法院錯誤地將該專利視為一個過程，但它實際上是一個“機器”。最終美國聯邦巡回上訴法院判決該專利有效，并且提出不能僅僅由于發明涉及數據輸入、數據輸出、數據存儲而否認其專利性。在該案中，法官Giles S.Rich的意見為商業方法創造性審查的條件提供了參考。商業方法專利必須具備有形的或物質化的效果；如果是一種軟件，與軟件接近的媒體使之具體化。?約翰·W.芭格比.商業方法專利的擴展——交易性分析與技術科學的融合.馮曉青，胡少波，譯［G］//鄭成思.知識產權文叢.北京：知識產權出版社，2008：214.換言之，只有具備了上述物質化或具體化的條件，商業方法才可能具有創造性審查的前提，否則它將可能直接被視為“數學公式”而排除在專利保護范圍之外。

（二）美國商業方法創造性的審查標準

關于商業方法創造性審查的標準，1999年AT&T案給予了有價值的說明。該案涉及一項長途電話計費系統的專利問題。地區法院認為，權利要求中包涵了一個數學公式，因而認定專利無效。然而，美國聯邦巡回上訴法院認為，一項發明是否被授予專利，并不取決于它是否存在數學公式，而是它作為一個整體是否產生了一個“有用的、具體的，有形的結果”，只要滿足《美國專利法》第101條規定的基本要求，由計算機程序所控制的電腦就成為可專利的發明。?沙海濤.電子商務商業方法軟件的專利保護（下）［J］.電子知識產權，2003（3）.相比較其他專利而言，該案對商業方法專利的創造性提出了一個較為寬泛的尺度——“有用的、具體的、有形的結果”。顯然，根據這一創造性的標準，商業方法專利的創造性并不主要體現在技術創造性方面，而是適用結果方面。事實上，能夠滿足這一要求的商業方法并不太難，這也激發了美國商業方法專利的申請量急劇增加，?從1999年的2 821件到2001年的8 700件。參見：王廷偉，金子財.“商業方法專利”：未來金融競爭的戰略制高點［J］.西華大學學報：哲學社會科學版2004：29-31.這其中不乏大量低質量的商業方法專利，如高爾夫球擺放方法?專利號：US5616089.、烹飪調料選用方法?專利號：US6349820.、藥片咀嚼方法?專利號：US3418999.等。于是，在社會上也形成了對美國商業方法專利保護批評的聲音，批評者認為其過度保護將導致對商業方法的壟斷，這將最終阻礙經濟發展。?周俊強.知識產權的基本理念與前沿問題［M］.合肥：安徽人民出版社，2006：186.

面對創造性審查的一系列批評意見，在2008年In re Bilski 案件中，美國聯邦巡回上訴法院重新調整了審查標準。在該案中，Bilski申請保護的主題涉及一種風險成本的管理方法。美國聯邦巡回上訴法院審判后判定不授予其專利權，其理由是：該方法并未與機器相關，且該方法并未將任何物體轉換為其他狀態或物體。相比較1999年AT&T案件中“有用的、具體的、有形的結果”的標準，In re Bilski 案件所提出的“與機器相關”或者“將物體轉換為其他狀態或物體”的標準將更加嚴格。對商業方法專利創造性審查的批評，還體現在缺乏專業數據庫問題上。由于缺乏專業的商業方法數據庫，這也影響了商業方法專利創造性審查的質量。為此，2000年10月，美國、歐盟、日本舉行會議，就有關商業方法領域文獻共享、合作檢索進行商討，以期全面提高創造性審查質量。

（三）歐專局技術創造性的審查標準

歐盟對于商業方法專利的態度首先是強烈抵制，但是后來態度也開始轉變。歐洲專利局于2001年11月2日發布新的審查指南，確認了其在計算機軟件和商業方法上的擴大保護政策。

然而，在商業方法創造性審查方面，歐盟嚴格限定在一個“客觀的技術問題”方面。在Penison Benefit System案件中，Penison Benefit System是控制養老金收益計劃的管理系統，通過進一步的分析，歐盟專利申訴委員會（EPOBA）認為它沒有解決“技術問題”，缺乏創造性，“發明所實現的改進……是經濟貢獻……屬于經濟領域，未滿足創造性要求。”?Matthew E.Fink.Patenting Business Methods in Europe：What Lies Ahead?Indiana Law Journal，2004，299（79）：299-321.在另一個Sohei Management System案件中，涉及商業管理方法的計算機系統，該系統將以前的貨物管理和財務管理兩個系統合二為一，方便用戶將存貨管理數據與財務數據輸入同一個用戶操作界面，通過運算，再將數據以文檔形式輸出。在該系統之前，存貨管理信息、財務信息都是單獨輸入、運算的，而該系統的創新就是將二者合在一起，提高工作效率。歐洲專利局認為，該系統實際上是一種商業方法，沒有解決技術問題，因此不授予專利。在上訴時，歐盟專利申訴委員會雖然推翻了歐洲專利局的決定，但其對創造性評述仍然緊扣技術問題，只不過歐盟專利申訴委員會認為，兩大管理系統相結合應視為對所屬技術領域作出了技術貢獻。

與美國更看重商業領域的創造性不同的是，歐洲專利局更看重技術領域的創造性。何為技術領域的創造性，在Graphic案和Character案中，法官給出了不同的理解。Graphic案件涉及的是IBM公司發明的“一種以交互式計算的終端顯示圖片資料的系統”，歐盟專利申訴委員會認為：“Graphic發明具有技術貢獻，因為該發明超越了以往任何一種系統，使用戶可以更精確地旋轉圖片資料。”?Case T 0059/93.［EB/OL］.（2001-01-23）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930059eul.pdf.但是在Character案中，針對Siemens公司發明的一種快速翻譯成阿拉伯語并且在電腦終端顯示譯文的系統，歐盟專利申訴委員會認為：“盡管發明比以往任何一種系統都更快速地翻譯，并以便于閱讀的方式顯示譯文，但該發明沒有充分實現技術上的創造性。”?Case T 158/88.［EB/OL］.（1999-10-14）［2007-03-22］http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/+880158epl.htm.為此，Rochelle Cooper Dreyfull 教授就指出：“Graphic與Character的發明是否有本質的不同？……由這一決定表現出的可專利發明與不可專利發明之間的界定似乎相當隨意。”?Rochelle Cooper Drefuss.Are Business Method Patents Bad For Business? Santa Clara Computer and High Technology Law Journal，2000，236（16）：263-280.

四、完善我國商業方法專利創造性審查的若干建議

（一）我國有必要在《專利審查指南》?《專利審查指南》（2010版）之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達方便，統一稱為《專利審查指南》，以下不再贅述。中明晰商業方法專利創造性審查的標準

我國《專利法》以及《專利審查指南》還沒有將商業方法專利作為獨立的專利類型予以規范。實踐中有關商業方法專利的申請及保護，只能參照有關方法專利或者計算機軟件專利保護的相關規定，加之創造性審查標準的模糊，從而對商業方法能否申請專利以及如何申請專利等關鍵性問題，缺乏法律標準。根據TRIPS第27條第1款規定：“專利應適用于所有技術領域中的任何發明，不論它是產品還是方法，只要它具有新穎性、創造性和實用性即可。成員應該為符合條件的一切技術領域的任何發明提供專利保護。”結合當下技術發展與商業發展的雙重需求，有必要在《專利法》或者《專利審查指南》中明確商業方法的專利類型，并明析其創造性的審查標準。

結合國外有關商業方法創造性的審查標準來看，商業方法的創造性或表現在所采用的技術領域的創造性，或表現在商業方法領域的創造性。如果僅僅突出商業方法領域的創造性，可能會導致商業方法專利的泛濫，亦或是導致商業模式的壟斷，反倒不利于社會經濟發展。如果僅僅是突出技術領域的創造性，又可能會創造性標準過高，大部分商業方法無法獲得專利保護，這與商業方法專利保護制度背道而馳。因此，有必要建立商業方法創造性與技術創造性結合審查的標準。

為真正實現商業方法創造性與技術創造性結合審查的標準，國家知識產權局還有必要就商業方法專利建立專門的審查部門或者專門的審查員。相關審查員不僅要有計算機等方面的知識背景，還應熟悉商業方法領域的專業知識，針對每一項商業方法專利能夠提出商業方法與技術領域相互結合的專業審查意見。

（二）建立聯合檢索機制，完善商業方法創造性審查的科學性

專利創造性的審查，需要與現有技術進行比對方可完成。就商業方法而言，我國當下還缺少專門的商業方法數據庫，這也導致審查員難以實現創造性的科學審查。為此，審查員大都會根據公知常識對商業方法專利的創造性提出審查意見，如此不免會缺乏準確性和說服力。為此，我國有必要建立專門的商業方法數據庫。與此同時，全面推動與美國、歐盟、日本等國家和地區建立商業方法專利聯合檢索機制，從而最大程度確保商業方法專利創造性審查的合理性與科學性。

（三）進一步加強對商業方法專利駁回案件中創造性審查比重

根據前文對商業方法專利駁回案件的統計，其中有關創造性審查比重明顯偏少。然而，隨著我國商業方法專利保護制度的逐步完善，其對創造性審查比重的要求也將明顯增強。根據商業方法創造性和技術創造性相結合的審查標準，一項商業方法的創造性不僅僅體現在技術領域的創新，還可能會體現在其經營模式、商業方法領域的創新。因此，審查員以其不屬于技術方案為由直接駁回的方式，也將越發受限。在大量商業方法被納入專利保護范疇的前提下，審查員也將越發關注商業方法創造性的審查。

*作者系中國社會科學院副研究員。