基于中國專利申請準備美國專利申請的注 意 事 項

桑 敏

基于中國專利申請準備美國專利申請的注 意 事 項

桑 敏★

美國專利法與中國專利法的規定不盡相同，因此在準備美國申請時需要考慮中美規定和實踐差異，在中國申請的基礎上進行適當修改，以為后續授權、確權和行權階段打好良基。本文總結了在中國申請的基礎上準備美國申請時，應如何對格式以及說明書、權利要求書、附圖各部分進行適應性修改，以期為此類實務工作提供參考。

中國專利申請 美國專利申請 注意事項

一、引 言

越來越多的中國企業開始進軍海外市場，提交的國外申請也越來越多。美國作為專利制度完善并且經濟發達的國家，無疑成為中國申請人青睞的市場。中國申請人向美國提出專利申請通常會采用PCT途徑①以PCT途徑進入美國國家階段可以通過繼續申請（CA）的方式來進行修改。或《巴黎公約》途徑。不論哪種途徑，在現有中國專利申請的基礎上準備美國專利申請時都需要考慮到美國特有的規定，本文將從實務角度來闡述準備美國專利申請時需要注意的事項。

二、申請文件修改注意事項

（一）對文件格式的修改

中國專利申請，要求摘要、權利要求書、說明書、說明書附圖分別連續編寫頁碼，并且說明書不得添加段落標號。②中國國家知識產權局會在數據加工時對說明書自動添加段落編號。然而，美國申請，要求說明書、權利要求書、摘要一起連續編寫頁碼，而說明書附圖另外連續 編寫頁碼。此外，說明書需要包含段落編號（如［0001］、［0002］、［0003］……）。③USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide.［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent.因此，在準備美國申請時，需要注意頁碼的設置和段落編號的添加，以符合基本的形式要求。

（二）對文件實體部分的修改

專利申請文件一般包括說明書、權利要求書、摘要、附圖，下面將針對各部分進行詳細說明。

1.說明書

（1）相關專利申請的交叉引用

對于中國專利申請，申請人要求優先權的，只需要在請求書中填寫相關信息即可。而對于美國專利申請，除了需要在申請數據頁（ADS）中填寫相關信息④USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide，Section “Application Data Sheet”：需在自申請日起4個月或自優先權日起16個月內在ADS中提出外國優先權要求.［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patentsgetting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent.以外，還必須在說明書的開頭部分寫明對于相關申請的交叉引用。借由該交叉引用聲明，申請人將被允許依據優先權文件來修改或補充美國專利申請中的翻譯錯誤或遺漏。⑤USPTO.Manual of Patent Examining procedure 2015，Section 217.［EB/OL］.［2016-05-24］.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s217.html.

（2）背景技術

在一些中國專利申請中，對于背景技術部分的描述可能包含有與理解專利申請無關的過多空泛描述、關于現有技術方案的具體描述以及對于現有技術方案的缺點的過多評論。然而，在美國專利申請實踐中，背景技術部分討論的技術被認為是申請人自己承認的現有技術，審查員在質疑申請的專利性時可以直接引用背景技術部分的描述而不另外檢索對比文件。另外，在背景技術部分對現有技術進行的討論也可能對權利行使造成障礙。⑥汪送來.淺論專利申請的說明書背景技術部分的撰寫［EB/OL］.（2014-9-23）［2016-05-24］.http://www.mysipo.com/article-3316-1.html.在CAFC（1998）Dawn Equipment v.Kentucky Farms一案中，聯邦巡回上訴法院認為，專利權人在背景技術中對現有技術進行了批評，而被控侵權產品仍然存在專利權人所批評的缺陷，因此作出了不侵權的判決.

因此，在準備美國專利申請時，可以縮減或刪除空泛描述，刪除對“現有技術”的措辭，簡要描述現有技術內容（不要將現有技術的內容排除在該申請之外，或者可以 將現有技術的內容作為該申請的部分而移到具體實施方式部分中描述）以及去除對現有技術方案的缺點的評述。

（3）發明內容

在一些中國專利申請中，對于發明內容部分的描述可能包含有要解決的技術問題或發明目的、有益效果的描述。這些關于問題或目的、有益效果的描述可能會對后續權利要求范圍解釋造成限縮，或者如果描述不當還可能會造成不符合35 U.S.C.§112關于可實施性的問題。

因此，在準備美國專利申請時，可以刪除此部分中關于技術問題、發明目的的描述，將關于技術效果的描述移至具體實施方式部分（若具體實施方式部分已有關于技術效果的描述，則可以將其直接刪除）。對于有益效果本身的描述，應盡量從特征分析出發，避免籠統描述和夸大其詞。

另外，關于技術內容，可以僅保留獨立權利要求的內容，刪除有關從屬權利要求的內容。另外注意避免“本申請的目的是……/本發明提供一種……”這樣的限制性描述。

（4）附圖說明

①關于“現有技術”的處理

如上所述，背景技術部分可僅對現有技術的方案作簡要描述，不必包含具體的內容描述，現有技術內容也可以移到具體實施方式部分中作為本申請的部分而描述。因此，在附圖說明中可以相應地去除對于現有技術方案的圖示說明，或者可以相應修改為對該申請一些實施例的圖示說明。

②關于“實施例”的處理

在一些中國專利申請中，可能包含類似“圖X是示出根據本公開實施例/本實施例/一個實施例/所有實施例的設備/方法的示例性框圖/流程圖”之類的描述。為了避免將此部分的描述理解為限定于特定實施例或者全部實施例（被認為是必要技術特征），可以將這種描述修改為“圖X是示出根據本公開一個或多個（one or more）實施例/一些（some）實施例/某些（certain）實施例的設備/方法的示例性框圖/流程圖”。

（5）具體實施方式

①關于“現有技術”的處理

如上所述，關于現有技術方案的詳細描述，可以把現有技術與該申請方案相同的部分作為該申請方案的結構/步驟來描述。例如，現有技術的移動終端包括輸入輸出設備、語音輸入設備、顯示設備等部件，而該申請方案涉及一種設備，其相對于現有技術的改進之一在于多了一個語音識別的模塊或功能。在此情況下，可以在對該申請方案的描述中把現有技術中的這些部件結合進來，作為該申請方案的設備的構成部件來描述。這樣可以避免對現有技術公開的不當承認。

②關于“特征”的定義和解釋

說明書應該清楚地描述技術方案。對于在中國專利申請中的重要特征或者不清楚的特征應給出補充或解釋。這種補充或解釋可以是對某特征的舉例說明，可以是對某特征（與普通含義不同的術語、自創設的術語）的定義，可以是對某特征的擴展解釋。

③關于替代方式或選擇方案的補充

在一些中國專利申請中，常會見到對設備、方法的描述都采用相同實施例甚至是相同的表述，這樣不能很好地提供對申請方案的說明和支持，也缺少對申請方案的拓展。因此，在準備美國專利申請時，要注意添加充分的實施例。

④關于隱 私信息的處理。

某些申請可能涉及對于名字信息、身份信息、電話信息等有關隱私信息的內容。在準備美國申請時，注意對這些信息的替換或模糊化，以避免與他人的權利相沖突，為后續專利的實施掃除障礙。

⑤關于涉及中國特色內容的修改

某些申請可能涉及關于漢字等有中國特色的內容。在準備美國專利申請時，可以初步判斷在譯為英文時是否還適合于原技術方案。在適合的情形下，可以補充適當說明。例如，對于根據漢字筆畫形成波形來識別語句的方案，可以考慮改為根據英文字母的特點形成波形等。在不適合的情況下，可以與發明人聯系確認或者請發明人給出英文情況下的實施例作為補充。

⑥關于功能模塊的處理

中國專利申請中可能包含功能架構（“用于……的裝置”）的裝置的描述。然而，在美國，“means+function”類型的權利要求一般會觸發35 U.S.C§112（f）。在這種情形下 ，其保護范圍將被根據說明書的具體實施方式來解釋，即被解釋為說明書中描述的那些用于執行整體要求功能的那些結構、材料或動作以及所公開的結構、材料或動作的等同物。⑦USPTO.Manual of Patent Examining procedure 2015.［EB/OL］.［2016-05-24］.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html.

在準備美國申請時，首先應判斷這些功能模塊是以軟件實現的還是以方法步驟或功能限定的實體模塊。在以軟件實現的情形中，通常可以添加關于這些模塊能夠由設備的處理器執行相應動作來實現的描述。另一方面，對于以方法步驟或功能限定的實體模塊，盡可能改為以硬件方式命 名的組件，如濾波裝置-改為濾波器，以便 盡量避免觸發35 U.S.C§112（f），或者還可以補充說明具體的實現方式，如濾波裝置可以通過運算放大器和RC電路來實現，從而以便于后續被審查員認為觸發35 U.S.C §112（f）時有具體的解釋基礎。

⑦關于套話的添加

關于套話，可以添加關于附圖僅作為示例、附圖標記在各圖中的一致性、附圖比例等的說明，關于發明內容僅是方案的呈現并非保護主題的說明，關于針對特定實施例描述并非限定于一定實施例的說明，關于單復數、序數詞的說明，關于軟硬件實施方式的說明，關于模塊的解釋，關于計算機程序的實現和計算機存儲介質的說明等等，以便增強后續對權利要求的范圍解釋。

2.對權利要求的修改

（1）方法權利要求補充實體

在中國專利申請中，常會遇到對方法的表述為純粹的方法，即其中并不指明方法的執行主體以及各步驟的執行主體。在美國，35 U.S.C §101的審查在Alice案后變得很嚴格，越來越多這種純粹的方法權項將可能因此而被駁。因此，為了盡可能避免方法方案被認為是抽象概念（abstract idea），可以考慮在美國申請的方法權利要求中盡可能添加一些表示技術特征的實體（硬件）部件。

示例6：1.A method for interacting with a virtual character in a smart terminal，comprising：

shooti ng a user reality scene image at a camera unit of the smart terminal；

displaying the user reality scene image on a screen of a display of the smart terminal，and superimposing the virtual character on the user reality scene image with AR tec hnology；…

說明：smart terminal（智能終端）、camera unit（相機單元）、display（顯示器）、AR technology（AR技術）這些都是顯然的技術特征，有利于針對抽象概念的爭辯。

（2）關于裝置權利要求前序部分的修改

在中國專利申請中，前序部分通常包含對主題的一定限定，以反映出方案所屬的技術領域。但是，在美國，前序部分可以不必包含這樣的限定，避免對保護范圍的限縮。在實務中，可以考慮刪除前序部分的限定描述或將其移到特征部分。

（3）關于選擇性表達的修改

在中國專利申請中，有時會遇到“A或B”的表述，這種表述可能招致“restri ction requirement”。在實務中，可以改寫為馬庫什權利要求的形式（at least one of：A and B），因為這種形式審查員不能拒絕審查，除非缺少單一性。

（4）關于功能模塊權項 的修改

如前所述，“means+function”類型的權利要求一般會觸發35 U.S.C§112（f）。如果在說明書中有相應的解釋，可以保留這種權利要求。如果涉及的是軟件發明，可以考慮“processor+medium”形式的權利要求。

（5）關于計算機程序和計算機存儲介質權利要求的添加

在中國專利申請中，通常不包含計算機程序和計算機可讀介質權利要求，因為這類客體是不能授權的客體。然而，在美國，一定形式的計算機程序和計算機存儲介質權利要求能夠在美國得以保護，因此可添加這些權利要求。注意，關于計算機存儲介質，要限定為non-transitory，因為例如以信號為載體的介質在美國屬于不能保護的客體。

（6）關于多重引用的修改

中國的多重引用不會收取額外的費用，但是美國針對一個多重引用從屬權項會收高達780美元的費用，因此在美國盡量避免多重引用。在實務中，若權利要求項數已經足夠多，可以將多重引用權項修改為僅引用獨權；若權利要求項數并不是很多，可以將其分拆。

（7）關于權利要求的項數的刪減

在美國，對于權利要求項數有“3/20”的要求，即，獨立權利要求項數不超過3項，總權利要求項數不超過20項，若超過此項數，則需繳納較高的附加費用。因此，在準備美國申請時可以考慮將獨立權利要求項數和總權利要求項數控制在此范圍內（當然，權利要求項數還取決于方案需要）。在實務中，可以考慮從屬權利要求特征的合并，刪減不重要的從屬權利要求，刪減方法和裝置之一的從屬權利要求，刪減相互關聯的設備（例如終端和服務器）之一的權利要求等。對于刪減的內容，根據需要，可以考慮后續以繼續申請的方式加以保護。

3.對摘要的修改

中國要求專利申請摘要不超過300字，而美國要求專利申請摘要不超過150字。⑧USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide，Section “Abstract of the Disclosure”［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utilitypatent.因此，在準備美國申請時需要對摘要部分進行刪減。在實務中，可以考慮首先刪減關于技術領域和技術效果的描述，然后對技術方案的措辭表述等進行修改。

4.對附圖的修改

由于中文詞匯和英文詞匯所占用的空間不同，因此在美國申請的附圖中常會遇到字符很小的情況，以至于不滿足美國專利法的規定。因此，在準備附圖時，需要調整框圖和流程圖各框的大小、字符的大小，以確保字符尺寸足夠并清晰可見并確保字符完全落入框內。

三、結 語

在準備美國專利申請時，要考慮美中專利法在實踐中的差異，對專利申請文件的格式和內容進行全面的審核與修改，以盡可能確保文件格式符合相關規定，避免特征和方案不清楚、避免權利要求得不到說明書支持、避免說明書的描述對權利要求解釋的可能限縮、避免影響發明的可實施性的內容。

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