基于中國(guó)專利申請(qǐng)準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)的注 意 事 項(xiàng)

桑 敏

基于中國(guó)專利申請(qǐng)準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)的注 意 事 項(xiàng)

桑 敏★

美國(guó)專利法與中國(guó)專利法的規(guī)定不盡相同，因此在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)需要考慮中美規(guī)定和實(shí)踐差異，在中國(guó)申請(qǐng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)修改，以為后續(xù)授權(quán)、確權(quán)和行權(quán)階段打好良基。本文總結(jié)了在中國(guó)申請(qǐng)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)如何對(duì)格式以及說明書、權(quán)利要求書、附圖各部分進(jìn)行適應(yīng)性修改，以期為此類實(shí)務(wù)工作提供參考。

中國(guó)專利申請(qǐng) 美國(guó)專利申請(qǐng) 注意事項(xiàng)

一、引 言

越來越多的中國(guó)企業(yè)開始進(jìn)軍海外市場(chǎng)，提交的國(guó)外申請(qǐng)也越來越多。美國(guó)作為專利制度完善并且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，無疑成為中國(guó)申請(qǐng)人青睞的市場(chǎng)。中國(guó)申請(qǐng)人向美國(guó)提出專利申請(qǐng)通常會(huì)采用PCT途徑①以PCT途徑進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段可以通過繼續(xù)申請(qǐng)（CA）的方式來進(jìn)行修改。或《巴黎公約》途徑。不論哪種途徑，在現(xiàn)有中國(guó)專利申請(qǐng)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)都需要考慮到美國(guó)特有的規(guī)定，本文將從實(shí)務(wù)角度來闡述準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)需要注意的事項(xiàng)。

二、申請(qǐng)文件修改注意事項(xiàng)

（一）對(duì)文件格式的修改

中國(guó)專利申請(qǐng)，要求摘要、權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖分別連續(xù)編寫頁碼，并且說明書不得添加段落標(biāo)號(hào)。②中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)在數(shù)據(jù)加工時(shí)對(duì)說明書自動(dòng)添加段落編號(hào)。然而，美國(guó)申請(qǐng)，要求說明書、權(quán)利要求書、摘要一起連續(xù)編寫頁碼，而說明書附圖另外連續(xù) 編寫頁碼。此外，說明書需要包含段落編號(hào)（如［0001］、［0002］、［0003］……）。③USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide.［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent.因此，在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，需要注意頁碼的設(shè)置和段落編號(hào)的添加，以符合基本的形式要求。

（二）對(duì)文件實(shí)體部分的修改

專利申請(qǐng)文件一般包括說明書、權(quán)利要求書、摘要、附圖，下面將針對(duì)各部分進(jìn)行詳細(xì)說明。

1.說明書

（1）相關(guān)專利申請(qǐng)的交叉引用

對(duì)于中國(guó)專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人要求優(yōu)先權(quán)的，只需要在請(qǐng)求書中填寫相關(guān)信息即可。而對(duì)于美國(guó)專利申請(qǐng)，除了需要在申請(qǐng)數(shù)據(jù)頁（ADS）中填寫相關(guān)信息④USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide，Section “Application Data Sheet”：需在自申請(qǐng)日起4個(gè)月或自優(yōu)先權(quán)日起16個(gè)月內(nèi)在ADS中提出外國(guó)優(yōu)先權(quán)要求.［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patentsgetting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent.以外，還必須在說明書的開頭部分寫明對(duì)于相關(guān)申請(qǐng)的交叉引用。借由該交叉引用聲明，申請(qǐng)人將被允許依據(jù)優(yōu)先權(quán)文件來修改或補(bǔ)充美國(guó)專利申請(qǐng)中的翻譯錯(cuò)誤或遺漏。⑤USPTO.Manual of Patent Examining procedure 2015，Section 217.［EB/OL］.［2016-05-24］.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s217.html.

（2）背景技術(shù)

在一些中國(guó)專利申請(qǐng)中，對(duì)于背景技術(shù)部分的描述可能包含有與理解專利申請(qǐng)無關(guān)的過多空泛描述、關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)方案的具體描述以及對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)方案的缺點(diǎn)的過多評(píng)論。然而，在美國(guó)專利申請(qǐng)實(shí)踐中，背景技術(shù)部分討論的技術(shù)被認(rèn)為是申請(qǐng)人自己承認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)，審查員在質(zhì)疑申請(qǐng)的專利性時(shí)可以直接引用背景技術(shù)部分的描述而不另外檢索對(duì)比文件。另外，在背景技術(shù)部分對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行的討論也可能對(duì)權(quán)利行使造成障礙。⑥汪送來.淺論專利申請(qǐng)的說明書背景技術(shù)部分的撰寫［EB/OL］.（2014-9-23）［2016-05-24］.http://www.mysipo.com/article-3316-1.html.在CAFC（1998）Dawn Equipment v.Kentucky Farms一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，專利權(quán)人在背景技術(shù)中對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了批評(píng)，而被控侵權(quán)產(chǎn)品仍然存在專利權(quán)人所批評(píng)的缺陷，因此作出了不侵權(quán)的判決.

因此，在準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，可以縮減或刪除空泛描述，刪除對(duì)“現(xiàn)有技術(shù)”的措辭，簡(jiǎn)要描述現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容（不要將現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容排除在該申請(qǐng)之外，或者可以 將現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容作為該申請(qǐng)的部分而移到具體實(shí)施方式部分中描述）以及去除對(duì)現(xiàn)有技術(shù)方案的缺點(diǎn)的評(píng)述。

（3）發(fā)明內(nèi)容

在一些中國(guó)專利申請(qǐng)中，對(duì)于發(fā)明內(nèi)容部分的描述可能包含有要解決的技術(shù)問題或發(fā)明目的、有益效果的描述。這些關(guān)于問題或目的、有益效果的描述可能會(huì)對(duì)后續(xù)權(quán)利要求范圍解釋造成限縮，或者如果描述不當(dāng)還可能會(huì)造成不符合35 U.S.C.§112關(guān)于可實(shí)施性的問題。

因此，在準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，可以刪除此部分中關(guān)于技術(shù)問題、發(fā)明目的的描述，將關(guān)于技術(shù)效果的描述移至具體實(shí)施方式部分（若具體實(shí)施方式部分已有關(guān)于技術(shù)效果的描述，則可以將其直接刪除）。對(duì)于有益效果本身的描述，應(yīng)盡量從特征分析出發(fā)，避免籠統(tǒng)描述和夸大其詞。

另外，關(guān)于技術(shù)內(nèi)容，可以僅保留獨(dú)立權(quán)利要求的內(nèi)容，刪除有關(guān)從屬權(quán)利要求的內(nèi)容。另外注意避免“本申請(qǐng)的目的是……/本發(fā)明提供一種……”這樣的限制性描述。

（4）附圖說明

①關(guān)于“現(xiàn)有技術(shù)”的處理

如上所述，背景技術(shù)部分可僅對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的方案作簡(jiǎn)要描述，不必包含具體的內(nèi)容描述，現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容也可以移到具體實(shí)施方式部分中作為本申請(qǐng)的部分而描述。因此，在附圖說明中可以相應(yīng)地去除對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)方案的圖示說明，或者可以相應(yīng)修改為對(duì)該申請(qǐng)一些實(shí)施例的圖示說明。

②關(guān)于“實(shí)施例”的處理

在一些中國(guó)專利申請(qǐng)中，可能包含類似“圖X是示出根據(jù)本公開實(shí)施例/本實(shí)施例/一個(gè)實(shí)施例/所有實(shí)施例的設(shè)備/方法的示例性框圖/流程圖”之類的描述。為了避免將此部分的描述理解為限定于特定實(shí)施例或者全部實(shí)施例（被認(rèn)為是必要技術(shù)特征），可以將這種描述修改為“圖X是示出根據(jù)本公開一個(gè)或多個(gè)（one or more）實(shí)施例/一些（some）實(shí)施例/某些（certain）實(shí)施例的設(shè)備/方法的示例性框圖/流程圖”。

（5）具體實(shí)施方式

①關(guān)于“現(xiàn)有技術(shù)”的處理

如上所述，關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)方案的詳細(xì)描述，可以把現(xiàn)有技術(shù)與該申請(qǐng)方案相同的部分作為該申請(qǐng)方案的結(jié)構(gòu)/步驟來描述。例如，現(xiàn)有技術(shù)的移動(dòng)終端包括輸入輸出設(shè)備、語音輸入設(shè)備、顯示設(shè)備等部件，而該申請(qǐng)方案涉及一種設(shè)備，其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之一在于多了一個(gè)語音識(shí)別的模塊或功能。在此情況下，可以在對(duì)該申請(qǐng)方案的描述中把現(xiàn)有技術(shù)中的這些部件結(jié)合進(jìn)來，作為該申請(qǐng)方案的設(shè)備的構(gòu)成部件來描述。這樣可以避免對(duì)現(xiàn)有技術(shù)公開的不當(dāng)承認(rèn)。

②關(guān)于“特征”的定義和解釋

說明書應(yīng)該清楚地描述技術(shù)方案。對(duì)于在中國(guó)專利申請(qǐng)中的重要特征或者不清楚的特征應(yīng)給出補(bǔ)充或解釋。這種補(bǔ)充或解釋可以是對(duì)某特征的舉例說明，可以是對(duì)某特征（與普通含義不同的術(shù)語、自創(chuàng)設(shè)的術(shù)語）的定義，可以是對(duì)某特征的擴(kuò)展解釋。

③關(guān)于替代方式或選擇方案的補(bǔ)充

在一些中國(guó)專利申請(qǐng)中，常會(huì)見到對(duì)設(shè)備、方法的描述都采用相同實(shí)施例甚至是相同的表述，這樣不能很好地提供對(duì)申請(qǐng)方案的說明和支持，也缺少對(duì)申請(qǐng)方案的拓展。因此，在準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，要注意添加充分的實(shí)施例。

④關(guān)于隱 私信息的處理。

某些申請(qǐng)可能涉及對(duì)于名字信息、身份信息、電話信息等有關(guān)隱私信息的內(nèi)容。在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，注意對(duì)這些信息的替換或模糊化，以避免與他人的權(quán)利相沖突，為后續(xù)專利的實(shí)施掃除障礙。

⑤關(guān)于涉及中國(guó)特色內(nèi)容的修改

某些申請(qǐng)可能涉及關(guān)于漢字等有中國(guó)特色的內(nèi)容。在準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，可以初步判斷在譯為英文時(shí)是否還適合于原技術(shù)方案。在適合的情形下，可以補(bǔ)充適當(dāng)說明。例如，對(duì)于根據(jù)漢字筆畫形成波形來識(shí)別語句的方案，可以考慮改為根據(jù)英文字母的特點(diǎn)形成波形等。在不適合的情況下，可以與發(fā)明人聯(lián)系確認(rèn)或者請(qǐng)發(fā)明人給出英文情況下的實(shí)施例作為補(bǔ)充。

⑥關(guān)于功能模塊的處理

中國(guó)專利申請(qǐng)中可能包含功能架構(gòu)（“用于……的裝置”）的裝置的描述。然而，在美國(guó)，“means+function”類型的權(quán)利要求一般會(huì)觸發(fā)35 U.S.C§112（f）。在這種情形下 ，其保護(hù)范圍將被根據(jù)說明書的具體實(shí)施方式來解釋，即被解釋為說明書中描述的那些用于執(zhí)行整體要求功能的那些結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作以及所公開的結(jié)構(gòu)、材料或動(dòng)作的等同物。⑦USPTO.Manual of Patent Examining procedure 2015.［EB/OL］.［2016-05-24］.http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html.

在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，首先應(yīng)判斷這些功能模塊是以軟件實(shí)現(xiàn)的還是以方法步驟或功能限定的實(shí)體模塊。在以軟件實(shí)現(xiàn)的情形中，通常可以添加關(guān)于這些模塊能夠由設(shè)備的處理器執(zhí)行相應(yīng)動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)的描述。另一方面，對(duì)于以方法步驟或功能限定的實(shí)體模塊，盡可能改為以硬件方式命 名的組件，如濾波裝置-改為濾波器，以便 盡量避免觸發(fā)35 U.S.C§112（f），或者還可以補(bǔ)充說明具體的實(shí)現(xiàn)方式，如濾波裝置可以通過運(yùn)算放大器和RC電路來實(shí)現(xiàn)，從而以便于后續(xù)被審查員認(rèn)為觸發(fā)35 U.S.C §112（f）時(shí)有具體的解釋基礎(chǔ)。

⑦關(guān)于套話的添加

關(guān)于套話，可以添加關(guān)于附圖僅作為示例、附圖標(biāo)記在各圖中的一致性、附圖比例等的說明，關(guān)于發(fā)明內(nèi)容僅是方案的呈現(xiàn)并非保護(hù)主題的說明，關(guān)于針對(duì)特定實(shí)施例描述并非限定于一定實(shí)施例的說明，關(guān)于單復(fù)數(shù)、序數(shù)詞的說明，關(guān)于軟硬件實(shí)施方式的說明，關(guān)于模塊的解釋，關(guān)于計(jì)算機(jī)程序的實(shí)現(xiàn)和計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)的說明等等，以便增強(qiáng)后續(xù)對(duì)權(quán)利要求的范圍解釋。

2.對(duì)權(quán)利要求的修改

（1）方法權(quán)利要求補(bǔ)充實(shí)體

在中國(guó)專利申請(qǐng)中，常會(huì)遇到對(duì)方法的表述為純粹的方法，即其中并不指明方法的執(zhí)行主體以及各步驟的執(zhí)行主體。在美國(guó)，35 U.S.C §101的審查在Alice案后變得很嚴(yán)格，越來越多這種純粹的方法權(quán)項(xiàng)將可能因此而被駁。因此，為了盡可能避免方法方案被認(rèn)為是抽象概念（abstract idea），可以考慮在美國(guó)申請(qǐng)的方法權(quán)利要求中盡可能添加一些表示技術(shù)特征的實(shí)體（硬件）部件。

示例6：1.A method for interacting with a virtual character in a smart terminal，comprising：

shooti ng a user reality scene image at a camera unit of the smart terminal；

displaying the user reality scene image on a screen of a display of the smart terminal，and superimposing the virtual character on the user reality scene image with AR tec hnology；…

說明：smart terminal（智能終端）、camera unit（相機(jī)單元）、display（顯示器）、AR technology（AR技術(shù)）這些都是顯然的技術(shù)特征，有利于針對(duì)抽象概念的爭(zhēng)辯。

（2）關(guān)于裝置權(quán)利要求前序部分的修改

在中國(guó)專利申請(qǐng)中，前序部分通常包含對(duì)主題的一定限定，以反映出方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域。但是，在美國(guó)，前序部分可以不必包含這樣的限定，避免對(duì)保護(hù)范圍的限縮。在實(shí)務(wù)中，可以考慮刪除前序部分的限定描述或?qū)⑵湟频教卣鞑糠帧?/p>

（3）關(guān)于選擇性表達(dá)的修改

在中國(guó)專利申請(qǐng)中，有時(shí)會(huì)遇到“A或B”的表述，這種表述可能招致“restri ction requirement”。在實(shí)務(wù)中，可以改寫為馬庫什權(quán)利要求的形式（at least one of：A and B），因?yàn)檫@種形式審查員不能拒絕審查，除非缺少單一性。

（4）關(guān)于功能模塊權(quán)項(xiàng) 的修改

如前所述，“means+function”類型的權(quán)利要求一般會(huì)觸發(fā)35 U.S.C§112（f）。如果在說明書中有相應(yīng)的解釋，可以保留這種權(quán)利要求。如果涉及的是軟件發(fā)明，可以考慮“processor+medium”形式的權(quán)利要求。

（5）關(guān)于計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)權(quán)利要求的添加

在中國(guó)專利申請(qǐng)中，通常不包含計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)權(quán)利要求，因?yàn)檫@類客體是不能授權(quán)的客體。然而，在美國(guó)，一定形式的計(jì)算機(jī)程序和計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)權(quán)利要求能夠在美國(guó)得以保護(hù)，因此可添加這些權(quán)利要求。注意，關(guān)于計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)，要限定為non-transitory，因?yàn)槔缫孕盘?hào)為載體的介質(zhì)在美國(guó)屬于不能保護(hù)的客體。

（6）關(guān)于多重引用的修改

中國(guó)的多重引用不會(huì)收取額外的費(fèi)用，但是美國(guó)針對(duì)一個(gè)多重引用從屬權(quán)項(xiàng)會(huì)收高達(dá)780美元的費(fèi)用，因此在美國(guó)盡量避免多重引用。在實(shí)務(wù)中，若權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)已經(jīng)足夠多，可以將多重引用權(quán)項(xiàng)修改為僅引用獨(dú)權(quán)；若權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)并不是很多，可以將其分拆。

（7）關(guān)于權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)的刪減

在美國(guó)，對(duì)于權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)有“3/20”的要求，即，獨(dú)立權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)不超過3項(xiàng)，總權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)不超過20項(xiàng)，若超過此項(xiàng)數(shù)，則需繳納較高的附加費(fèi)用。因此，在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)可以考慮將獨(dú)立權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)和總權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)控制在此范圍內(nèi)（當(dāng)然，權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)還取決于方案需要）。在實(shí)務(wù)中，可以考慮從屬權(quán)利要求特征的合并，刪減不重要的從屬權(quán)利要求，刪減方法和裝置之一的從屬權(quán)利要求，刪減相互關(guān)聯(lián)的設(shè)備（例如終端和服務(wù)器）之一的權(quán)利要求等。對(duì)于刪減的內(nèi)容，根據(jù)需要，可以考慮后續(xù)以繼續(xù)申請(qǐng)的方式加以保護(hù)。

3.對(duì)摘要的修改

中國(guó)要求專利申請(qǐng)摘要不超過300字，而美國(guó)要求專利申請(qǐng)摘要不超過150字。⑧USPTO.Nonprovisional（Utility）Patent Application Filing Guide，Section “Abstract of the Disclosure”［EB/OL］.（2014-01）［2016-05-24］http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utilitypatent.因此，在準(zhǔn)備美國(guó)申請(qǐng)時(shí)需要對(duì)摘要部分進(jìn)行刪減。在實(shí)務(wù)中，可以考慮首先刪減關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)效果的描述，然后對(duì)技術(shù)方案的措辭表述等進(jìn)行修改。

4.對(duì)附圖的修改

由于中文詞匯和英文詞匯所占用的空間不同，因此在美國(guó)申請(qǐng)的附圖中常會(huì)遇到字符很小的情況，以至于不滿足美國(guó)專利法的規(guī)定。因此，在準(zhǔn)備附圖時(shí)，需要調(diào)整框圖和流程圖各框的大小、字符的大小，以確保字符尺寸足夠并清晰可見并確保字符完全落入框內(nèi)。

三、結(jié) 語

在準(zhǔn)備美國(guó)專利申請(qǐng)時(shí)，要考慮美中專利法在實(shí)踐中的差異，對(duì)專利申請(qǐng)文件的格式和內(nèi)容進(jìn)行全面的審核與修改，以盡可能確保文件格式符合相關(guān)規(guī)定，避免特征和方案不清楚、避免權(quán)利要求得不到說明書支持、避免說明書的描述對(duì)權(quán)利要求解釋的可能限縮、避免影響發(fā)明的可實(shí)施性的內(nèi)容。

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