從創造性審查淺議發明的“層次”

姜小薇

從創造性審查淺議發明的“層次”

姜小薇★

在創造性審查過程中，常會出現審查員檢索到的最接近的現有技術較申請所記載的背景技術而言更接近該申請技術方案的情況，而申請人常常采取的應對措施是通過保護范圍限縮的方式進一步請求保護一個小的范圍。此時，在評價范圍經限縮的權利要求是否具備創造性時，原始說明書中對其進行的客觀記載顯得尤為關鍵。即如果一項發明是大中有小的層疊關系，那么在專利申請文件的撰寫過程中，一定要明確地體現出層次感。

創造性 背景技術 最接近的現有技術 發明的層次

一、從對最接近的現有技術的確定引出的撰寫問題

在使用“三步法”判斷專利申請創造性的過程中，3個步驟分別為：①確定最接近的現有技術；②確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。①中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京.知識產權出版社，2010：172-173.

申請人在撰寫專利申請文件所遵循的基本行文順序，與三步法有相近之處。首先，申請人在專利申請文件中會對背景技術進行簡要介紹，相當于給出最接近的現有技術；其次，專利申請文件會載明該發明與背景技術相比的改進之處，相當于明確了區別特征所在，進而申請文件中會說明這種區別會帶來何種技術效果，解決何種問題，通常會列舉具體實施方式來體現和證實該申請所取得的技術效果。

將判斷創造性的“三步法”和專利申請文件的行文順序比較可以看出，使用“三步法”評價創造性時，得出該申請不具備創造性的結論可以分為以下兩種情形：①專利申請文件載明的背景技術確實是審查員所確定的最接近的現有技術，但審查員認為要求保護的發明對本領域的技術人員來說是顯而易見的，即區別特征所帶來的技術效果和所解決的技術問題是本領域技術人員容易想到的，申請人對其發明“高度”的估計有失偏頗；②審查員通過檢索重新確定了最接近的現有技術，比申請人定位的背景技術更接近該申請的技術方案，該申請與現有技術之間存在的區別特征就相應發生了變化，在多數情況下，其實際解決的技術問題會隨之變化，如果審查員認為在其確定的最接近的現有技術的基礎上，本領域技術人員不用付出創造性勞動即可引入該區別來解決其實際解決的技術問題，則認定發明不具備創造性。最接近的現有技術的重新認定可能導致客觀技術問題比申請原始設想的要低。這樣的案例包括原始設定的問題是提供一種改進的產品、過程或方法，但是通過檢索并沒有證據證明請求保護的主題相對于最接近的現有技術有所提高，而且，也沒有證據證明其與相關的現有技術有很大差距。問題就被重新確定為提供一種替換產品、過程或方法。②Guidelines for Examination in the EPO，Part G-Chapter Ⅶ-4，2014.11.針對這樣的審查意見，申請人常常會在請求保護的原始大范圍中進一步限定出一個小范圍，并主張這樣的小范圍是最優選的，比其他已經放棄的技術方案的效果更為優異，但是，這樣的主張是否能被接受呢？這就引出了本文所要討論的重點——在申請文件的撰寫過程中，要注意發明的層次。

二、從具體案例認清發明層次的重要性

【案例1】

某申請的權利要求1為：

1.一種苯乙烯系樹脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和/或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

該申請說明書中載明的背景技術僅具有（A）、（B）兩個技術特征，說明書聲稱該申請的改進之處是加入改性苯乙烯系聚合物和/或聚碳酸酯系接枝聚合物能夠改善組分（A）和（B）的相容性，從而提高組合物的機械性能。具體實施方式部分記載了加入（c1）和/或（c2）組分之后與不加入這兩種組分的樹脂組合物機械性能的比較數據，數據表明（c1）和/或（c2）組分確實能改善組合物的機械性能。此外，說明書中記載了組分（D）是著色劑等其他常用添加劑。

審查員通過檢索在“第一次審查意見通知書”中確定對比文件1為最接近的現有技術，對比文件1的技術方案中也涉及一種苯乙烯系樹脂組合物，其與權利要求1的技術特征逐一比較之后，在公開了含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物。因此，二者的區別特征就在于權利要求1還是用了其他添加劑（D）。基于這一區別，該申請實際解決的技術問題就是如何改善組合物其他方面的特性，例如色澤。

可見，這種情況就屬于審查員確定的最接近的現有技術。與該申請載明的背景技術相比，現有技術距該申請更近了一步。由于在樹脂組合物中使用著色劑等其他添加劑是本領域常用的，本領域技術人員很容易根據需要選擇加入這些其他的添加助劑，因此，審查員得出權利要求1不具備創造性的結論。

然而，在答復“第一次審查意見通知書”時，申請人將權利要求1改為下述權利要求：

1.一種苯乙烯系樹脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹脂、（B）苯乙烯系樹脂以外的熱塑性樹脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

申請人為什么要刪除“或”的技術方案，保留“和”的技術方案呢？事實上，在該申請的說明書里，申請人特別提及了“通過合并添加（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物，可以降低相分解的相間的界面的自由能，因此可以容易地控制兩相連續結構的結構周期、分散結構中的分散粒子間距離，可以提高樹脂組合物的機械特性等”，并且在實施例中提供了同時使用（c1）和（c2）與擇一等量使用（c1）或（c2）的效果對比數據，該數據證實了同時使用（c1）和（c2）比擇一等量使用（c1）或（c2）的效果有顯著提高。審查員經過再次檢索，沒有檢索到同時使用組分（c1）和（c2）的技術方案，因此認可了該申請的創造性。

從上面的案例可以看出，有時發明創造是分“層次”的。只有全面記載發明的全貌才能使申請人的權利得到充分的保護。如果上述發明的專利申請文件中并未記載同時使用（c1）和（c2）所取得的協同作用，那么審查員會認為對比文件1已經公開了使用（c1）或（c2），本領域技術人員很容易想到同時使用組分（c1）和（c2），從而不認可該申請的創造性。

下面，我們可以從另外一個案例看看如果撰寫時忽略了發明的層次而導致的結果。

【案例2】

某申請權利要求1為：

1.一種共軛二烯烴1/共軛二烯烴2/單乙烯基芳烴的三元無規共聚物的制備方法，其特征在于該三元無規共聚物中二烯烴單元的側基結構含量低，其中聚合物中二烯烴單元的側基結構含量為8%～15%，該方法包括如下步驟：

1）在惰性氣體環境下采用有機鋰為引發劑，以堿金屬醇鹽為助引發劑，在一種或多種烴類溶劑中，不使用路易斯堿類極性添加劑作為結構調節劑，進行共軛二烯單體1/共軛二烯單體2/單乙烯基芳烴單體共聚合，堿金屬醇鹽的用量基于活性鋰的摩爾比為0.025～0.2；其通式為：

R1（R2）（R3）COM（1）

通式（1）中M為堿金屬；R1為C4～C20烷基，C3～C20環烷基或環烯基；R2與R3為直鏈或帶支鏈的C1～C5的烷基……

該申請說明書中記載了其技術重點在于使用了有機鋰與堿金屬醇鹽的二元引發體系，其載明的背景技術是僅使用堿金屬醇鹽作為住引發劑，而沒有披露有機鋰與堿金屬醇鹽的共用，該申請說明書中強調了上述二元引發體系可以實現三元共聚物的無規共聚，并且盡量減少了二烯烴結構單元的側基含量。

然而，審查員在檢索的過程中，檢索到了使用有機鋰與堿金屬醇鹽的二元引發體系用于多種烯烴共聚的對比文件1，并以此作為最接近的現有技術評述該申請不具備創造性，該對比文件1的實施例載明的實驗數據證實了其具有與該申請相近似的技術效果。此時，申請人主張，其具體發現了松油醇鉀的效果明顯優于其他堿金屬醇鹽的效果。經核實，其幾組實施例確實都只使用了松油醇鉀一種堿金屬醇鹽，但在原申請中并沒有記載過松油醇鉀相對于其他堿金屬醇鹽的優異之處，也沒有任何比較數據能夠證明這一主張，加之對比文件1中使用的堿金屬醇鹽的結構也與松油醇鉀相近似，因此，審查員沒有支持申請人的主張。

從這個案例可以看出，雖然該申請的實施例都是圍繞松油醇鉀進行的，隱約能看出其重要性，但是在原申請中并沒有對其進行明確的記載。如果在后續審查過程中再提出這一主張，在缺乏證據支持的情況下，那么是不能被認可的。在該案中，即使申請人嘗試通過提交補充實驗數據的方式主張這一效果，實驗數據也不一定能被接受，需要依據不同的具體情況具體對待。假設申請人確實在申請日之前就已發現了松油醇鉀的優異之處，那么該申請實際上應當分為兩個層次：一是發現了有機鋰與堿金屬醇鹽并用的二元引發體系效果好；二是在前一層次的基礎上又發現了松油醇鉀比其他堿金屬醇鹽效果更好。然而，在撰寫的過程中，申請人在說明書中沒有對發明中客觀存在的第二個層次進行闡述和驗證，加之其選擇的背景技術并不是真正意義上最接近的現有技術，這就很可能導致其權利不能得到應有的保護。

三、總結、分析撰寫中如何把握發明的層次

申請人和審查員所確定的最接近的現有技術是他們評判技術方案創造性時的“立足點”，立足點的不同導致他們對技術方案有不同的評價。在撰寫專利申請文件的過程中，首先需要做好專利查新工作，確保“立足點”的正確；其次，需要展現發明全貌，撰寫時把握好發明的“層次”，并以翔實的數據進行佐證，這樣，能夠避免申請人不必要的權利喪失。具體撰寫時，可注意以下幾點：

（1）發明的層次不僅僅體現在權利要求中，最為重要的是需要在說明書中理清發明的層次，推薦使用以下用語描述發明的技術效果和解決的技術問題：本申請一方面在于……另一方面在于……本發明還在于……。

（2）說明書立足于背景技術，將不同層次的技術效果使用“剝筍式”的層層遞進方式分別進行闡述，井井有條，層次分明。

（3）多使用對比例來體現不同特征的技術效果，尤其多提供一些僅有一兩個變量的平行對比實驗，從而充分證明這一兩個變量能為技術方案帶來何種更佳的技術效果，當這一兩個變量恰恰就是區別特征時，這種實驗結果將成為申請具備創造性的最好證據。

國家知識產權局專利復審委員會。