背景技術(shù)的功能解讀

覃韋斯

背景技術(shù)的功能解讀

覃韋斯★

我國專利申請文件中說明書的背景技術(shù)部分的撰寫質(zhì)量普遍較差，或寥寥數(shù)語，語焉不詳；或者洋洋灑灑，不著邊際。其主要原因在于，背景技術(shù)的官方定位是有利于審查員理解、檢索和審查之用。這種一元化的功能定位影響了申請人的撰寫策略，帶來了負面的影響。本文通過對背景技術(shù)的功能進行多元化解讀，以展現(xiàn)背景技術(shù)長期以來被普遍忽視的多種功能價值，提倡有意識地加以運用，發(fā)揮其積極的作用，最終實現(xiàn)提高我國專利申請文件撰寫質(zhì)量的目的。

背景技術(shù) 撰寫質(zhì)量 一元化 四大功能

一、問題的提出

一項發(fā)明創(chuàng)造要想在我國獲得專利保護，必須首先向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利申請。一份專利申請應(yīng)當包含請求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。其中，說明書是描述發(fā)明創(chuàng)造具體內(nèi)容的技術(shù)文件。說明書的格式已經(jīng)高度八股化①崔國斌.專利法原理與案例 ［M］.北京：北京大學出版社，2012：374.，被明確要求應(yīng)當包含技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、附圖說明和具體實施方式這五部分內(nèi)容。②發(fā)明專利申請如果無附圖，則可以不包括附圖說明，但是實用新型專利申請則必須有附圖及附圖說明。

在專利申請實務(wù)中，由于權(quán)利要求書是界定專利保護范圍的核心文件，因此一直以來都是專利申請文件撰寫的重中之重。說明書由于要滿足充分公開的要求以及為權(quán)利要求提供支持，自然也是撰寫的重點。更確切地說，說明書的上述功能主要是由說明書中的具體實施方式來實現(xiàn)的，因此具體實施方式的撰寫也被視作重點。相較之下，背景技術(shù)的撰寫設(shè)計與構(gòu)思卻被普遍忽視了。

但是，研究美國、德國、日本等專利制度發(fā)達國家的專利申請文件可以發(fā)現(xiàn)，其說明書中尤其是背景技術(shù)部分描述得清楚、完整并富有邏輯，通常會引證一到兩篇對比文件作為背景技術(shù)，除了對背景技術(shù)進行說明性介紹之外，還會客觀地指出背景技術(shù)中存在的問題和缺點以及解決這些問題時曾遇到的困難。總體而言，國外申請人非常重視背景技術(shù)部分的撰寫，而且撰寫質(zhì)量普遍較高。

因此，一個疑問油然而生：與國外相比，我國專利申請文件中背景技術(shù)撰寫質(zhì)量普遍較差的現(xiàn)狀是如何造成的呢？

二、背景技術(shù)現(xiàn)狀的原因分析

《專利法實施細則》第17 條第1 款第（2）項規(guī)定，在背景技術(shù)部分應(yīng)當寫明對發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。由此可見，背景技術(shù)的官方定位主要是有利于審查員理解、檢索和審查之用。這種功能實際上僅僅是從審查員視角展開的“一元化功能”，申請人撰寫背景技術(shù)實質(zhì)上是一種為了便于審查員進行專利審查而需要額外承擔的輔助義務(wù)。但是，在專利審批過程中，審查員與申請人之間存在一種微妙的對抗關(guān)系，申請人非常顧慮如果將背景技術(shù)描述得過于清楚具體就可能使審查員從中找到駁回該專利的線索，這與其希望該專利能夠免遭嚴審、順利被授權(quán)的目的存在直接沖突。與此同時，申請人又囿于《專利法實施細則》和《專利審查指南》④《專利審查指南2010》之前各版，名稱均為“審查指南”，此處為表達方便，統(tǒng)一稱為《專利審查指南》。作為法律法規(guī)和部門規(guī)章對專利申請文件的撰寫具有強制性要求的法律效力。因此，在進退維谷間，申請人普遍采取了故意略寫或泛泛描述的策略，在形式上雖然符合《專利法實施細則》第17條第1款第（2）項的法定要求，但在實質(zhì)上卻背離了其立法初衷。

總之，背景技術(shù)一元化的功能定位影響了申請人的撰寫策略，在很大程度上造成了背景技術(shù)撰寫質(zhì)量普遍較差，桎梏了我國專利申請文件整體質(zhì)量的提高，阻礙了專利制度的健康發(fā)展。要消除這些負面的影響，則需要重新對背景技術(shù)的功能進行深入研究和多元解讀。

三、 背景技術(shù)的四大功能

根據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋，所謂功能是指“事物或方法發(fā)揮的有利的作用、效能”。“法律是功能性的”，⑤（美）理查德·A·波斯納.法理學問題 ［M］.蘇力，譯.北京：中國政法大學出版社，2001：574.《專利法實施細則》第17第1款第（2）項條對背景技術(shù)一元化的功能定位僅僅是其功能的一個側(cè)面而不是全部。只有對背景技術(shù)的功能進行全面多元的解讀，才能真正發(fā)現(xiàn)背景技術(shù)在專利申請文件整個體系中的獨特價值，進而有目的地加以運用，發(fā)揮其積極作用。筆者認為，除了有助于審查員進行專利審查之外，背景技術(shù)至少還具有以下四大功能。

（一）作為發(fā)明人與讀者溝通的橋梁

專利保護的對象是新的發(fā)明創(chuàng)造，是現(xiàn)有技術(shù)中不曾有過的技術(shù)方案，因此它常常走在已有辭典和技術(shù)專業(yè)著作的前面，導(dǎo)致文字表述上的困難。⑥尹新天.專利權(quán)的保護［M］.2版 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2005：311.而讀者看不到發(fā)明創(chuàng)造的實物，需要通過專利申請文件的文字去理解專利的技術(shù)方案，自然是難上加難。但是，發(fā)明人由于長期從事某一領(lǐng)域某一方面的研究，對相關(guān)技術(shù)了解深刻，會認為自己懂的讀者也懂，在說明書中直接寫出發(fā)明的核心部分即可，從而忽略在背景技術(shù)部分對有關(guān)基礎(chǔ)知識、基本概念進行鋪墊介紹，導(dǎo)致讀者對專利技術(shù)方案的理解困難。

例如，“彩鈴業(yè)務(wù)是一項以用戶定制或運營商提供的音樂來代替普通回鈴音的業(yè)務(wù)，但是，在該項業(yè)務(wù)還未普及之時，想必大多數(shù)讀者還不知道彩鈴業(yè)務(wù)是什么樣的業(yè)務(wù)，僅僅從字面上也無法得知該業(yè)務(wù)的定義。如果在撰寫時一上來就撰寫現(xiàn)有技術(shù)中如何實現(xiàn)彩鈴業(yè)務(wù)，那讀者很容易在未明確相關(guān)概念的情況下陷入具體的技術(shù)之中，從而造成閱讀上的困難。相反，如果能在一開始就對彩鈴業(yè)務(wù)有一個準確甚至形象直觀的介紹，將有助于讀者在明確相關(guān)技術(shù)主題的背景下，有方向性的去理解現(xiàn)有技術(shù)及本發(fā)明，并將有助于其快速、準確地理解相關(guān)技術(shù)方案”。⑦王寶筠.淺談背景技術(shù)中的基本概念 ［J］.中國發(fā)明與專利，2010（1）：78.

在專利法的意義上，讀者雖然被假設(shè)為“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”，假定他知曉申請日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)。但是，作出這樣一種假設(shè)的目的在于統(tǒng)一對專利申請的評價標準。在專利實務(wù)中，這個假設(shè)的“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”是由每一位具體、鮮活的審查員或法官去扮演的。例如，對于審查員而言，限于其個人的技術(shù)背景及檢索條件，在現(xiàn)實中要想完美扮演“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角色是有難度的，因此申請人應(yīng)該充分利用背景技術(shù)，消除審查員對該專利技術(shù)的陌生感，降低理解該發(fā)明的難度，從而避免審查程序上的延長，加快專利審批的進程。

讀者閱讀專利申請文件的過程，本質(zhì)上是讀者與發(fā)明人之間進行對話溝通的過程。因此，必須考慮溝通的效果，以免讓讀者產(chǎn)生誤解甚至抵觸的情緒，避免不必要的麻煩。高質(zhì)量的背景技術(shù)可以增強專利技術(shù)的可讀性，讓讀者更加快速、準確、容易地理解發(fā)明實質(zhì)，起到與讀者進行良好溝通的橋梁作用。

（二）作為創(chuàng)造性高度判斷的起點

創(chuàng)造性是一個專利法律術(shù)語，它在不同國家有不同解釋，有發(fā)明高度、創(chuàng)造性步驟、創(chuàng)新性、獨創(chuàng)性、進步性、非顯而易見性之說。⑧馮曉青，劉友華.專利法 ［M］.北京：法律出版社，2010：111雖然表述各異，但其核心都在于對于授予專利的創(chuàng)造性提出了“高度”的要求。所謂“高度”是一個相對概念，是一個涉及遠近高低的距離問題，因此可以將創(chuàng)造性高度理解為一條線段。更具體地說，本發(fā)明的技術(shù)方案是這條線段的終點，而背景技術(shù)則是這條線段的起點。在專利申請實務(wù)中，申請人通常濃墨重彩地對該發(fā)明的技術(shù)方案進行描述，但是對背景技術(shù)卻是一帶而過或者避而不談。這就導(dǎo)致了創(chuàng)造性高度判斷中出現(xiàn)了只有終點，沒有起點或者起點不清楚的情況，極大地影響了專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的自證。反之，申請人如果能夠在背景技術(shù)部分對現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容、缺點或問題進行客觀、清楚、有針對性的描述，則會極大地增加該專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的說服力，獲得良好的效果。

例如，一件實用新型專利申請（申請?zhí)枺?2217448.2）⑨喬清杰.從一件專利撤銷案看背景技術(shù)的重要性 ［J］.發(fā)明與革新，2000（6）：20.，授權(quán)時獨立權(quán)利要求為：“一種皮帶變速器，包括有皮帶輪輪緣、心軸套、鍵及后擋圈，其特征在于在心軸套上裝有滑動塊，輪緣依次與滑動塊及后擋圈固定在一起，輪緣通過滑動鍵使它在心軸套上軸向滑動，在后擋圈和輪緣之間裝有一壓簧。”

無效宣告請求人以該權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性為由提出無效請求，具體理由是：對比文件（專利號：US3180164）涉及一種可變速的皮帶輪裝置，其公開了權(quán)利要求的大部分技術(shù)特征，兩者的區(qū)別在于對比文件中“在后擋圈和輪緣之間裝有兩個壓簧”而權(quán)利要求中“在后擋圈和輪緣之間裝有一個壓簧”。兩者僅僅只是數(shù)量上的差別，該區(qū)別特征是本領(lǐng)域的公知常識。

專利權(quán)人在答辯時指出：本專利在背景技術(shù)部分正是針對對比文件所涉及的技術(shù)進行了描述并指出其存在的問題，即現(xiàn)有技術(shù)中采用兩個壓簧進行施壓很難達到壓力一致，進而發(fā)生由于皮帶邊緣受力不均勻而發(fā)生歪斜，從而加速皮帶的磨損，縮短皮帶的壽命。本實用新型的目的就是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述問題而采用了一個壓簧，利用滑塊把壓簧兩邊的壓力傳遞到皮帶邊緣的兩邊，使施加在皮帶輪緣兩邊的壓力相同，不會出現(xiàn)上述技術(shù)問題，從而大大提高了皮帶的使用壽命。這正是本實用新型的創(chuàng)造性所在，在說明書的有益效果部分也進行了具體說明。

由于在背景技術(shù)部分對現(xiàn)有技術(shù)進行了客觀的描述，實事求是地說明了其存在的不足，從而有針對性地提出了該實用新型的發(fā)明目的，描述了為實現(xiàn)該目的而采用的技術(shù)方案及所獲得的積極效果，所以國家知識產(chǎn)權(quán)局最終作出了維持該專利權(quán)有效的決定。

綜上所述，申請人在撰寫背景技術(shù)時不應(yīng)該僅僅停留在簡單介紹背景技術(shù)的概況上，應(yīng)該進一步地剖析背景技術(shù)中存在的問題和缺點，闡明存在這種問題和缺點的原因以及解決這些問題時曾遇到的困難，從而明確該發(fā)明的技術(shù)方案與背景技術(shù)之間的差距，使審查員和公眾充分認識到跨越該差距所存在的難度，進而為該發(fā)明的技術(shù)方案搭建起良好的創(chuàng)造性高度的平臺。總之，申請人需要重視背景技術(shù)可以起到固定創(chuàng)造性的起點，凸顯創(chuàng)造性高度，削弱“事后諸葛亮”的不利影響的積極作用。

（三）作為解釋權(quán)利要求的依據(jù)

《專利法》第59條第1款規(guī)定：“發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。”該條明確規(guī)定了說明書可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容，其中并未限定說明書中的哪一部分可以用于解釋。所以在解釋權(quán)利要求時，應(yīng)當將說明書作為一個整體來考慮，即以說明書所公開的全部技術(shù)內(nèi)容為依據(jù)，而不應(yīng)當僅局限于具體實施例，還應(yīng)當考慮說明書的其他部分，例如，說明書中背景技術(shù)部分所記載的內(nèi)容同樣可以用來解釋權(quán)利要求。⑩張榮彥.機械領(lǐng)域?qū)＠暾埼募淖珜懪c審查［M］.3版.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：254-255.

在“具有寬視野的潛水面罩”實用新型專利權(quán)無效行政訴訟案中，?參見北京市第一中級人民法院（2002）一中行初字第523號行政判決書和北京市高級人民法院（2003）高行終字第38號行政判決書。法院判決的要點是：在該專利的背景技術(shù)中，既有采用平面鏡片也有采用曲面鏡片的，但要實現(xiàn)該專利的目的，克服背景技術(shù)中存在的缺陷，該專利的技術(shù)方案必然要采用平面鏡片的技術(shù)特征。因此可以確定該專利的基本構(gòu)思就是要用平面鏡片代替曲面鏡片，或者說曲面鏡片正是該專利所要避免使用的，所以權(quán)利要求書中的“鏡片”一詞應(yīng)該解釋為平面鏡片。

權(quán)利要求是一種語言文本，在對權(quán)利要求進行解釋時，背景技術(shù)與發(fā)明內(nèi)容、具體實施方式等共同構(gòu)成了權(quán)利要求的語境。權(quán)利要求所表達的技術(shù)方案必須通過其所在的語境去理解，而不能脫離語境對權(quán)利要求進行孤立的、字面含義的解釋。因此，背景技術(shù)的內(nèi)容對如何解釋權(quán)利要求有著重要的影響。

（四）作為說明書充分公開的補充

申請人要想就自己的發(fā)明創(chuàng)造申請獲得專利權(quán)，就必須以向公眾公開自己的技術(shù)方案為前提條件，這就是所謂“以公開換得保護”的原則。?尹新天.中國專利法詳解 ［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：35.《專利法》第26條第3款規(guī)定了說明書的公開必須達到清楚、完整，以使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，即提出了充分公開的標準。說明書公開不充分是專利申請被駁回及專利權(quán)被無效的理由。背景技術(shù)作為說明書的有機組成部分自然需要為說明書達到充分公開的標準提供支持，而這一點在專利申請實務(wù)中卻容易被忽略，從而導(dǎo)致嚴重的后果。

例如，在后申請（申請?zhí)枺?00910057173.6）在背景技術(shù)中引證了同一申請人的在先申請（申請?zhí)枺?00810207288.4）作為引證文件，在后申請的申請日為2009年5月5日，在先申請的申請日為2008年12月18日，但在后申請的公開日為2009年10月7日，在先申請的公開日為2009年11月11日，即引證的在先申請的公開日晚于在后申請的公開日。?王勇，方波，陳輝.原申請未涉及單一性的分案申請的典型案例探討 ［J］.中國發(fā)明與專利，2012（11）：93.根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，在這種情況下，在后申請將視為沒有記載所引證的在先申請的內(nèi)容。申請人原以為在先申請已經(jīng)對“抗衡閥”進行了詳細的描述，在后申請當然可以引證在先申請，因此在后申請對該相同的技術(shù)特征就沒有再進行描述。然而，“抗衡閥”是實現(xiàn)在后申請“平衡閥”功能的必要技術(shù)特征，由于在后申請的說明書中缺乏對“抗衡閥”的具體結(jié)構(gòu)及與其他部件之間的連接關(guān)系的說明，同時“抗衡閥”也不是本領(lǐng)域的公知常識。因此，審查員根據(jù)《專利法》第26條第3款的規(guī)定駁回了在后申請。

背景技術(shù)雖然不涉及發(fā)明人對相關(guān)技術(shù)所作出的貢獻，但往往含有構(gòu)成該發(fā)明的一些必要技術(shù)內(nèi)容，這些內(nèi)容的缺失將影響說明書的充分公開，進而影響專利申請的授權(quán)。因此，在專利實務(wù)中，提倡在說明書背景技術(shù)部分不但將引證文件列出，而且還將該文件中與本申請?zhí)貏e相關(guān)的部分采用直接撰寫的方式詳細寫入背景技術(shù)中，作為說明書充分公開的有效補充。

四、結(jié) 語

長期以來，背景技術(shù)一元化的功能定位遮蔽了背景技術(shù)其他功能的價值，使申請人容易將背景技術(shù)視為對自身不利的因素，進而忽視了背景技術(shù)的撰寫，影響了專利申請文件的整體質(zhì)量，并在專利申請實務(wù)中引發(fā)了諸多問題。本文通過對背景技術(shù)進行多元化的功能解讀，展現(xiàn)了背景技術(shù)除了有助于審查員進行專利審查之外，還至少具有的四大功能：即可以作為發(fā)明人與讀者溝通的橋梁，作為創(chuàng)造性高度判斷的起點，作為解釋權(quán)利要求的依據(jù)以及作為說明書充分公開的補充。希望這些功能能夠在專利申請實務(wù)中得到有意識的運用，發(fā)揮其積極的作用。

上海申湖律師事務(wù)所。