探索涉外定牌加工商標侵權問題的解決路徑

屈嬌

摘 要：涉外定牌加工是我國對外貿易中的一種重要方式，如何對待涉外定牌加工中的商標侵權問題，在理論界和司法實踐中存在巨大爭議。因此，采用中外法律比較的研究方法以及對“PRETUL”涉外定牌加工案及域外案件分析的實證分析法進行具體分析，認為涉外定牌加工中的商標侵權問題應當考慮商標法域外適用因素、個案情況及利益平衡原則，進而對此類問題的解決提出合理建議。

關鍵詞：涉外定牌加工；商標侵權；地域性；利益平衡

中圖分類號：D923.43 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）16-0191-03

引言

2015年11月26日，最高人民法院對“PRETUL”涉外定牌加工案做出了再審判決，認定涉外定牌加工不構成商標侵權。有學者認為，最高院的做法結束了涉外定牌加工裁判理由的亂狀并對此類案件具有重大指導意義[1]。但是，從最高院的判決書中一方面可以看出其僅僅考慮在“我國領域內”，在判斷涉外定牌加工是否構成商標侵權時域外適用因素被忽略；另一方面可以看出最高院僅通過對“商標使用”的解釋就認定涉外定牌加工不構成商標侵權是一種“一刀切”的做法，除此之外，最高院還弱化了此案中涉及到的惡意搶注問題。

在知識產權與國際貿易和投資關系日益密切的現代[2]，嚴格采用地域性規則僅能保護在我國境內注冊的商標而無法有效解決境外商標侵權問題，這樣做無法有效維護我國在國際貿易中的利益，同時如果采取“一刀切”的辦法來認定涉外定牌加工中的商標侵權問題則不利于審判結果的公平公正。因此，要想有效合理地解決涉外定牌加工中的商標侵權問題，適當考慮商標法的域外適用因素和個案的具體情況是十分必要的。

一、涉外定牌加工中的商標侵權問題分析

1.商標法域外適用因素的考慮。從2001年美國耐克與我國嘉興銀興制衣廠商標糾紛案（深中法知產初字第55號書）、2008年上海申達電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司商標侵權糾紛案（滬中民五（知）初字第317號書）和2014年的PRETUL涉外定牌加工商標侵權等案（最高法民提字第38號書）涉外定牌加工商標侵權問題在我國司法實踐中采用嚴格地域性的情況較多。但是隨著經濟全球化的發展，嚴格適用商標法的地域性是不利于我國對外貿易發展的，在國際貿易交往頻繁的現代社會，生產、銷售環節應該在全世界范圍內考慮。因此，在涉外定牌加工問題上考慮商標法的域外適用因素是非常必要的[3]。

首先，有學者認為過分強調商標法的地域性有可能產生不公平、不公正的結果，同時也不利于知識產權保護的國際協調[4]。例如，在佳選企業服務公司商標駁回復審案中（最高法行提字第9號書），最高院如果根據商標法的“嚴格地域性”僅考慮商標在國內的使用情況，而不考慮申請商標在國際上的知名度問題，那么審判的結果則無法完全維護商標權人的合法利益。

相反，有學者認為：“在中國受托加工的‘貼牌產品，只有在進入目的國境內市場時，才涉及是否侵犯改過商標權的問題，而此時是否侵權自有外國的執法司法機關去處置，不涉及中國為造假地問題。”[5]也就是說，其認為由于這些產品不在中國境內銷售，因此我國司法或執法部門對涉外定牌加工中的侵權產品無須在生產環節和運輸環節進行干涉，產品只要進入目的國自會由當地的執法司法機關解決。這種將商標權人的合法利益寄托在境外執法部門身上的觀點是片面的并且不符合現實的。對于在國內加工并銷往境外的侵權產品商標權人無權要求停止生產該產品，那么這不但會嚴重損害商標權人的利益，而且會讓更多的侵權人把境外市場作為躲避法律制裁的避風港。

其次，與我國不同的是，美國在涉外定牌加工的商標侵權問題上考慮了商標法域外適用因素。美國不僅是世界第一經濟強國，而且是當今世界創新能力最強并且最注重知識產權保護的國家，這不僅與美國的經濟和管理制度密切相關，知識產權制度更是在其中發揮了重要作用[6]。如美國貿易法中“301條款”及相關條款其實質是借助貿易關系，使美國國內法得到域外實施，保障美國的知識產權在國外得到有效的保護，保障那些依賴于知識產權保護的美國人公平有效地進入外國市場[7]，1986年《美國對外關系法第三次重述》的401條通過立法、行政命令等方式使商標法的相關規定得到域外適用[8]，以及美國海關條例第133.23條款明確規定平行進口問題適用邊境保護[9]。這些法律條款不僅說明美國在相同問題上考慮域外因素，并且也說明商標法的地域性在美國呈減弱趨勢。除此之外，在美國的具體案例中也體現了對商標法域外適用的確認。如1952年的Steele v.Bulova Watch Co.案（Steele v.Bulova Watch Co.344U.S.280），1983年的American Rice，Inc.v.Arkansas Rice Growers Co-op.Assn案（Am.Rice，Inc.v.Ark.Rice Growers Coop.Assn，701 F.2d 408）以及2005年的McBee v.Delica Co.Ltd.案（McBee v.Delica Co.Ltd.417 F.3d 107，

126，75 U.S.P.Q.2d 1609）等等美國最高法院在這些案件中認定“蘭哈姆法”對商標的保護效力可以在特定的情況下進行域外適用。

值得注意的是，美國商標法域外效力的適用是有條件的而不是全面適用于此類案件中的。如2005年Mc Bee v.Delica Co.案（Mc Bee v.Delica，Co.，417 F.3d 107）和1977年的Wells Fargo & Co.v.Wells Fargo Exp.Co.案（ells Fargo & Co.v.Wells Fargo Express Co.，556 F.2d 406）等案中美國法院對域外適用都規定了適用條件，如是否對美國貿易產生實質的影響，是否與外國商標法存在沖突，被告是否具有美國國籍等等。美國有效、合理的知識產權立法使得美國成為知識產權強國并且增強了其在國際市場上的競爭力。因此，為了我國對外貿易的良好發展，美國考慮商標法域外適用的辦法值得我國借鑒。

2.涉外定牌加工的商標侵權問題應依個案情況進行判斷。一方面，在認定涉外定牌加工中的“商標使用”問題上學者們存在不同的觀點。有學者認為：“涉外定牌加工無論是加工制造行為還是出口行為，都屬于商標專用權（獨占權）可以控制的行為。涉外定牌加工產品雖然用于出口，但不屬于國境貨物，因此仍可以被認為屬于在商業交易中的商標使用。”[10]也有學者在“商標使用”的定性問題上認為：“從商標權的標識權屬性看，不構成侵權的認識并非沒有道理。”[11]還有學者認為應該根據個案情況而定，對于涉外定牌加工中的行為是否構成侵權要綜合考慮以下因素：委托方是否允許加工方銷售其產品；加工方是否擅自銷售所加工的產品或者擅自銷售因質量原因被退回或拒收的產品；委托方是否是商標權利人或授權人[12]。涉外定牌加工按照委托方和加工方的國別、授權范圍和雙方之間的環節層次等不同標準可以分為多種類型，因此涉外定牌加工是否構成商標侵權問題不能一概而論，而要根據不同案件的不同情況進行判斷，最后一種觀點較合理。另一方面，從司法實踐中也可以看出對于涉外定牌加工中的商標侵權問題我國各地法院采取了不同的態度。如在瑞寶國際貿易有限公司市訴永勝軸承有限公司侵犯商標專用權糾紛案中，寧波市中級人民法院和浙江省高級人民法院均認為構成商標侵權。而在義烏市聚寶不服工商行政處罰案和JOLIDA電子器材商標侵權糾紛案中，法院認定涉案的“定牌加工行為不構成商標侵權”[13]。在年年紅國際食品有限公司與德國舒樂達公司、廈門國貿實業有限公司侵害商標權糾紛上訴案（閩民終字第378號書）中法院考慮了“誠實信用”與“公序良俗”兩個因素。與PRETUL商標案中最高院做法不一樣的是，以上法院除了考慮對“商標使用”的解釋外，還依個案情況考慮了委托方與加工方之間訂立合同的性質，加工方與委托方是否正確履行義務，是否有違背誠實信用原則的惡意搶注行為等因素。

綜上，最高院在PRETUL商標侵權案中認定涉外定牌加工不夠成商標侵權的說法不具有普遍指導意義，對于涉外定牌加工中的商標侵權問題要依個案情況而定，不能一概而論。

二、涉外定牌加工中商標侵權問題的完善建議

首先，我國商標法應堅持地域性為原則，域外適用為例外的一般準則[14]。通過美國的司法實踐可以看出商標法的域外適用是有條件的，那么我國可以借鑒美國的做法，通過在個案中考慮對我國貿易的影響程度和被告國籍等因素，在涉外定牌商品在目的港或銷售國仍構成商標侵權的時候，出于對國家利益的維護而對該侵權行為進行有效打擊。

其次，要綜合考慮個案的合同、當事人審查義務等多種因素。第一，由于涉外定牌加工有多種類型，因此法院在審理此類案件時首先要正確區分涉外定牌加工的類型。第二，進一步審查雙方所簽訂的合同的真實性和有效性，雙方是否存在不履行或不適當履行合同的情況，除此之外還要適當考慮雙方在簽訂合同時是否存在違背誠實信用原則或者公序良俗等情況。第三，審查加工方有無盡到必要的審查義務，這不僅能正確認定涉外定牌加工的商標侵權問題，而且還可以合理有效確定雙方責任的大小。

最后，堅持利益平衡原則。TRIPS協定第7條明確規定：“知識產權的保護和執法應當有助于技術創新以及技術轉讓和傳播，有助于技術知識的創作者和使用者相互收益并且是以促進社會和經濟福利的方式，以及有助于權利和義務的平衡。”[15]因此，在個案中應當堅持利益平衡的基本原則合理分配侵權責任和賠償責任的大小，決不能將天平傾向濫用權利和破壞公共利益的一方。

結論

涉外定牌加工在我國對外貿易中所占的重要比重意味著其也不可避免的面臨商標侵權問題，對此類問題的判斷不能一概而論。我國要在借鑒美國解決此類問題的同時結合本國國情，堅持商標法地域性原則為主，域外適用原則為輔，同時在面對不同案件時依個案情況判斷，堅持利益平衡原則，綜合考慮以上因素來有效維護我國企業在對外貿易中的正當利益。雖然涉外定牌加工在我國對外貿易中有很大的比例，但是隨著互聯網及其他科學技術的發展，提高企業的自主創新能力，才更符合我國的長久利益。