淺析專利獨(dú)占使用條款在合作開發(fā)合同中的問題

秦龍秋

摘要：合作開發(fā)是高校、科研機(jī)構(gòu)普遍采取的合作方式。在高校和科研機(jī)構(gòu)具有技術(shù)資源而缺乏技術(shù)成果轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)，而企業(yè)需要科技成果研發(fā)新產(chǎn)品、提高經(jīng)濟(jì)效益的矛盾下，雙方采取合作方式是共贏的選擇。但是由于合作開發(fā)合同條款約定得不明確，在實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)問題，阻礙技術(shù)開發(fā)合作的進(jìn)行。文章通過案例對(duì)“獨(dú)占使用”問題提出了改善建議。

關(guān)鍵詞：技術(shù)開發(fā)合同；專利獨(dú)占；獨(dú)占使用條款；利益補(bǔ)償；技術(shù)成果轉(zhuǎn)化 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

中圖分類號(hào)：D923 文章編號(hào)：1009-2374（2016）16-0190-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.16.093

“獨(dú)占使用”普遍存在專利許可合同之中，是專利被許可人與專利授權(quán)人協(xié)商之后確定的專利授權(quán)使用條款，目的在于使被許可人的利益達(dá)到最大化——被許可人在一定范圍內(nèi)單獨(dú)使用該專利。這是專利權(quán)人運(yùn)用專利權(quán)的方式之一，體現(xiàn)為專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓專利財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)家授權(quán)被許可人使用其專利。因?yàn)閷＠麢?quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有無形性，不像一般有形財(cái)產(chǎn)那樣，就單一物只能實(shí)現(xiàn)一個(gè)許可他人占有使用權(quán)。所以，被許可人為了避免這種情形，在簽訂專利許可合同時(shí)往往采用獨(dú)家許可的方式，有合同的約束力可以避免專利權(quán)人就一項(xiàng)專利許可多人使用。

與專利許可合同不同，在專利合作開發(fā)合同中，合同雙方關(guān)注得更多的是“開發(fā)”的權(quán)利義務(wù)分配問題，而對(duì)“開發(fā)”之后的權(quán)利義務(wù)規(guī)定不夠詳細(xì)，容易造成合同漏洞，使雙方的權(quán)利義務(wù)、利益分配出現(xiàn)不明確的現(xiàn)象。究其原因，主要有如下兩個(gè)方面：一方面是因?yàn)楹献鏖_發(fā)成果尚不確定，存在研發(fā)不成功的風(fēng)險(xiǎn)，所以合同雙方對(duì)尚未確定研究成果的利益分配不會(huì)過于具體約定；另一方面是合作強(qiáng)勢(shì)方有意為之，其在關(guān)鍵條款留下漏洞，如果遇到糾紛便利用其優(yōu)勢(shì)地位迫使合同相對(duì)人妥協(xié)。對(duì)于第二種情形，經(jīng)常出現(xiàn)在具有資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)合作方與高校或科研單位的合作中。而對(duì)于“獨(dú)家使用”條款就屬于看似一般卻是非常重要的條款，不謹(jǐn)慎對(duì)待就可能發(fā)生合同風(fēng)險(xiǎn)，如下例：

某研究所與某公司2011年就研制一臺(tái)設(shè)備簽署合作開發(fā)合同。在雙方簽署合同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款中，雙方約定所執(zhí)行合同產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸雙方所有，雙方共同申請(qǐng)專利，其中專利所有權(quán)歸雙方共同共有，某公司擁有獨(dú)家使用權(quán)，但是沒有對(duì)專利實(shí)施、許可或轉(zhuǎn)讓所獲得的收益分配進(jìn)行約定。2015年，研究所已交付原理性樣機(jī)，甲公司已支付部分合同款項(xiàng)，現(xiàn)雙方協(xié)商終止履行原合同。但是，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議共同申請(qǐng)?jiān)摵献鏖_發(fā)技術(shù)的兩項(xiàng)發(fā)明專利，約定由研究所負(fù)責(zé)專利申請(qǐng)手續(xù)、文件撰寫和提交，某公司負(fù)責(zé)專利申請(qǐng)及維持費(fèi)，原合作開發(fā)合同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款繼續(xù)有效。

本案中，雙方簽訂的合同屬于合作開發(fā)合同，從合同的內(nèi)容上看，沒有違反國家法律和法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。研究所實(shí)質(zhì)上看似擁有專利所有權(quán)，但“獨(dú)家使用權(quán)”的規(guī)定，使研究所不能實(shí)施也不能許可該專利技術(shù)。因此，合同中關(guān)于技術(shù)成果歸屬和使用的規(guī)定，對(duì)于研究所是不公平的，同時(shí)這一約定也并不違反法律法規(guī)的規(guī)定，亦很難構(gòu)成“顯失公平”或“重大誤解”，研究所沒有充分理由申請(qǐng)撤銷或變更合同。

根據(jù)《合同法》三百四十條規(guī)定：“合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有。當(dāng)事人一方轉(zhuǎn)讓其共有的專利申請(qǐng)權(quán)的，其他各方享有以同等條件優(yōu)先受讓的權(quán)利。”在本案中，某研究所和某公司約定，研究所的主要義務(wù)是負(fù)責(zé)樣機(jī)研發(fā)，其將樣機(jī)交付對(duì)方，某公司參與后續(xù)設(shè)計(jì)研發(fā)。對(duì)于成果歸屬，某研究所和某公司約定“因履行本合同所產(chǎn)生，并由雙方分別獨(dú)立完成的技術(shù)成果及其相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及最終研究開發(fā)成果及其相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利，雙方共同享有申請(qǐng)專利的權(quán)利”。因此，從雙方的約定來看，僅僅是對(duì)專利申請(qǐng)權(quán)的歸屬有約定，而沒有明確約定雙方對(duì)該成果在申請(qǐng)專利后的運(yùn)用所獲得收益如何分配，這為合同的順利履行留下了隱患。

但是，某研究所和某公司對(duì)專利權(quán)取得后的使用方式卻是有約定的。雙方約定專利的所有權(quán)由某研究所和某公司共同擁有，某公司擁有獨(dú)家使用權(quán)。按照上述約定，如果雙方共同申請(qǐng)專利，其權(quán)利的分配和行使的主要法律依據(jù)是《專利法》第十五條規(guī)定：“專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)的共有人對(duì)權(quán)利的行使有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者以普通許可方式許可他人實(shí)施該專利；許可他人實(shí)施該專利的，收取的使用費(fèi)應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。除前款規(guī)定的情形外，行使共有的專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意”。根據(jù)該條規(guī)定，在專利共有的情況下：一種情況是，如沒有相反的約定，各共有人可以單獨(dú)實(shí)施共有的專利權(quán)。其使用該專利所取得的收益，不必向其他共有人分配；另一種情況是，如沒有相反的約定，共有人可以單獨(dú)以普通許可的方式許可他人實(shí)施該項(xiàng)專利，許可他人實(shí)施該項(xiàng)專利的，所獲得的利益應(yīng)當(dāng)在共有人之間分配。本案的合同中雖然約定某公司擁有獨(dú)家使用權(quán)，但是其中“獨(dú)家使用權(quán)”的說法是不規(guī)范的。而某公司可能會(huì)據(jù)此主張，研究所無權(quán)單獨(dú)以普遍許可的方式許可他人實(shí)施該專利。因?yàn)椤蔼?dú)家使用”的約定，就是排除其他人可以使用，包括許可他人使用。研究所如許可他人使用，可能會(huì)被認(rèn)定無權(quán)許可，違反合同約定。對(duì)于某公司“獨(dú)家使用”后的收益，合同中并沒有約定由雙方分享，如前所述法律也沒有規(guī)定。因此如果研究所向某公司主張分配某公司的收益，是沒有法律和合同依據(jù)。這就造成研究所雖然是專利權(quán)人，但實(shí)際上卻沒有享受到專利權(quán)所帶來的收益。所以對(duì)于某研究所而言，為避免自身利益受損，可以與某公司協(xié)議做如下兩種方式的彌補(bǔ)：第一種方式是與某公司解除合同。《合同法》第九十一條規(guī)定：“有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：（二）合同解除。”第九十三條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。”第九十七條規(guī)定：“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。”因此，如果某研究所與某公司解除合同，就可以不按原先合同的規(guī)定將發(fā)明創(chuàng)造成果歸雙方共有。某研究所可以將自己完成的發(fā)明創(chuàng)造單獨(dú)申請(qǐng)專利而獲得專利所有權(quán)。但如果就已經(jīng)交付的樣機(jī)申請(qǐng)專利，如果該樣機(jī)已經(jīng)公開，會(huì)存在專利申請(qǐng)不符合新穎性的危險(xiǎn)。第二種方式是雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，就專利申請(qǐng)后事宜以及授權(quán)后的專利權(quán)權(quán)利和收益分配重新約定。

因此，為避免糾紛，在合作開發(fā)合同簽訂之時(shí)，雙方應(yīng)該明確權(quán)利義務(wù)，特別是合作開發(fā)成果的歸屬與利益分配問題，避免權(quán)益分配不均衡而導(dǎo)致合作的不快。特別是對(duì)于“獨(dú)家使用”這樣不規(guī)范的條款，雙方應(yīng)該本著誠實(shí)、公平的原則，在訂立的專利合作開發(fā)合同中不使用“獨(dú)家使用”這樣不規(guī)范的條款，如果協(xié)商之后“獨(dú)家使用”很有必要，可以在約定“獨(dú)家使用”后給對(duì)方予以補(bǔ)償，例如一次性支付補(bǔ)償金、按照收益比例補(bǔ)償。這時(shí)應(yīng)該進(jìn)一步明確約定收益的計(jì)算方式，同時(shí)約定查賬權(quán)，或者約定必要時(shí)由第三方核算收益數(shù)額。“獨(dú)家使用”條款雖然只是合作開發(fā)合同中的一個(gè)條款，但卻會(huì)危及整個(gè)合同的履行，所以合同雙方應(yīng)以審慎的態(tài)度對(duì)待合同的每一條款。總之，只有做到共同開發(fā)共享成果收益，科研合作開發(fā)才能保持蓬勃的生命力。