企業訴他人專利侵權時需要注意的幾點問題

摘 要 文章指出企業在提起專利侵權訴訟前應當充分做好準備，首先確認企業擁有的專利權的穩定性和實際保護范圍，查明涉嫌侵權方是否擁有在先相關專利，充分利用訴前證據保全等手段收集好一切證據，選擇對自己有利的管轄法院，做好詳細侵權分析并根據所獲得的證據確認最佳賠償額計算方式，即使最后和解也規定好防止侵權方再次侵權的舉措。

關鍵詞 專利侵權 專利保護范圍 和解

作者簡介：劉迎春，機械設計及理論（機器人學）工學博士，金杜律師事務所，專利部顧問、專利代理人。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.426

隨著國家知識產權戰略的全面展開以及各級政府部門對企業的專利申請等方面的大力資助，中國企業的專利申請量越來越大，質量越來越高，企業的專利保護意識也越來越強，相關的專利侵權訴訟等越來越多。筆者前些天曾讀到一篇趣文“專利維權路上的九九八十一難” ，說是趣文，卻也透露出企業維權過程中的難題。筆者僅在此就企業發現他人涉嫌侵犯專利權到法院提起訴訟時應當注意的一些問題進行介紹。

一、首先確認企業擁有的專利權的穩定性和實際保護范圍

企業在發現他人涉嫌侵犯自己的專利權時，要慎發警告函，首先確認自己擁有的專利權的穩定性和實際保護范圍。

眾所周知，發明專利經過實質審查才得以授權，穩定性較好，但是由于在審查過程中檢索手段有限并且檢索并非窮盡性的，存在漏檢的可能，實際中可能存在破壞發明專利的專利性的文獻。而實用新型和外觀設計專利由于只要初審合格即可授權，穩定性相對較差。因此，在起訴他人侵權之前，企業首先應對自己專利權的穩定性做個評估。可以請專業機構對發明專利做無效目的檢索，請求國家知識產權局出具實用新型和外觀設計專利的檢索報告/專利權評價報告。

在筆者代理的一家國內大型企業被訴外觀設計專利侵權案件中，對方是國內另一家大型企業，但是顯然在提起侵權訴訟之前對方企業并未考慮其外觀設計專利的穩定性問題，我們很快檢索到了破壞其專利性的文獻，馬上提起無效宣告請求。而且后續過程中通過國家知識產權局網站的信息來看，后來可能按照法院要求，對方企業在侵權訴訟過程中請求國家知識產權局出具了專利權評價報告，該專利權評價報告的結果和我們的檢索結果相同，均顯示該外觀設計專利的外觀設計與所檢索到的文獻的外觀設計相同相近似，這是對方企業的一個重大失誤。如果檢索報告/專利權評價報告顯示專利權不穩定，盡量不要訴他人侵權，以免白白耗費精力和金錢還喪失專利權。

檢索報告/專利權評價報告不僅可以在最初階段幫助企業判斷自身實用新型和外觀設計專利是否穩定，還可以在侵權訴訟過程中防止法院中止審理侵權訴訟。

根據最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定 （以下簡稱若干規定），法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，法院應當中止訴訟，但是如果原告出具的檢索報告或專利權評價報告未發現導致實用新型或外觀設計專利權無效的事由的，法院可以不中止訴訟。可見，事先判斷企業自身專利的穩定性非常重要。

二、查明涉嫌侵權方是否擁有在先相關專利

企業在訴他人專利侵權之前，要知己知彼，除了判斷企業自身專利的穩定性外，還應查明涉嫌侵權方是否擁有在先相關專利。

在筆者代理的一件案件中，一家國內企業發現他人涉嫌侵權，于是請我們進行侵權分析比對，結果我們發現對方企業網站內容顯示，對方企業也擁有自主知識產權，經過具體檢索查詢，發現對方企業也擁有多項專利技術，其中三項專利的申請日還在筆者客戶的專利的申請日和公告日之前。結果分析過程中改變了思路，變為分析筆者客戶是否涉嫌侵犯對方企業專利權。

在打響專利侵權之戰之前，一定要知己知彼，不要漏掉查詢對方是否擁有在先相關專利。

三、選擇有利的管轄法院

根據若干規定，因侵犯專利權行為提起的訴訟，既可以由侵權行為地法院管轄，也可以由被告住所地法院管轄。對于企業而言，跨省市訴訟總不如在自家門前訴訟來的舒服，不是單純考慮地方保護，而是可以避免異地公證、削減差旅費等，由此省去很多不必要的麻煩。

由于侵權行為地包括了被訴侵權產品/依照專利方法直接獲得的產品的許諾銷售、銷售行為實施地以及侵權行為的侵權結果發生地，在發現他人涉嫌侵權、企業已經做好自身專利穩定性分析等準備后，可以考慮通過選擇侵權產品銷售地來確定管轄法院。不過要記得在購買時做好公證手續，對購買時間和地點、購買者、銷售者、購買的侵權產品信息等進行固化，以便進行最有力的舉證。

四、進行侵權分析并確認賠償額計算方式

在公證購買多套侵權產品后，企業可以在公證員的見證下對其中一套侵權產品進行拆解，將侵權產品的特征和企業專利的保護方案的各個特征逐一進行對比，將詳細比對分析附在起訴狀中。同時，企業需要在起訴狀中根據先前所收集的相關侵權證據來確認賠償額。

可以說，賠償額的確定是非常重要和關鍵的一步。企業維權不能贏了官司輸了錢。

我國目前專利侵權賠償額的確定還是采用“填平原則”，沒有懲罰性賠償。根據專利法 ，侵犯專利權的賠償額的計算方式是依照權利人的損失、侵權人獲得利益和參照專利許可使用費的順序進行的，最后可以考慮法定賠償額。

如果企業不積極舉證，很可能得不到合理的賠償。企業可以借助諸如被訴侵權方的海關進出口數據、醫療器械申報資料、行業報刊關于產能產量的報道等等確認的被訴侵權方的侵權產品的產量來確定最終賠償額。

另外，如果企業無法就自己的損失、侵權方獲得的利益等進行舉證，但是曾經與其他企業簽訂過專利實施許可合同，可以準備好相關證據提供給法院，請法院參照專利許可使用費來確定賠償額。如果之前被訴侵權方曾經和企業有過專利侵權糾紛，曾就侵權賠償額等作出事先或事后約定的，也可以將相關協議提供給法院來確定賠償額 。如果窮盡自己所能，企業仍不能確定，可以考慮證據保全。

五、關于訴前禁令和訴前證據保全

在發現專利被侵權向法院起訴到法院作出判決，往往需要很長的時間，尤其是如果在遇到對方提出專利無效宣告請求致使法院中止審理等情況時，整個過程往往要數年時間。對于一些涉及電子產品等更新換代極快的專利而言，數年時間產品可能都已經從市場上消失了。而且在實踐中，侵權方可能早已轉移侵權設備、模具、毀壞賬簿等。

因此，在正式提起訴訟之前，首先要考慮以侵權方的商業信譽來看，是否會轉移賬簿、銷毀證據等。如果有必要，則向法院申請訴前禁令和/或訴前證據保全。

現行專利法 已經對侵犯專利權的訴前臨時措施和訴前證據保全進行了規定，為了防止侵權方毀壞證據或者避免進一步擴大損失，企業如果認為對方侵權的證據確鑿，為避免不及時制止造成難以彌補的損害或者為了防止證據滅失或之后難以取得，企業在提供擔保的條件下，可以申請法院采取訴前責令停止有關行為的措施或者證據保全的措施。

特別注意的是，企業在申請法院采取以上措施之前，自身一定注意信息不要提前泄露給涉嫌侵權方，諸如不要召開新聞發布會、不要提前告知涉嫌侵權方自己要對其采取措施等。實踐當中就有企業在向法院申請訴前證據保全之前，已經向涉嫌侵權方發出警告函的情況。

另外，專利法中規定的很清楚，企業在申請訴前禁令或者訴前證據保全時必須提供擔保，如果不提供，則法院駁回申請。訴前禁令和訴前證據保全的擔保費用通常都不低，一旦申請錯誤，需要用這個費用賠償被申請人為此所遭受到的損失。前些天北京知識產權法院作出的“中國好聲音”案訴前保全裁定 ，被媒體炒得沸沸揚揚。雖然該案是商標案，但是也給專利侵權案件的訴前禁令和證據保全的擔保提供了借鑒。在該案中，唐德影視向北京知識產權法院提供了3000萬現金擔保，后續提供了一億元的責任擔保函。

提交法院的保證方式主要為保證金、土地或房產等不動產以及銀行保函、信用擔保。企業如果自有資金周轉不開，可以請求銀行出具銀行保函。

此外，企業還可以利用訴訟保全責任保險，由保險公司為被保險人的保全申請提供擔保，對于保全錯誤造成的損失，由保險公司進行賠償。目前很多法院對此予以認可。

六、關于和解

筆者曾經和多個客戶的法務溝通過，很多大型企業對于企業專利被侵權十分頭痛，不訴會導致被侵權的情況越來越嚴重，訴的話依照目前的維權成本和賠償額來看，維權常常耗時費力，企業往往被搞得疲憊不堪。對此，企業可以在訴訟過程中考慮和解。

企業在訴訟過程中要選好和解的時間點，和解談判過程中應充分表明企業必定勝訴的優勢，可以在和解協議中約定好侵權賠償額和/或今后應支付的專利實施許可使用費，可以在和解協議中規定如果今后再發生相同的侵權如何處理以及約定再發生侵權情況的賠償額 。

綜上所述，企業在提起專利侵權訴訟前應當充分做好準備工作，首先確認企業擁有的專利權的穩定性和實際保護范圍，查明涉嫌侵權方是否擁有在先相關專利，充分利用訴前證據保全等手段收集好一切證據，選擇對自己有利的管轄法院，做好詳細侵權分析并根據所獲得的證據確認最佳賠償額計算方式，即使最后和解也規定好防止侵權方再次侵權的舉措。

注釋：

王梨華.專利維權路上的九九八十一難.http：//www.hfipl aw.cn/？ p=13839.

最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定.國家知識產權局網站.http：//www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/sfjs/200804/t20080415_377922.html.

中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則（第1版）.知識產權出版社.2010.19-20.

何鵬.專利權糾紛當事人的約定可作為賠償數額的依據.中國法院網.http：//www.chinacourt.org/article/detail/2014/05/id/1290145.shtml.

“中國好聲音”被裁定禁用？唐德交了一億三的保全費讓燦星遭遇最大危機.華爾街見聞.http：//wallstreetcn.com/node/250818.