專利侵權糾紛中的現有技術抗辯與抵觸申請抗辯對比

【摘要】：2013年6月20日，陳劍向浙江省寧波市中級人民法院起訴，稱慈溪市博生塑料制品有限責任公司侵犯其實用新型專利權，請求法院判其侵權，并停止侵權，賠償損失。最終法院駁回其全部訴訟請求。陳劍不服，向浙江省高級人民法院提起上訴，二審法院審理后支持了陳劍的訴請。隨后，博生公司不服，向最高人民法院申請再審，最終，最高人民法院裁定駁回慈溪市博生塑料制品有限責任公司的再審申請。

【關鍵詞】：專利糾紛；現有技術抗辯；抵觸申請抗辯

一、現有技術抗辯與抵觸申請抗辯

《專利法》第22條第五款將現有技術定義為：申請日以前在國內外為公眾所知的技術在專利審查過程中，若審查員發現專利申請屬于現有技術，則該專利申請喪失新穎性和創造性，從而不能獲得授權。而在侵犯專利權糾紛中，若被訴侵權產品一方提出其生產的產品是按照現有技術來生產的，則其有可能導致現有技術抗辯從而使被訴侵權產品不受涉案專利的約束，從而不構成侵權。現有技術抗辯制度規定在《專利法》第62條：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或設計屬于現有技術或者現有技術的，不構成侵犯專利權。

抵觸申請規定在《專利法》第22條第二款中，是指沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。抵觸申請指適用于專利的新穎性審查方面，在專利申請的創造性以及實用性審查中，并不會因為抵觸申請而最終無法授權。在現實生活中，運用抵觸申請的原理來規避侵權相對較難，因為一種被訴侵權產品一旦通過專利的抵觸申請來進行抗辯前提就是其已經落入涉案專利的保護范圍之內。且抵觸申請抗辯只能針對新穎性，而只能適用新穎性單獨對比的審查原則。

二、慈溪市博生塑料制品有限責任公司再審案件分析

再審申請人慈溪市博生塑料制品有限責任公司在再審申請中向最高法提出三點建議：（一）被訴侵權產品落入專利號為201120233442.2，名稱為\"清潔工具\"實用新型專利的保護范圍；（二）二審法院參照涉案專利說明書及附圖，對權利要求1進行解釋，適用法律錯誤；（三）二審判決對再審申請人提出的抵觸申請抗辯不予支持錯誤。而再審被申請人陳劍對于以上建議做出了反駁答辯：（一）涉案專利中的變速驅動機構是一個整體概念，被訴侵權產品落入涉案專利保護范圍；（二）申請號為568雖然提及206專利中的把桿結構，但未作詳細說明，無法構成涉案專利的抵觸申請，再審申請人的抵觸申請抗辯不能成立。以下是案件的關系圖：

最高院審理后提出了基本爭議：（一）被訴侵權產品是否落入涉案專利權的保護范圍；（二）再審申請人有關抵觸申請抗辯的主張能否成立。

在第一個爭議點上，由于事實認定明確，最高院認定被訴侵權產品落入涉案專利的保護范圍。

在第二個爭議點上，法院從五個方面著手分析：1.568專利是否構成涉案專利的抵觸申請。2.涉案專利能否享有本國優先權。3.如何認定568專利中公開的技術內容。4.如何理解抵觸申請抗辯的法律適用標準。5.被訴侵權技術方案是否已被568專利公開。

以下我們主要分析其中關于現有技術抗辯與抵觸申請抗辯的區別和適用。

三、現有技術抗辯、抵觸申請抗辯是否成立

1、再審申請人稱涉案專利中的相應技術特征，包括拖把桿結構被206專利公開，且再審申請人提交了17份相關文件以證明拖把桿結構是公知常識從而提起現有技術抗辯。然而將被訴侵權產品以及568專利中引證的206專利中的拖把桿結構與涉案專利相比較，沒有公開被訴侵權產品中的技術特征\"拖把桿包括內桿和外桿\"、\"內外桿間相互套接\"，因此涉案專利的技術特征拖把桿結構并不屬于現有技術，從而使得現有技術抗辯不成立。

2、再審申請人隨后提出568專利構成涉案專利的抵觸申請從而提出抵觸申請抗辯。首先我們得分析抵觸申請抗辯是否可以作為不構成侵權的理由。由于被訴侵權人能否以其實施的技術屬于抵觸申請為由，主張不構成侵犯專利權，我國專利法及相關司法解釋中并未明確規定。但我國《專利法》第62條規定：\"在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。\"侵犯專利司法解釋第14條規定：\"被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第62條規定的現有技術。\"由于抵觸申請與現有技術均可以用于評價涉案專利的新穎性。因此，如果被訴侵權技術方案已被抵觸申請公開，則相較于抵觸申請亦不應被授予專利權，相應地也不應被納入涉案專利權的保護范圍。因此，被訴侵權人可以以其實施的技術屬于抵觸申請為由，主張未侵犯涉案專利權。

再審申請人以568專利中引證并在568專利中公開的206專利中的拖把桿結構與現有技術相結合構成抵觸申請抗辯的理由明顯錯誤。抵觸申請規定在《專利法》第22條第二款，只能用于新穎性的判斷，而新穎性判斷只能用單一原則進行，即只能以一個最接近申請專利的文件來進行對比，不能使用組合原則。相比于新穎性的單一審查原則，創造性的審查原則就是組合原則，審查員審查申請的專利文件時可以用多個文件的組合對創造性進行審查。因此技術特征的組合只能用作現有技術抗辯而不能作為抵觸申請抗辯。

四、《專利法》中抵觸申請抗辯的缺失

雖然在本案中，最高院根據《專利法》第62條關于現有技術抗辯的規定與侵犯專利司法解釋第14條的規定認定抵觸申請抗辯對于專利侵權抵觸事由的合理性，但是我國《專利法》沒有直接的規定，那么不同的法律人對于同一個問題恐怕會有不同的判斷，在個案中可能會有不同的判法，那么在此類專利引證而導致的抵觸申請抗辯可能會有不同的對待。若法律將抵觸申請抗辯直接明確的做出規定，法院在裁判中可能會更加明確。