外觀設計相同實質相同判斷的前提

摘 要 無論是外觀設計專利無效過程中進行涉案專利外觀設計和對比設計的相同實質相同的判斷、還是在侵權訴訟過程中進行涉嫌侵權產品設計是否侵權的判斷，首先需要考慮外觀設計相同實質相同判斷的前提——承載外觀設計的產品的種類是否相同相近似。而判斷產品的種類是否相同相近似，應當以產品的實際的、或可能的、甚至是潛在的用途為準，而產品的名稱、功能、銷售時貨架分類位置、國際外觀設計分類號等僅僅作為參考。

關鍵詞 外觀設計專利 無效 種類 相同 相近似

作者簡介：劉迎春，金杜律師事務所專利部顧問，工學博士。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.138

近年來，隨著知識產權保護觀念深入人心，涉及外觀設計專利的案件越來越多。很多企業(yè)出于保護自身產品設計的目的，申請了相關的外觀設計專利，在看到有人涉嫌抄襲自己的產品設計時，馬上提起侵權訴訟；當然也有些企業(yè)被訴侵權或者擔心被訴侵權時提起無效宣告請求。但要注意的是，對于涉及外觀設計專利的案件，無論是外觀設計專利無效過程中進行涉案專利外觀設計和對比設計的相同實質相同（相近似）的判斷、還是在侵權訴訟過程中進行涉嫌侵權產品設計是否侵權的判斷，首先需要考慮外觀設計相同實質相同判斷的前提。如果這個前提都沒有滿足，則不要浪費金錢和精力去提起訴訟或者專利無效宣告請求。在筆者讀到的很多法院判例以及專利復審委員會所做的百余個涉及到這個判斷前提的無效宣告審查決定中，很多失敗的案例都是因為未注意到這個前提。

外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計 。產品是外觀設計的載體，外觀設計必須依托于產品。在判斷外觀設計相同實質相同之前，先要判斷承載該外觀設計的產品的種類是否相同相近似。沒有產品種類相同相近似這個前提，無需進行涉案外觀設計專利與對比設計/涉嫌侵權產品是否相同實質相同的比較和判斷，即可認定涉案外觀設計專利與對比設計/涉嫌侵權產品不構成相同或實質相同。

雖然在實踐中提起外觀設計專利無效宣告請求之前進行相關檢索時，通常是以國際外觀設計分類號作為限定條件來檢索相同或實質相同的對比設計的，但是國際外觀設計分類號并不是確定產品種類相同相近似的依據(jù)。在確定外觀設計的產品的種類時，可以參考所涉及的產品名稱、產品銷售時的貨架分類位置、所記載的國際外觀設計分類號，但最終應當以產品的用途是否相同為準 。相同種類外觀設計產品是指用途完全相同的產品，相近種類的外觀設計產品是指用途相近的產品。原則看似簡單，但是實踐中還是出現(xiàn)很多問題。

在梁勇訴上海恒昊玻璃技術有限公司（以下簡稱恒昊公司）“玻璃（一帆風順）” 外觀設計專利無效案 中，梁勇提供的證據(jù)1的產品名稱是墻地磚（11-QD0018LJ3），證據(jù)2的產品名稱是瓷磚（曲線型）。本案合議組經審理認為，盡管證據(jù)1和證據(jù)2中的產品與恒昊公司專利產品的國際外觀設計分類號相同，均為25-01，但是在實際使用過程中，墻地磚、瓷磚需附著在墻壁或地面上，而玻璃可單獨使用，因此證據(jù)1、證據(jù)2的產品在用途、名稱、貨架位置上與恒昊公司的產品都不相同，故上述證據(jù)與恒昊公司專利屬于不相同且不相近似種類產品，不具有可比性。最終恒昊公司的外觀設計專利被維持有效。可見，即便是國際外觀設計分類號相同，如果用途不同，也不屬于相同相近似種類的產品，不具有可比性。

在廣東興發(fā)集團有限公司（以下簡稱興發(fā)公司）訴中鐵電器化局集團寶雞器材廠（以下簡稱器材廠）“匯流排”外觀設計專利無效案 中，興發(fā)公司以中國外觀設計專利CN 3211701為證據(jù)，認為在器材廠專利申請日之前已有相同的“型材”獲得國家知識產權局的專利授權，器材廠外觀設計專利應予無效。而器材廠則主張證據(jù)“型材”的分類號為25-01-A0124，屬于建筑類，而器材廠專利“匯流排”分類號為13-03，屬于配電和控制設置類，兩者不是同一類別，不能進行相同相近似比較。本案合議組經審理認為，名稱、分類號不同并不意味著產品的用途必然不同，器材廠專利“匯流排”屬于型材，與證據(jù)CN 3211701均可以用于城市地下軌道建設，具體可用于地鐵的架空剛性懸掛，故它們的用途相同或相近，屬于相同或相近產品，可以進行外觀設計相同實質相同的比較，并最終宣告器材廠的外觀設計專利無效。

類似的還有統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司（以下簡稱統(tǒng)一公司）訴陳存義“包裝箱（綠茶飲料）” 外觀設計專利無效案 、統(tǒng)一公司訴余超群 “包裝箱（鮮橙樂）”外觀設計專利無效案 。在這兩個無效案中，雖然統(tǒng)一公司提供的證據(jù)均為瓶貼（國際外觀設計分類號為19-08），而兩個涉案外觀設計專利為包裝箱（國際外觀設計分類號為09-03），但在使用狀態(tài)下證據(jù)瓶貼貼在飲料包裝瓶的外表面上，起裝飾和外包裝作用，包裝箱用來包裝飲料瓶且外觀設計體現(xiàn)在對包裝箱起裝飾和外包裝作用的外表面圖案上，二者銷售時貨架位置均是在飲料貨架位置上，產品的用途都是用于飲料的包裝，屬于相近種類的產品，可以進行外觀設計相同實質相同比較。最終，兩個包裝箱外觀設計專利均被宣告無效。

可見，承載外觀設計的產品的名稱、國際外觀設計分類號僅僅是作為參考，即便是國際外觀設計分類號不同的產品，只要至少部分實際用途相同或相近似，那么產品也屬于相同相近似種類，具備了外觀設計相同實質相同比較的前提。

既然用途是判斷產品種類相同相近似的依據(jù)，所說的用途是否一定是所涉及的產品在使用者實際使用過程中的實際用法呢？

在浙江省糧油食品進出口股份有限公司和杭州正光陶藝有限公司（以下簡稱糧油和正光陶藝）共同訴山西杏花村汾酒廠股份有限公司（以下簡稱杏花村汾酒廠）“酒瓶”外觀設計專利無效案 中，糧油和正光陶藝提交了涉案外觀設計專利申請日前公開發(fā)表在《現(xiàn)代民間青花藝術-江西省陶瓷研究所作品選》上的“青果瓶”彩色立體照片作為證據(jù)，認為杏花村汾酒廠的專利應予無效。杏花村汾酒廠辯稱，證據(jù)中所示“青果瓶”為不可能大量復制用于工業(yè)批量生產的獨創(chuàng)藝術品，不屬于外觀設計的范疇，并且“青果瓶”作為藝術瓶與其專利的酒瓶具有完全不同的用途，即使可作為裝飾品對待，也與本專利所示酒瓶的分類號不同，因此，證據(jù)所示“青果瓶”與本專利所示外觀設計沒有可比性。作為藝術品現(xiàn)身的“青果瓶”只能考慮設計者初衷的用途么？合議組經過審理認為，作為藝術品的陶瓷制品也完全可以工業(yè)批量生產，“青果瓶”雖然是以藝術品的形式發(fā)表在公開出版物上，但其完全具備用作一般包裝容器的功能，可作為包裝容器使用，因而其存在著與涉案專利的酒瓶相同的用途，因此二者屬于相同種類的產品，在外觀設計的相同相近似判斷中具有可比性。最終合議組以該證據(jù)宣告杏花村汾酒廠的外觀設計專利無效。

可見，即便是藝術品，只要具有潛在的、可能的相同相近似用途，那么不管藝術品設計者的設計初衷是什么，產品也屬于相同相近似種類。

在寧波雙鷹電器有限公司（以下簡稱雙鷹公司）訴上海寶路通電器有限公司（以下簡稱寶路通公司）“暖風機（1）”外觀設計專利無效案 中，雙鷹公司提交了產品銷售收據(jù)、發(fā)票、系列產品宣傳單以及ZL99314132.3、ZL98301418.3外觀設計專利公報復印件等作為證據(jù)，認為寶路通公司的外觀設計專利應予無效。寶路通公司認為，雙鷹公司提交的證據(jù)中所涉及的產品均為電風扇（或臺扇），與其專利的暖風機相比用途和功能完全不同，屬于種類不相同也不相近種類的產品，不能將二者進行對比。合議組經過審理認為，暖風機與電風扇（或臺扇）雖均具有使空氣流動的功能，但最終用途分別為加熱和致冷，二者在用途上存在明顯區(qū)別，所以電風扇（或臺扇）與暖風機不屬于相同或相近種類的產品，因此直接認定證據(jù)所示外觀設計與寶路通公司專利不相同且不相近似。也就是說，即便是功能相同，但是用途不同也不能認為是相同相近種類的產品。功能對于產品的相同相近種類的判斷也是不能起決定作用的。

既然在外觀設計相同實質相同判斷前提條件中起關鍵作用的是產品用途，那么在提起無效宣告請求以及侵權訴訟中一定要注意提供關于產品用途的證據(jù)，以免造成不必要的麻煩。在舟山市定海百步奔電器制造有限公司（以下簡稱百步奔電器）訴胡本和“吸塵器（微型）”外觀設計專利無效案 中，由于百步奔電器最初提交的證據(jù)材料中均沒有對在先設計產品的用途進行說明，導致該無效案過程一波三折。合議組指出，百步奔電器所提交的證據(jù)中包含了“五合一萬用寶”產品的照片、銷售發(fā)票等，但只對銷售時間進行了證明，沒有包含任何有關用途、功能的說明，導致無法判斷該產品屬于何類產品。由于該案已經經過北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院的審理，合議組此次依職權進行審查，要求百步奔電器提供能夠說明“五合一萬用寶”用途的相關證據(jù)。百步奔電器后又提交了“五合一萬用寶”的說明書原件及復印件、包裝盒等。最終，合議組根據(jù)百步奔電器提供的在先設計產品的用途補充證據(jù)材料的基礎上，認定“五合一萬用寶”中的一款吸塵器產品具有與涉案外觀設計產品“微型吸塵器”相同的用途和功能，屬于相同種類的產品，兩者可以進行外觀設計相同相近似比較，宣告“吸塵器（微型）”外觀設計專利無效。

綜上所述，無論是外觀設計專利無效過程中進行涉案專利外觀設計和對比設計的相同實質相同的判斷、還是在侵權訴訟過程中進行涉嫌侵權產品設計是否侵權的判斷，首先需要考慮外觀設計相同實質相同判斷的前提——承載外觀設計的產品的種類是否相同相近似。而判斷產品的種類是否相同相近似，應當以產品的實際的、或可能的、甚至是潛在的用途為準，而產品的名稱、功能、銷售時貨架分類位置、國際外觀設計分類號等僅僅作為參考。

注釋：

中華人民共和國專利法中華人民共和國專利法實施細則（第1版）.知識產權出版社.2010.

專利審查指南2010（第1版）.知識產權出版社.2010.399-400.

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專利復審委員會第5258號無效宣告審查決定.專利復審委員會網站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5258&lx=wx.

專利復審委員會第5198號無效宣告審查決定.專利復審委員會網站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5198&lx=wx.

專利復審委員會第5021號無效宣告審查決定.專利復審委員會網站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5021&lx=wx.

專利復審委員會第5332號無效宣告審查決定.專利復審委員會網站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX5332&lx=wx.

專利復審委員會第6985號無效宣告審查決定.專利復審委員會網站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=WX6985&lx=wx.