關于創造性判斷“三步法”的一點思考

秦 振

關于創造性判斷“三步法”的一點思考

秦 振?

在我國專利實踐中，創造性判斷主要使用“三步法”。本文就第一步中的“最接近的現有技術”、第二步中的“實際解決的技術問題”、第三步中的“容不容易想到”“容不容易做到”“相反教導”等提出了自己的一點思考。

創造性 “三步法” 最接近的現有技術 實際解決的技術問題 相反教導 容不容易想到 容不容易做到

針對“三步法”，筆者在工作實踐中積累了一些認識，進行了一些思考，現提出來希望能與大家交流。

一、關于“三步法”的第一步

最接近的現有技術應該是技術領域與該發明相同的技術，盡管《專利審查指南》（2010版）規定了技術領域不同的現有技術也可用作最接近的現有技術（稱作“對比文件1”）。

一個顯而易見的事實是，除了少數轉用發明（例如，飛機機翼用于潛水艇艇翼等），大多數發明都是本領域技術人員在對本領域（最接近的）現有技術的基礎上進行的改進——首先是發現本領域的產品/方法存在缺陷，需要解決某個技術問題A，然后才會有動機去從本領域或者其他領域的、教導了解決同樣技術問題A的文獻（稱作“對比文件2”）中尋求解決問題之技術手段。如果有文獻也是致力于解決這個技術問題A并且使用了技術手段B，那么本領域技術人員將會自然而然地“有動機”想到考察其技術手段B。至于對比文件2的技術手段B能不能在不付出創造性勞動的情況下“簡單移用”于對比文件1，那是進一步的問題。

因此，從還原發明創造作出的過程出發，最接近的現有技術對比文件1應是相同領域。而為了對現有技術進行改進，本領域技術人員可以考察其他領域的文獻或受其啟發，即對比文件2不需要是相同領域。

從另外一個角度來說，“三步法”的第二步要確定 “實際解決的技術問題”。實際解決的技術問題要根據對應于區別技術特征的技術效果而定。而技術領域這一區別顯然并不能帶來什么技術效果，因此難以確定與之對應的實際解決的技術問題。因此，從這一角度來說，最接近的現有技術如果不是相同領域則不合理。

以上是筆者的第一點認識。

二、關于“三步法”的第二步

（1）“確定實際解決的技術問題”這一步驟是創造性判斷中最為重要的一步，其是判斷“有無技術啟示”的前提。

本領域技術人員在面臨實際解決的技術問題A的時候，合理的邏輯應是從明確教導要解決相同的技術問題A的文獻中尋求解決方案。如果有對比文件2明確教導了要致力于解決技術問題A，并且為此使用了技術手段B，那么致力于解決技術問題A的本領域技術人員顯然就會“容易”想到考察其教導的技術手段B并將其用于對比文件1。反之，如果對比文件2僅僅是教導了技術手段B，而沒有涉及技術問題A，則沒有創造能力的本領域技術人員將難以顯而易見地想到其技術手段B可以解決技術問題A——除非是看過該發明之后才可能會恍然大悟，技術手段B竟然能夠解決技術問題A！

在實踐中有時會遇到對比文件2公開了同樣的技術手段B，其客觀上/必然能夠起到相同作用、解決相同技術問題等觀點，筆者認為這樣的邏輯是典型的“事后諸葛亮”——因為按照這樣的邏輯，只要特征相同，那么通常客觀上必然可以起到相同的作用，如此，則創造性判斷只需要考量技術特征有沒有被公開就可以了，此時創造性判斷將變成技術特征的簡單拼湊，確定實際解決的技術問題變得多此一舉。

總之，筆者認為，如果創造性判斷中實際解決的技術問題變得形同虛設、多此一舉，則說明這樣的創造性判斷方式不恰當。

（2）實際解決的技術問題必須要具體，不能過于上位，否則的話，類似于提供一種改進的系統/方法的這種泛泛的實際解決的技術問題就成了萬能鑰匙——因為對比文件2的任何技術手段都必然是為了對系統/方法進行改進，如此則技術問題相同，進而本領域技術人員就容易想到將對比文件2的技術手段應用于對比文件1，從而創造性判斷又變成技術特征的簡單拼湊，確定實際解決的技術問題變得形同虛設，毫無意義。

（3）實際解決的技術問題不應是對區別技術特征的重復，而應該緊扣技術效果。例如，假設區別技術特征在于連接臂和線纜的連接方式不同，此時如果認為實際解決的技術問題是提供何種方式的臂連接和線纜連接則有些欠妥。因為這樣一來，創造性判斷又變成技術特征的簡單拼湊，實際解決的技術問題變得形同虛設，毫無意義。容易理解的是，發明人通常并非是無緣無故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技術方案。以上面的這個例子為例，發明人之所以要提供這樣的臂連接和線纜方式，根據說明書的描述可以確定是為了減少臂組件中尤其是反復彎曲部處的線纜磨損。因此，此時合理的實際解決的技術問題應是減少臂組件中尤其是反復彎曲部處的線纜磨損。總之，實際解決的技術問題不應簡單地重復區別技術特征。

（4）不應從對比文件2實際教導的問題出發通過間接推導而獲得對比文件2也能起到相同作用（解決實際解決的技術問題A）的結論。舉例來說，假設該發明與對比文件1的區別在于使用塑料包封來實現絕緣，即技術手段是塑料包封，技術問題是絕緣，對比文件2中教導的是使用注塑來實現部件對齊，即技術手段是注塑，技術問題是對齊，則拋開技術手段不談，單說技術問題。有一種觀點認為從對比文件2教導的使用注塑來實現部件對齊出發，本領域技術人員就能容易想到使用塑料來進行注塑，塑料又是絕緣的，由此本領域技術人員從對比文件2中可以顯而易見地想到使用塑料包封來實現絕緣。筆者無法認同這種觀點。筆者認為這種間接推理跟必然、客觀上的邏輯有類似之處。如果允許這樣的間接推理，則因為特征相同，經過若干推理步驟以后，客觀上必然能起到相同作用、解決相同問題，從而創造性判斷又變得只需要考察技術特征而無需關注實際解決的技術問題。

以上，是筆者對于實際解決的技術問題的一點認識。

三、關于“三步法”的第三步

創造性判斷中，第三步顯然最為關鍵。

（1）第三步實際上涉及容不容易想到和容不容易做到兩個問題。容不容易想到實際上由技術問題而定，如果對比文件2明確教導了為了解決問題A可以采用手段B，那么可以認為容易想到，否則不容易想到。容不容易做到實際上由技術手段而定，即便是容易想到，也不意味著容易做到，因為將對比文件2的教導應用于對比文件1可能需要付出創造性勞動、可能會導致對比文件1的方案變得不可用等等。如果不容易想到或者是不容易做到，則可以認為具備創造性。容易想到不等于容易做到。

在判斷是不是容易想到時，技術問題A相同前提合理的邏輯是，本領域技術人員會首先考察技術問題A，如果相同才會進一步考察技術手段B。而不是反過來首先考察技術手段B，然后再判斷是否能解決技術問題A（實際上無需判斷，因為客觀上必然能夠解決技術問題A）。在實踐中只考察技術手段B或者把技術問題A和技術手段B的邏輯順序搞反的情形時有發生。筆者認為這是需要注意的問題，因為如此一來第二步確定實際解決的技術問題A這一步驟將變得毫無意義，從而創造性判斷又變成技術特征的簡單拼湊。

總而言之，在考察對比文件2能否提供啟示時，技術問題A和技術手段B缺一不可，技術問題A實際上更為關鍵。技術問題A是有無技術啟示的前提，其決定了容不容易想到。至于技術手段B能不能在不付出創造性勞動的情況下應用于對比文件1，則是進一步的容不容易做到的范疇，兩者應區別開來。

（2）關于相反教導的思考

創造性判斷過程中，有時候會主張將對比文件2的教導應用于對比文件1與對比文件1自身的教導相抵觸，筆者認為這一主張的合理性值得商討。

舉個例子。對比文件1出于降低制造成本的目的而提出將A、B、C三個分體式部件改成一體式部件，因為此時可以通過單個步驟完成部件的制造。該發明則出于降低維護成本的目的而提出使用分體式部件，以避免因為一處磨損而需更換整個零件。如此，則區別技術特征為“將一體式部件用分體式部分來代替”，實際解決的技術問題可以確定為降低維護成本。如果對比文件2中恰恰教導了為了降低維護成本，可以將一體式部件改為分體式部件。則實際解決的技術問題A以及技術手段B都被公開，這時候通常會爭辯將對比文件2的教導應用于對比文件1將會與對比文件1自身的教導相抵觸。

筆者認為，這一爭辯的合理性值得商榷。對比文件1是出于降低制造成本的目的而教導使用一體式部件，而該發明則是為了解決另外的技術問題，即降低維護成本而想到使用分體式部件，這從邏輯上完全說得通，并不存在“抵觸”的問題。筆者認為，除非將對比文件2的教導應用于對比文件1將導致對比文件1的方案不可用，否則與對比文件1的相抵觸的理由應缺乏說服力。

中國國際貿易促進委員會專利商標事務所。