論專利權與專利先用權的沖突與協調

張 峣

論專利權與專利先用權的沖突與協調

張 峣

要協調好專利權人與專利先用權人之間的利益關系，必須做到專利權與專利先用權的權界清晰，系統分析兩種權利之間的沖突。專利權與專利先用權之間存在著限制與反限制、既依存又排斥、對抗與反對抗和此消彼長的關系；兩者的沖突表現在先用權是否成立、先用權實施范圍和專利權是否有效三個方面；解決這些沖突，既要從法律上明確專利先用權成立的標準性條件，又要適當放寬先用權的實施范圍限制，以合理平衡雙方利益關系。

專利權 專利先用權 抗辯權

長期以來，我國學術界雖然主流意見認為專利先用權僅是一種抗辯權，但是，關于專利先用權性質之爭從未停息。本文認為，專利先用權是一種獨立權利，即先用權人可以獨立支配的權利，不僅不依賴專利權，而且對專利權的確認、實施等影響較大。其影響效力可以分為強弱兩種：在強效力意義上，專利技術在先使用人可以依使用公開為由，阻卻專利申請，使得專利申請人不能獲得專利權；在弱效力意義上，專利先用權可以作為專利權限制的事由，雖然專利申請人可以獲得專利授權，但不能以此對抗先用權人的正當使用。由此足見兩權利之間存在沖突，協調其沖突，具有深刻的理論意義和深遠的現實意義。

一、專利權和專利先用權的基本涵義

（一）專利權的基本涵義

專利權是專利權人享有的壟斷性權利，其范圍既包括實施權，即制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權和進口權等，又包括許可使用權和轉讓權。有學者稱專利權具有禁止權性質，主要是指專利法并沒有從正面規定專利權內容，而是從立法技術出發，規定禁止未經專利權人許可實施專利技術。

（二）專利先用權的基本涵義

專利先用權是指在某項專利申請日之前，有人已善意地實施了與申請人相同的專利技術或方法，或者已經做好了制造專利產品、使用專利方法的必要準備。即使申請人的申請獲得批準，取得了專利權，專利技術的在先使用人并不因為專利權的存在而失去對專利技術的繼續使用，而且此使用不被視為侵犯專利權。

由上述概念可見，在先使用專利技術可以獲得專利先用權，此在先使用者如果要享有專利先用權，必須符合以下四個條件：（1）在先實施。指專利先用權人在專利權人申請專利之前已經實施了專利技術，或者從實質上做好了實施專利技術的必要準備；（2）持續實施。此在先實施并未停頓，在申請日當天仍然持續實施；（3）在先實施的專利技術必須是善意取得；（4）專利先用權受到限制，即在先使用人在專利權存在的前提下繼續實施必須在法定的“原有范圍”內進行。

二、專利權與專利先用權的關系

專利權與專利先用權之間的關系是認識兩者沖突并提出協調建議的基礎。本文認為，兩者關系表現在以下四個方面：

（一）兩者是限制與反限制的關系

所謂限制，是指專利法規定了專利先用權的存在本身就是專利侵權的例外情形，對于專利先用權人而言，其權能限制主要體現在先用權人面對專利權人的訴訟享有抗辯權。一方面，從權利保護角度考察，專利權是一種對世權，專利法規定，未經專利權人許可，任何人不得以生產經營為目的實施其專利技術；另一方面，從權利限制角度考察，專利法又規定，如果在專利申請之前，有人已經實施了專利技術或做好了實施的必要準備，其繼續實施是否被認定為對專利權的侵犯呢？對此問題，各國都將其作為一種侵權例外的規定。此規定完全體現了專利先用權對專利權的限制，而且此限制具有法定性。所謂反限制，體現了專利法對專利先用權實施的限制，是指法律對專利先用權的保護屬于有限制的保護，其具體規定：一是對專利先用權是否成立的條件進行限制，即法律從使用條件、時間條件、技術來源三個方面對專利先用權的構成條件作出了明確的規定；二是從專利先用權如何實施作了限制，即法律將專利先用權人實施專利技術限定在“原有范圍”之內。

（二）兩者是既依存又排斥的關系

首先，兩者從存在的形式上看是相互依存的關系。我國主流觀點認為，專利先用權是先用權人面對專利侵權控告的一種抗辯事由，是以專利權的客觀存在為前提。如果專利權人不提起侵權訴訟，專利在先使用人就無需提出抗辯，可見，專利先用權的產生相對于專利權具有依存性。其次，從兩權利的本質看，兩者又存在排斥關系。其理由在于，專利權是一種排他性權利，未經專利權人許可，又無法定事由，使用專利技術，都是對專利權的侵犯。面對專利權對任何侵權行為的排斥，專利先用權具有不受禁止的法定事由，無疑成為對專利壟斷權的反排斥。我國規定如是，國外也有類似規定，如《法國專利法》規定，如果一項發明被個人先行占有，那么該占有者有權對該發明進行實施，該專利的申請人不能禁止最早發明人行使實施權。①張秀玲：《專利先用權之原有范圍的再探討》，載《民主與法制》2013年第2期，第196頁。《瑞士專利法》第35條規定，即就任何一項專利而言，如果申請日之前，已經有人將該項發明運用于正當業務之中，其繼續實施不應該被視為侵犯了專利權。②轉引自高華、焦洪濤：《專利權合理使用制度研究》，載《科技與法律》2002年第2期，第68頁。

（三）兩者是對抗與反對抗的關系

我國專利制度設置專利先用權就是對抗專利權的抗辯，無論先用權被定義為獨立權利還是抗辯權利，先用權在專利訴訟中都具有對抗專利權人侵權指控的抗辯功能。其對抗不僅表現為可以實施專利技術，而且可以連同公司一并轉讓或繼承專利技術的實施權利。面對先用權人的抗辯，專利權人又不是消極的，往往會圍繞“先用權是否合法取得”“先用權實施的原有范圍”等對先用權進行反對抗，目的在于否認先用權的存在或限制先用權的實施。

（四）兩者是此消彼長的關系

將兩者關系界定為此消彼長的關系，主要針對權利所及范圍或市場效果而言，在不存在專利先用權的前提下，專利權的許可使用費和轉讓費相對較高；同樣，不存在專利先用權時，專利產品的市場份額、定價權等全集中于專利權人。但在專利先用權成立的情形下，必然打破專利權人對專利技術及其產品集中控制的一統江山，在一定程度上限制了專利權人的許可收益權、轉讓收益權和實施收益權。

三、專利權與專利先用權的沖突

研究專利權與專利先用權之間利益協調，首先需要分析兩權利之間的沖突。本文歸納其沖突為三個方面：

（一）專利先用權是否成立的沖突

專利先用權是先用權人應付專利權人侵權控告的抗辯事由。此抗辯是否成立，既是兩者的沖突，又是先用權成立的條件。依據法律規定，專利先用權成立必須符合三個條件，即時間條件、合法性條件和使用條件。

1. 時間條件

專利法規定，在先使用行為必須在該專利申請日或優先權日之前。

2.合法性條件

合法性條件是指先用技術來源必須具有合法性，即在先使用人對所使用的專利技術必須是自主研發或善意取得。分析享有先用權的技術來源，本文認為主要有三條途徑：第一，先用權人獨立研發的成果，或者從專利權人之外的獨立研發人處善意取得的成果；第二，通過與專利權人簽訂專利轉讓合同取得；第三，由于專利權人合法公開了專利技術，先用權人合法取得。具體分析上述三種情形可見，前兩種技術來源一旦證據確鑿，不存在大的爭議，在此值得關注的是第三種情形。我國專利法雖然規定了專利技術公開的三種情形不能導致在法定的寬限期內喪失新穎性，但并不禁止在寬限期內先用權人的實施行為，即先用權人在寬限期內獲得專利技術并在申請日前實施并不必然構成對專利權的侵犯。由此可知，采用不喪失新穎性的專利技術公開的寬限期制度，促成了專利先用權的形成。無獨有偶，日本專利法也采用了廣義的寬限期制度，其結果：一方面，專利申請人不會因為提前公開專利技術喪失申請專利的資格，客觀上享有制度給予的實惠；另一方面，專利技術提前公開，又給專利先用權的形成提供了機會，必然使專利權人的利益遭受損失。這一矛盾的協調，勢必需要通過專利立法加以解決，其目的既要嚴格限制專利先用權的技術來源，切實保護專利權人的利益，又要客觀審視先用技術來源的合理性，體現專利先用權制度的法律價值。在《德國專利法》和《歐洲專利公約》的相關規定中，對于不喪失新穎性的寬限期作出了超短性的規定，限制了先用權人在寬限期內獲得并實施專利技術的可能性。③尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年3月第1版，第807頁。我國在設計不喪失新穎性的寬限期時，借鑒德國的做法，采用了狹義的寬限期制度，因此，有利于合理協調專利權人和專利先用權人之間的利益關系。

3.使用條件

使用條件，即在先實施，是指在先使用人必須是“已經實施”專利技術或已經做好了實施專利技術的“必要準備”。“已經實施”當然符合使用性條件；兩者的沖突主要體現在對“必要準備”的界定。關于“必要準備”的涵義，有學者觀點，實施專利技術的“必要準備”，既包括購置生產設備、生產所需要的原材料，又包括資金籌集、簽訂銷售合同、刊登銷售廣告等。④譚啟平著：《專利制度研究》，法律出版社2005年6月第1版，第386頁。這一觀點，不僅符合專利法的相關規定，而且適應司法解釋的要求，提出的標準比較寬松。我國還有“兩要件說”和“三要件說”。其“兩要件說”，一是生產經營者在專利申請日前已購置了專利產品生產的主要設備；二是生產經營者已經購進或合同購進了主要原材料，做好了生產準備。⑤王凌紅：《先用權制度探析》，載《電子知識產權》2010年第11期。“三要件說”，是在前述“兩要件說”基礎上，即對物質要件和生產要件作出規定外，還提出第三個條件，要求在先使用人必須“已經完成樣品試制”。如何理解“已經完成樣品試制”，即使是方法專利，也要求已經完成產品中試，而且中試成功，中試產品順利通過了相關技術檢測。⑥程永順著：《專利糾紛與處理》，知識產權出版社2011年版，第93頁。提出“三要件說”的依據是最高人民法院2009年《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋》）和《北京市高級人民法院專利侵權判定若干問題的意見（試行）》，上述兩個司法文件都明確提出，享有專利先用權需要“完成了樣品試制和特殊技術性能的檢測”。可見，我國司法實踐中對“必要準備”提出了明確且更高的標準要求，因為按照專利法關于專利條件的規定，專利是一個新的實用性技術方案，但是，在先實施就不應該僅局限于專利方案，完成樣品中試才意味著完成了“必要準備”。

（二）專利先用權實施范圍的沖突

專利先用權實施范圍的大小是專利權人與專利先用權人之間的又一沖突。我國專利法規定，專利先用權人只能在“原有范圍”內繼續實施，超出“原有范圍”實施專利技術就構成侵權。

“原有范圍”，一方面法律對專利先用權的肯定，即允許專利先用權人在“原有范圍”內實施，避免出現在先投資的浪費；另一方面，又是對專利先用權的限制，即先用權實施不能超出“原有范圍”。目前主流的觀點認為，“原有范圍”是指其繼續實施專利技術的產量一般不高于專利申請提出時的產量。⑦湯宗舜著：《專利法解說》（修訂版），知識產權出版社2002年版，第374頁。這體現了對原有范圍應當進行量化觀點的態度，并且已經體現在現行《司法解釋》第15條中。而持相反態度的學者指出，“按照通常解釋，在先實施不僅包括已經實施，而且包括“必要準備”，因此，“原有范圍”不僅包括繼續實施應維持在專利申請時已經達到的產量，而且應該包括專利申請日能夠達到的生產能力。⑧陳美章、鄭成思著：《知識產權法教程》，法律出版社1997年版，第212頁。他們認為，“原有范圍”不宜采用量化標準，否則不僅有違公平原則，而且也損害了先用權人的利益。

（三）專利權是否無效的沖突

專利技術的在先使用人面對專利權人的侵權控告，其抗辯事由客觀上存在不同的選擇，既可以選擇先用權抗辯，又可以請求宣布專利權無效。首先，如果先用權人在專利申請前已經使用專利技術，那么，以使用公開為由，即專利技術已經是現有技術，請求國家知識產權局專利復審委員會宣布專利無效。其次，對于委托專利，如果由于委托研發雙方未對專利申請權進行約定，那么，委托人可以被視為特殊的專利先用權人，面對被委托人的專利權限制，同樣可以請求宣布專利無效。本文認為，請求宣布專利無效雖然是部分專利先用權人可以使用的一件有效維權工具，但是，專利被宣告無效，受傷害的并非僅僅是專利權人，先用權人也將因專利進入公共領域、使用者增加而面對更多的競爭對手，因此，它一定是先用權人與專利權人進行談判、強化話語權的主要依據。

四、專利權與專利先用權沖突的協調

面對兩種合法權利客觀上產生的沖突，本文認為應該從三個方面加以協調：

（一）完善專利先用權的成立條件

1. 技術來源的規定

我國最新司法解釋對技術來源的規定比較寬泛，從原則上規定支持先用權抗辯，但是，如果技術取得屬于非法手段的不予支持。在司法實踐中，要厘清技術來源的合理性，必須對技術來源的對象予以明確，對此，現行法律法規均存在漏洞。

國外關于先用權技術來源問題，存在三種情況：一是以德國和法國為代表的，符合一定條件，通過合法途徑從專利權人處獲得的技術可以成為先用技術；二是以日本為代表的，先用技術可以先用權人獨立發明，也可以是來源于其他獨立發明的第三人處，但是排除來源于專利權人處的情況；三是以美國為代表的，堅決要求先用技術必須是先用權人自己的獨立發明，不論是來源于其他獨立完成發明創造的第三人處，還是來源于專利權人處，都不產生先用權。縱觀上述三種情況，本文認為，關于技術來源的規定，《日本專利法》將先用技術來源規定為專利權人之外的獨立完成人，可以是先用權人自己，也可以是其他獨立完成人，不能是專利申請人；修改后的《美國專利法》在頒布實施前后，均規定先用權是在先使用人在專利申請日前獨立完成的發明創造，否則，在先使用人不能享有先用權；《德國專利法》規定，在先使用人只要是善意取得先用技術，具體來源不受限制，也就是說無論是否來源于專利權人，都不影響先用權成立。相比之下，德國專利法的規定更合理，也更適合我國國情。

關于先用權內容中的技術來源問題，本文建議，對技術來源作廣義解釋，即在原有司法解釋的基礎上，增加“他人在申請日前自行研制開發或者以合法手段從他人處（包括在后專利申請人）取得的技術”。

2.“必要準備”的規定

關于“必要準備”，我國《司法解釋》也有明確，至少必須完成兩項：一是技術可行性和實施性準備，如生產工藝流程，必須的技術性圖紙等，說明完全掌握了此項技術，滿足生產需要；二是生產準備，已經生產自不必論，如果尚未生產，必須已準備好生產所需的主要設備和原材料。本文從立法技術角度考察，司法解釋中的技術條件和生產條件具有選擇性，僅需要兩者具備其一。但在司法實踐中，各級法院都采用了兩條必須同時具備的要求，執行標準相當嚴格。

本文認為，不論采用司法解釋還是實施細則，都應該對《專利法》第69條規定進行細化。我國現行《專利法》第69條第（二）項已經對“必要準備”作出規定：一是在先使用人必須已經對制造專利產品、使用方法專利做好了技術方面的準備，包括專利產品的標準化圖紙、生產流程圖示、技術要求等；二是實施專利技術的生產準備已經完成，如主要設備已經購置到位，具備安裝或正在安裝的條件，生產必需的原材料已經完成購置等。本文建議將《專利法》這一內容修改為：第一，保持技術準備的有關內容；第二，“生產準備”，原來規定“必須完成準備”，修改為“正在進行實質性準備”。其理由在于任何一項新技術的實施一般都需要較長時間的“生產準備”。第三，應該將“技術準備”和“生產準備”規定為“必要準備”的選擇性條件。

（二）規范“原有范圍”的界定

對專利先用權“原有范圍”是否應該采用量化標準，一直是國內學者爭議的問題。但我國《專利法》歷次修改也沒有突破這一規定。值得借鑒的是，國外立法界和理論界都不建議對“原有范圍”采用量化標準進行立法規定，幾乎一致否認對先用權實施范圍進行量化限制。《德國專利法》第12條⑨《德國專利法》第12條規定：對于使用人的效力限制：1.專利對于在申請時在自己國已經使用發明、或者對該發明技術采取了必要準備的時候，不應發生效力，先用人有權按照自己的生產需要在自己甚至在其他人的工廠使用此項發明技術。規定，先用權人既可以在自身的生產實體單位不受規模限制地實施專利技術，而且可以擴大生產代理單位。《日本專利法》規定，“原有范圍”取決于先用權人的生產計劃安排，對已經實施的專利技術不受原生產規模的限制。⑩《日本專利法》第79條規定：因不知有關專利申請的發明內容而自己發明，或因不知有關專利申請的發明內容而從發明處人得知后成為已有，在專利申請之時，日本國內從事實施該發明的事業或準備從事該發明的事業者，在其實施或準備實施發明及事業目的的范圍，對于有關該專利申請的專利擁有通常實施權。可見，國外代表性國家的規定，對“原有范圍”所指向的是先用權人的事業范圍，不是原有生產數量或生產能力，那么，先用權繼續實施的范圍并不受到專利權人的制約。?吉藤幸朔著：《專利法概論》，宋永林、魏啟學譯，專利文獻出版社1990年版，第572頁。

為此，本文認為，對“原有范圍”量化限定不符合先用權立法初衷。任何一項新產品的誕生，無不需要通過研制、試制、投產的過程，其生產規模應該通過市場需要來決定。法律強行按照原有范圍來限定，明顯不符合市場規律。建議將“原有范圍”略作修改。

（三）構建專利先用權證制度

頒發專利先用權證是公示專利先用權、依法協調專利權人與先用權人之間權界關系和利益關系的重要制度，?參見張峣：《構建專利先用權證制度初探》，載《知識產權》2016年第9期。有利于定紛止爭。這一制度，不僅我國尚未立法，而且國外也少有成功的立法借鑒。筆者查詢到僅有荷蘭，其立法可資我國借鑒。如《荷蘭專利法》在第25條第3款做出了規定：第一，經確認具備專利先用權人資格的在先使用人，經過向國家專利機關申請均可取得專利先用權證；第二，規定了專利先用權證的申請取得程序；第三，規定了專利先用權證的內容。?Lionel Bently , Brad Sherman , Principles of Patent Law , Foundation Press , 1201 (2001).《日本專利法》雖然沒有明確規定實施專利先用權證制度，但其規定專利先用權人可以通過訴訟方式依法確認先用權，并對專利享有普遍實施權，實質上是一種對先用權人資格和權利的確認，起到了“注冊”和“登記”的作用。值得關注的是，先用權的形成并非完全以專利權人提起侵權控告為前提，僅僅是一種抗辯事由，而是一種可以主動確認的權利。?王保民、張峣：《我國專利先用權制度實施的困境與立法完善》，載《知識產權》2013年第8期，第59–64頁。

我國若實施專利先用權證制度，通過立法規范先用權證的內容，明確專利先用權相關主體、客體、實施范圍和其他限制等內容，不僅有利于專利先用權制度更加規范化，而且有利于為切實協調專利權人與專利先用權人之間的關系提供依據。

To coordinate the interests between the patentee and the prior user, the boundary of the two stakeholders should be made clear. The relationship between the patent right and prior user's right is featured by restriction and counter-restriction, and dependent and repellant. The conflict is reflected by the establishment, the scope and the effect of the prior use; to resolve the con flict, the law should clearly stipulate the standards of establishing prior use, meanwhile expanding the scope of the prior use, in order to balance the interests between both parties.

patent right; the prior users' right; counterplead right

張峣，鄭州航空工業管理學院 法學院 民商法教研室主任，法學博士

2015河南省政府決策研究招標課題（2015B075），《河南實施“中國制造2025”的產學研用協同創新機制研究》。