美國最高法院2016年度知識產權判例解析

金海軍

美國最高法院2016年度知識產權判例解析

金海軍

美國最高法院在2016年開庭期做出7份知識產權案判決，反映出美國最高法院日益重視這一領域的趨勢。這些案件爭議的問題包括專利案件的地域管轄、侵權損害賠償的計算、訴訟時效與懈怠抗辯、專利權的權利窮竭、實用品設計的著作權保護、商標注冊與言論自由等。對它們作全面而具體的介紹與分析，有助于了解美國知識產權法律的最新動態，促進我國在相關問題上的研究。

美國最高法院 知識產權 案例分析 2016年開庭期

前 言

美國最高法院（以下簡稱最高法院）2016年度開庭期（2016 Term）從2016年10月開始，到2017年6月結束。根據其官方網站顯示，最高法院在2016年度審理并判決的案件共計70件，①https://www.supremecourt.gov/opinions/slipopinion/16.這也創了近十年來的新低。筆者推測，這或許跟最高法院在斯卡利亞大法官于2016年2月去世之后長期缺員有關。②斯卡利亞大法官在2016年2月13日去世之后，雖然身為民主黨的奧巴馬總統力圖在其任內提名新的大法官以填補空缺，但因為2016年適逢美國總統大選年，且國會由共和黨占據多數席位，故其提名未獲成功，以致該大法官職位一直空缺。2017年1月20日，新當選的共和黨總統特朗普宣誓就職，才重啟大法官提名程序。2月1日，特朗普總統提名時任美國第十巡回法院法官的尼爾?戈薩奇（Neil Gosuch）為最高法院大法官。4月7日，這項提名歷經艱難，終于突破在參議院的兩黨之爭，以54:45的投票結果獲得通過。4月10日，戈薩奇宣誓就職，成為美國最高法院創設以來的第101位大法官。至此，最高法院結束長達一年多的缺員狀態。根據觀察家們的分析，最高法院的9位大法官將重新回到保守派略占多數的局面（5:4）。但是，本年度的知識產權案件判決數量反而高達7件，其中的專利案判決為5件，這兩項數據從近十年來看，均屬很高，僅次于2013年（參見表1）。筆者曾經根據近年來對最高法院的觀察，預言其判決的知識產權案件數量在今后較長一段時期將趨于保持在某個邊際值，亦即每年5件左右。③金海軍：《從2014年度美國最高法院判例看知識產權案件中的程序問題》，載《知識產權》2015年第12期。從今年的情況來看，這一預測基本正確。

表1 美國最高法院各開庭期判決總量與知識產權案件數量（2006-2016年）

最高法院在2016年開庭期所判決的知識產權案件中，包括了專利案5件，著作權與商標案各1件（參見表2）。從宣告判決的時間上看，除1起案件是在2016年12月所作，其余案件均集中在2017年上半年，特別是3月和6月。代表最高法院撰寫判決書的大法官分別是：托馬斯大法官3份、阿利托大法官2份，羅伯茨首席大法官和索托馬約爾大法官各1份。本年度知識產權案件所涉及的爭議，除1起案件為專利地域管轄的程序法問題外，其余均為實體法問題，主題較為分散，包括侵權損害賠償的計算、訴訟時效與懈怠抗辯、專利權的權利窮竭、實用品設計的著作權保護、商標注冊與言論自由等。

表2 美國最高法院2016年開庭期知識產權案件判決匯總（按判決公布時間先后）

以下本文按照不同主題，分別介紹本年度知識產權案件的基本案情、判決結果與依據，并對每一案件做一簡要評論。

一、專利損害賠償的計算：以侵權產品的整體還是部分為基礎

（一）Samsung Electronics Co., Ltd.v. Apple Inc.案基本案情的方形圖標（圖3）。三星公司隨后也推出了一系列與iPhone手機相似的智能手機。蘋果公司于2011年起訴三星公司侵犯其知識產權，其中包括上述三項外觀設計專利。

圖1

該案涉及蘋果公司智能手機的外觀設計專利。蘋果公司在2007年正式發售iPhone手機之前，已經獲得了多項與此相關的外觀設計專利。其中的D618677號設計專利是手機的前端屏幕，為圓角黑色矩形（圖1）；D593087號設計專利是前端屏幕的一體化矩形平面設計和邊框設計（圖2）；D604305號設計專利是手機的圖形用戶界面，包括高識別度的圖形排列方式和橢圓角

圖2

圖3

《美國專利法》第289條規定了侵犯設計專利及其法律責任：制造或銷售在其上適用某一享有專利的外觀設計或其欺騙性模仿設計的“制造品”（article of manufacture），屬于侵權行為；行為人“在其總利潤的范圍內”（to the extent of his total pro fit）但“不低于250美元”，對專利權人承擔侵權責任。④35 U.S.C. § 289.

在該案一審判決期間，陪審團認定，三星公司制造的各種智能手機侵犯了蘋果公司所擁有的外觀設計專利，并裁決應當支付蘋果公司損害賠償金3.99億美元。這一數額的計算依據是，三星公司從其侵權的智能手機銷售中所獲得的全部利潤。三星公司對此提起上訴，認為該案相關的制造品不是整臺手機，而只是智能手機的面板或者屏幕，故損害賠償金應予相應減少。聯邦巡回法院駁回了三星公司的上訴，維持一審法院關于損害賠償金的判決。聯邦巡回法院的理由是，三星智能手機的組件（components）不是對普通消費者單獨出售的，并不構成相互分離（distinct）的制造品，故不應當為此而限制損害賠償。

（二）判決結果與依據

最高法院于2016年10月11日舉行口頭辯論，2016年12月6日作出判決。索托馬約爾大法官撰寫全體一致的法院意見，最終撤銷聯邦巡回法院的判決，將案件發回重審。

最高法院認定：對于由多個組件構成的產品（multicomponent product），《專利法》第289條規定損害賠償金計算所依據的相關“制造品”，并非必須是出售給消費者的最終產品（end product），也可以是該產品的組件。具體理由如下：

1.制定法的文本已經解決了這個問題。首先，根據美國權威的英文詞典，對于“制造品”（article of manufacture）一詞應作廣義解釋，是指一件由手工或者機器制造的物品，既包括出售給消費者的產品，也包括該產品的某個組件。這個理解與《專利法》第171（a）條的規定相一致，后者規定了某些“制造品的設計”（designs for an article of manufacture）有資格受到外觀設計專利的保護，而專利局以及法院對此的理解就是，允許將一項外觀設計專利擴展到某一多組件產品的組件上。⑤See Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Of fice 311; Application of Zahn, 617 F.2d 261, 268 (C.C.P.A.).這一解釋也與最高法院對于《專利法》第101條中“制造品”一詞的解讀相一致，后者規定“任何新的、有用的……制造品”都有資格獲得實用專利的保護。⑥Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).而在判例或者學理解釋上，將“制造品”一詞也是作廣義解釋的，包括了“被看作與機器本身相分離的零件”。⑦1 W. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions §183, p. 270 (1890).

2.由于“制造品”一詞范圍廣泛，足以涵蓋某一銷售給消費者的產品以及該產品的一個組件，而無論該組件是否單獨銷售，因此，聯邦巡回法院對“制造品”一詞持狹義解釋，不符合第289條的文本。

但是，對于該案的核心問題，亦即該案爭議的各項外觀設計專利所涉及的相關制造品究竟是智能手機還是某一特定的智能手機的組件，最高法院則以該案缺乏當事方的充分陳述為由，未作進一步的裁決。因此，最高法院將該案發回聯邦巡回法院，由其解決這些剩余的問題。

（三）簡要評論

這是蘋果公司訴三星公司侵犯知識產權系列案中的一個，也是這場所謂的“世紀專利訴訟”中迄今唯一上訴至最高法院并獲得判決的案件。在蘋果公司與三星公司的訴訟案件中，三星公司向聯邦巡回法院提起上訴的，涉及一系列法律問題。而聯邦巡回上訴法院的判決包括了兩個方面，其中，對一審判決予以維持的是關于外觀設計專利的侵權認定、關于兩項實用專利的有效性的認定以及關于侵犯外觀設計專利和實用專利的損害賠償金的認定；而予以撤銷的部分，則涉及商業外觀的淡化。最高法院在該案中處理的，僅僅涉及侵犯外觀設計專利的損害賠償的計算問題。⑧參見本案美國最高法院判決書，注釋①。另根據最新報道，最高法院對于涉及實用發明專利的部分也頗有興趣，⑨Barbara Grzincic，“High court signals interest in Apple–Samsung patent fight”（最高法院顯示出對蘋果訴三星專利之戰的興趣），6/26/17 REUTERS LEGAL.故蘋果公司訴三星公司專利案的其余部分仍有可能在最高法院繼續開打，大家可以拭目以待。

該案判決書只有區區9頁，這與動輒幾十頁的判決相比，篇幅可謂簡短。最高法院所要解決的問題，其實僅涉及專利法條款中一個用語的解釋，即“制造品”一詞究竟應當采用狹義解釋還是廣義解釋。地區法院和聯邦巡回法院均采用狹義解釋，故其判決三星公司應當承擔的賠償損失，是按照侵權人向消費者出售的最終產品（即智能手機）的全部利潤作為依據來計算的。最高法院則認為應當采用廣義解釋，即該用語既可以指最終產品，也可以指最終產品的某個組件。

該案雖然只涉及外觀設計專利及其法律救濟，但是，這一判決的思路卻可能影響發明專利的保護。特別是，在像智能手機這樣由成百上千個組件所構成的復雜產品上，如果只是其中某個組件侵犯專利權的，又將如何計算損害賠償。因此，本案實際上深負重義，其對于復雜產品的法律救濟而言，堪比最高法院十年前關于禁令救濟適用標準的eBay案的判決。⑩eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

二、侵犯專利權案件的懈怠抗辯：訴訟時效與懈怠抗辯孰優先

（一）SCA Hygiene Products Aktiebolag v.First Quality Baby Food Products L.L.C.案基本案情

該案雙方當事人分別簡稱為S C A與First Quality，它們都是成人失禁產品（adult incontinence products）的制造商。2003年，SCA通知First Quality，稱其侵犯了一項專利（專利號6375646 B1，簡稱646專利）。First Quality回復稱，自己的專利（專利號5415649，簡稱649專利）比SCA的646專利時間更早，并且兩者披露的是“相同的尿布構造”，因此，646專利無效，后者不能以此指控侵權。2004年，SCA向美國專利商標局提起重新審查（reexamination）程序，要求根據First Quality的649專利而決定自己的646專利是否有效。2007年3月，美國專利商標局頒發證書，確認SCA的646專利有效。SCA于2010年10月向法院起訴First Quality侵犯其專利權。聯邦地區法院則根據First Quality的動議，以衡平法上的禁止反悔（equitable estoppel）和懈怠（laches）規則為由，做出了有利于First Quality的簡易判決。SCA不服，提起上訴。而就在SCA的上訴進入案件審理階段時，最高法院在佩特拉（Petrella）案?Petrella v. Metro –Goldwyn–Mayer, Inc., 572 U.S. –, 134 S.Ct. 1962 (2014).中認定，懈怠規則不能排除當事人在著作權法規定的3年訴訟時效期間內所提出的損害賠償請求。不過，聯邦巡回法院審理該案的一個合議庭（panel）雖然撤銷了地區法院關于衡平法上禁止反悔的認定，但還是維持了有關懈怠的認定，其根據是，以該法院在1992年的Aukerman案?A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F. 2d 1020 (1992) (en banc).作為先例，后者允許當事人針對專利法的6年訴訟時效期間?35 U.S.C. § 286.內所發生的損害賠償請求而提出懈怠抗辯。之后，聯邦巡回法院決定組成全席審判庭（en banc court），根據最高法院的佩特拉案而重審該案，但是，該法院最終以6：5的判決結果，再次確認了由原合議庭所作的關于懈怠的認定。于是，該案又上訴至最高法院。

（二）判決結果與依據

最高法院于2016年11月1日開庭審理本案，2017年3月21日作出判決。阿利托大法官撰寫法院意見，對于聯邦巡回法院的判決予以部分撤銷，發回重審。除布雷耶大法官單獨撰寫反對意見外，其余大法官均贊同法院意見。

最高法院認為：針對在《專利法》第286條規定的6年訴訟時效期間內所提起的損害賠償請求，被告不得援引懈怠規則作為抗辯事由。

1.最高法院的佩特拉案判決，既是基于分權原則（separation-of-powers principles），也是出于懈怠規則在衡平法上的傳統作用。懈怠規則是針對原告未及時提出權利主張（untimely claims）而為被告提供的一層保護，然而，訴訟時效也起著同樣的作用。國會既然通過立法規定訴訟時效，那就反映了國會的如下決定，即透過一項嚴格而明確的規則，相比于通過個案性的司法判定（a case-specific judicial determination）而更加有利于判斷當事人是否及時主張權利。如果在由國會具體規定的訴訟時效期間內，還允許適用懈怠規則，那就等于賦予法官擔任一種超越司法機關權力的“壓倒立法”（legislationoverriding）的角色。?572 U.S., –, 134 S.Ct. 1962, 1975.此外，若在訴訟時效期間內適用懈怠規則，還將與衡平法法院之所以形成該種辯護的漏洞填補目的（gap-filling purpose）相沖突。懈怠是一項用于填補漏洞的規則，而一旦立法規定了訴訟時效，那就表示并不存在漏洞，也就毋需適用懈怠規則了。?這一點也是持反對意見的布雷耶大法官所不贊同的。布雷耶認為，在專利法中仍然存在一個“漏洞”，即訴訟時效規定就使得專利權人可以等待時機，直到侵權產品獲得成功之后再提起侵權訴訟。

2.盡管佩特拉案所涉及的是著作權法訴訟時效，但其推理同樣適合于《專利法》第286條。在佩特拉案中，最高法院根據《著作權法》的用語而發現了國會的如下判斷，若當事人在其權利主張形成之時起3年內提出主張的，法院不能以時間方面為由將之駁回。?572 U.S.,–, 134 S.Ct. 1962.基于同樣的邏輯，《專利法》第286條也代表了國會的判斷，即專利權人可以在其提出主張的6年時間內，就任何侵權行為要求獲得損害賠償。

First Quality認為該案與佩特拉案不同，因為《專利法》第286條并不是真正的訴訟時效。真正的訴訟時效期間應當從訴因產生之日開始計算，而第286條卻是從提交起訴狀之日向后推算的。對此，最高法院認為，佩特拉案已經反復表明，著作權法關于時效期間的特征，其實也是從提起訴訟之日向后計算的，因此，它與《專利法》第286條并無不同。First Quality還認為，一個真正的訴訟時效應當從原告發現某一訴因時開始計算，而第286條并不符合這種情況，但最高法院認為，在通常情況下，訴訟時效開始于權利主張產生之日，而不是始于訴因被發現之日。

3.聯邦巡回法院在判決中認為，《專利法》第286條在一開始提到“除非法律另有規定”（except as otherwise provided by law），因此，《專利法》第282條的規定——為“涉及專利有效性或者侵權行為的任何訴訟”提供抗辯?《專利法》第282（b）條的規定是：“在涉及專利有效性或者侵權行為的任何訴訟中，以下情形應當作為抗辯，并且可以在訴訟中提出：（1）不侵權、對侵權行為無責任或者具有不可執行性”（The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:“(1) Noninfringement, absence of liability for in fringement or unenforceability.）.——就通過將懈怠規定為抗辯事由的方式，為第286條創設了一種例外；First Quality同樣主張，懈怠就是第282（b）（1）條范圍內依據“不可執行性”（unenforceability）而提出的一項抗辯事由。但最高法院認為，即使假設第282（b）（1）條包含了某種程度的懈怠抗辯，也不能必然推出，可以援引該抗辯來阻止當事人在第286條規定的期限內提起損害賠償主張。實際上，假如國會選擇在《專利法》中既包括損害賠償的訴訟時效，又包含一項可適用于損害賠償主張的懈怠抗辯，那么，如此做法即使談不上史無前例，也將是極不正常的。無論是聯邦巡回法院還是該案任何一方當事人，都不能確定會有這樣的聯邦制定法，可以針對權利人不及時提起索賠的情形而為被告提供這樣的雙重保護。

4.聯邦巡回法院和First Quality依據下級法院在1952年《專利法》之前所判決的專利案件，主張第282條就是對1952年之前允許針對損害賠償請求提出懈怠抗辯的慣例所進行的法典化。但最高法院對此不予認可，認為在當時的相關法律情形中，最突出的特點其實是這樣一項廣為接受的規則，即不能援引懈怠來阻止一項在由國會所確定的訴訟時效期間內提起的損害賠償主張。這一規則在佩特拉案判決中也得到了證實與重申，?572 U.S., –, 134 S.Ct. 1962.下級法院并沒有形成一個廣泛而明確的、可以來支持如此結論的推論，即第282（b）（1）條是對一項非常不同的專利法特有規則（patent-law-specific rule）的法典化。而且，即便下級法院有這樣的看法，當其與最高法院的意見不一致時，也應當以后者為優先。?“在我們的司法體系中，最高法院的意見就是支配性的。”（In our judicial system, the Supreme Court's understanding is controlling）。參見休斯法官在本案的聯邦巡回法院判決所撰寫的反對意見。

5.聯邦巡回法院和First Quality依據的是三種類型的案件：（1）1938年之前的衡平法案件；（2）1938年之前依據普通法提出賠償主張的案件；（3）1938年當普通法與衡平法合并之后所判決的案件。但是最高法院認為，這些案件都沒能證明有這樣一個廣泛而明確的共識，可以支持在專利案件中將懈怠規則適用于損害賠償的主張。

1938年之前的許多衡平法案件甚至都沒有透露原告是否要求損害賠償，而在那些尋求損害賠償的案件中，有許多也只是在法官的附屬意見（dicta）中提出建議，懈怠可能會限制損害賠償。雖然有少數案件適用懈怠作為針對損害賠償請求的抗辯，但這些案件數量太少，不足以證明產生了一種全國性的確定的共識。無論如何，最可能從1938年以前的衡平法案件中獲得的結論是，懈怠可能在某一家衡平法院中擊敗權利人的損害賠償請求，但并不是說，該項抗辯就可以完全阻止專利權人追討損害賠償。

同樣的，即使由First Quality所引用的1938年之前的全部3個案例都認定，懈怠可以被適用于在訴訟時效期間內提起的損害賠償主張，但其案例數量還是太少，不足以推翻國會以一般性的普通法原則作為背景進行立法的推定。First Quality認為，不應當以案件數量太少而使其立場處于不利地位，因為在1870年以后，在普通法上提起的專利案件數量本身就很少。但是，這是First Quality應承擔的舉證責任，它要證明國會已經背離了傳統的普通法規則。

至于1938年之后的專利判例法，則很少有證據支持First Quality的如下主張，即在普通法與衡平法合并之后，法院繼續將懈怠規則適用于損害賠償主張。只有2家上訴法院曾經認為，懈怠可以阻止當事人提出損害賠償主張，故并不足以構成一種確定的、統一的慣例，認為可以將懈怠適用于損害賠償主張。

（三）簡要評論

該案實際上是最高法院三年前所判決的佩特拉案的延續。?關于佩特拉案的基本案情以及最高法院判決依據，參見金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識產權判例解析》，載《知識產權》2014年第10期，第101-103頁。盡管佩特拉案是一起著作權案件，但最高法院在其判決中采用了范圍更加廣泛的看法：在面對由國會立法所制定的訴訟時效時，就不能再引用懈怠規則來阻止當事人尋求法律救濟。?572 U. S., at ___, 134 S.Ct. 1962, 1974（In the face of a statute of limitations enacted by Congress, laches cannot be invoked to bar legal relief）.因此，佩特拉案作為最高法院的判例，其約束力顯然并不局限于著作權案件。美國著作權法與專利法所規定的訴訟時效并不相同，分別為3年和6年，而該案是針對侵犯專利權所提起的損害賠償之訴，但是，佩特拉案判決還是成為該案處理的重要依據。最高法院在該案中明確認定，權利人只要在專利法規定的訴訟時效內提起損害賠償主張，被告就不得以懈怠作為抗辯事由。

關于衡平法上的懈怠規則。懈怠規則并非出于制定法的規定，而是由衡平法院發展起來的，意在保護被告免于受到“不合理的、損害性的拖延起訴”（unreasonable, prejudicial delay in commencing suit）。?572 U. S., at ___, 134 S.Ct. 1962,1974-75.“衡平法上的懈怠規則禁止原告不合理地拖延起訴或者保護權利而又繼續起訴以損害被告”。?1 D. Dobbs, Law of Remedies §2.3(5), p. 89 (2d ed. 1993)（The equitable doctrine of laches bars the plaintiff whose unreasonable delay in prosecuting a claim or protecting a right has worked a prejudice to the defendant）.美國在1938年發生普通法法院與衡平法法院的合并，而在此之前，一般只有在衡平法院才可以提出懈怠抗辯。最高法院在本案判決中也提到，“聯邦法院始終具有普通法與衡平法的權力，但除了《聯邦民事訴訟規則》，它們是根據明顯分開的衡平法案件與衡平法規則加以運行的。”?1 Dobbs §2.6(1), at 148, n. 2.當然在合并之后，懈怠規則就可以適用于所有的聯邦法院了。

我國專利法與著作權法所規定的訴訟時效為2年，但是，隨著《民法總則》規定一般訴訟時效延長至3年，?《中華人民共和國民法總則》第188條。它們的訴訟時效也應當相應延長。整體而言，我國法律規定的侵犯知識產權的訴訟時效還是較美國的訴訟時效為短。當然，在我國也不存在諸如衡平法上的懈怠規則之類在美國獨有的抗辯事由，因此，該案所涉及的問題并不會在我國法院發生。但是，如何既讓知識產權的權利人獲得保護，又不至發生權利人故意怠于行使權利以致被告的利益受到損害，仍然是包括我國在內的各國法律所應當考慮的問題。

三、專利權的權利窮竭問題：限制轉售與平行進口

（一）Impression Products, Inc. v.Lexmark International Inc.案基本案情

按照美國專利法，專利權人有權“排除他人在美國全國制造、使用、許諾銷售或者銷售其發明，或將該發明進口至美國”。?“exclude others from making, using, offering for sale, or selling [its] invention throughout the United States or importing the invention into the United States.” 35 U.S.C. §154（a）.因此，任何人未經專利權人“授權”而從事上述任何行為之一的，均可能承擔侵犯專利權的責任。?35 U.S.C. §271（a）.但是，專利權人在將其產品出售之后，就無法再通過專利法來控制該產品，這就是所謂的專利權“窮竭”（exhaust）。

該案原告利盟國際公司（Lexmark International，Inc.）是美國一家主要的激光打印機制造商與銷售商，同時也為國內外客戶設計、制造和銷售硒鼓（toner cartridges，也稱“碳粉盒”）。它擁有一系列專利，涵蓋了這些硒鼓的組件及其使用方法。利盟公司在銷售硒鼓時，向客戶提供兩種選擇：一種是客戶以全價購買硒鼓，這樣就不受任何限制條件的約束。另一種是客戶參加利盟公司的“回收計劃”（Return Program），從而以折扣價購買硒鼓。客戶根據回收計劃享受低價購買硒鼓的優惠，其對價是必須與利盟公司簽署一份合同，同意一次性使用硒鼓，并且不得將用完后的硒鼓轉讓給除利盟公司之外的他人。

利盟公司此舉是針對它的競爭對手，這些再制造商（remanufacturers）從美國的買家那里取得用完之后的利盟硒鼓（包括屬于回收計劃的硒鼓），將其重新填充墨粉，予以轉售。再制造商還從海外買家獲得利盟硒鼓，也采取相同的處理手法，并且進口到美國。利盟公司針對包括印象產品公司（Impression Products，Inc.）在內的多家再制造商提起訴訟，認為它們使用如下兩類利盟硒鼓構成侵權。第一類是利盟公司在美國境內銷售的屬于回收計劃的硒鼓。利盟公司認為，由于其在合同中已經明確禁止重復使用和轉售這些硒鼓，因此，印象產品公司在翻新和轉售時侵犯其專利權。第二類是利盟公司在國外銷售并由印象產品公司進口到美國的硒鼓。利盟公司聲稱，它從來沒有授權進口這些硒鼓，所以，印象產品公司的行為侵犯其專利權。

印象產品公司則提出動議，請求駁回訴訟請求。其理由是，利盟公司在美國國內和國外的銷售，使得該硒鼓上的專利權已經窮竭，因此，印象產品公司可以自由地翻新和轉售這些硒鼓，并且將其在海外取得的硒鼓進口到美國。聯邦地區法院針對國內回收計劃的硒鼓批準其動議，但拒絕了針對國外銷售的硒鼓的動議。雙方當事人均提起上訴。聯邦巡回法院舉行全席（en banc）審理，最終針對兩類硒鼓，均作出了有利于利盟公司的裁決。首先，針對利盟公司在美國國內銷售的屬于回收計劃的硒鼓，聯邦巡回法院依據1992年的一個判例，?Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F. 2d 700 (1992).認為專利權人可以在出售某一產品的同時，通過明確傳達的方式而對于銷售后的使用或轉售行為作出合法的限制，并保留通過提起侵權之訴的方式予以強制執行。印象產品公司知道利盟公司在出售硒鼓時設有該等限制，并且這些限制也沒有違反任何法律，因此，利盟公司的銷售行為并未使其專利權發生窮竭，其可以起訴印象產品公司侵犯專利權。其次，針對利盟公司在國外銷售的硒鼓，聯邦巡回法院同樣找到了先例，?Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F. 3d 1094 (2001).認為當專利權人在海外銷售某一產品時，并不會導致在該產品上的專利權發生窮竭。因此，當印象產品公司進口利盟公司在國外所銷售的硒鼓時，利盟公司可以提起侵權之訴。聯邦巡回法院的戴克（Dyk）法官與休斯（Hughs）法官對該判決持反對意見。印象產品公司將該案上訴至最高法院并獲得受理。

（二）判決結果與依據

最高法院在2017年3月21日開庭審理該案，并于2017年5月30日作出判決。羅伯茨首席大法官撰寫法院意見：撤銷聯邦巡回上訴法院的判決，發回重審。除金斯伯格大法官撰寫部分協同與部分反對意見外，其余大法官均贊同法院意見。

最高法院認為：專利權人在決定將其產品出售之后，無論是否存在合同上的限制，抑或銷售行為發生于國外，該產品上的專利權均發生窮竭。

1.利盟公司在美國國內銷售但屬于回收計劃的硒鼓，其專利權發生窮竭。當專利權人決定出售其產品時，在該產品上的專利權即全部窮竭，而不管專利權人聲稱施加了何種限制。因此，即使利盟公司與買家的合同中設有明確的限制，并且根據合同法，該限制具有強制執行力，但是，它們并非賦予利盟公司以某種權利，可以在其已選擇銷售的產品上保留專利權。

（1）專利法授予專利權人以“排除他人制造、使用、許諾銷售或者銷售其發明的權利”?35 U.S.C. § 154(a).。從過去的一百六十多年以來，專利權窮竭的規則（doctrine of patent exhaustion）早已成為對于該項排他權的一種限制：當專利權人出售產品時，該產品“即不再屬于專利壟斷效力的范圍之內”，而是變成了購買人“個人的私有財產”（private, individual property）。?Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539, 549–550, 14 L.Ed. 532.（1852）.如果專利權人通過談判訂立合同，限制購買人使用或轉售該產品的權利，那么，該限制即便可以作為一個合同法問題而得到強制執行，也不得通過提起侵犯專利權之訴來加以執行。

權利窮竭規則標志著，專利權應當服從于有關禁止就商品轉讓施加限制的普通法原則。專利法的目的是確保發明人對其發明獲得經濟回報，從而促進創新。一旦專利權人出售其產品，這種回報即已得到確保；何況專利法也沒有規定任何依據，可以對該產品的使用和受益作出限制。假如允許作這樣的進一步限制，就會違反“關于拒絕允許對動產的轉讓作出限制的普通法”。?Kirtsaeng v. John Wiley＆Sons，Inc.，568 U.S. 519,538.正如柯克勛爵（Lord Coke）在17世紀所提出的，如果所有權人在銷售之后仍然限制該物品的轉售或使用，那么，這個限制是“無效的，因為……它違反了貿易與流通，以及人與人之間的交易與契約”。?1 E. Coke, Institutes of the Laws of England § 360, p. 223 (1628).正是在這種反對就轉讓設置限制的背景下，國會制定并且不斷修改專利法，從而把這樣的原則反映在權利窮竭規則之中。

最高法院長期以來即已認定，就算專利權人在出售其產品時設有一項明示的或者合法的限制，專利權人仍不得在該產品上保留專利權。?See Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, （2008）.通過考察一系列已經確立的先例，最高法院認為，該案只能有一個結果：利盟公司不能針對在美國銷售的屬于回收計劃的硒鼓而起訴印象產品公司侵犯專利權，因為一旦利盟公司出售這些硒鼓，它通過專利法來控制它們的權利就窮竭了。

（2）聯邦巡回法院之所以在該案中得出了不同的結果，是基于其推理的如下前提：權利窮竭是一種針對侵犯專利權的制定法規則所進行的解釋，而后者禁止任何人“未經授權”（without authority）使用或銷售專利產品。因此，在聯邦巡回法院看來，權利窮竭所反映的是一項默認規則（default rule），亦即，一旦專利權人銷售了某一產品，就是“假定性地‘授權’（authority）購買人可以使用并轉售該產品”。?816 F.3d 721, 742.但是，假如專利權人以明確的方式，限制購買人的權利，從而保留某些方面的授權，那么，該專利權人仍然可以通過提起侵犯專利權訴訟的方式來強制執行該限制。?同揭，第741頁。

聯邦巡回法院此番邏輯的問題就在于，權利窮竭規則并不是隨銷售而來的關于授權的假設（presumption）；它是對專利權人的權利范圍的一種限制（limit）。專利法賦予專利權人一種有限的排他權，而權利窮竭規則就是要使該權利耗盡。購買人有權使用、銷售或者進口該產品，是因為這些都是隨所有權而來的權利，并不是因為它向專利權人購買了可以從事這些行為的授權。

2.對于利盟公司在國外出售的硒鼓，印象產品公司是從海外買家那里獲得此類硒鼓并且進口到美國的，利盟公司對此也不能起訴侵權。授權在美國境外銷售，就如同在美國境內的銷售那樣，也會導致根據專利法所享有的權利全部窮竭。

關于知識產權的國際窮竭問題，在著作權法的情形中也有提出并且已經得到解決。根據首次銷售規則（即著作權的權利窮竭規則），著作權人在出售其作品的合法制作的復制件時，即已失去限制購買人“出售或以其他方式處分……該復制件”的權利。?17 U.S.C. § 109(a).在四年前的Kirtsaeng案?Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013).中，最高法院認定，首次銷售規則適用于著作權人在國外制作和銷售的作品復制件。

Kirtsaeng案判決的核心事實是：首次銷售規則根源于如下的普通法原則，反對在商品的轉讓上施加限制。因為這項原則在地理范圍上不作任何區分，并且著作權法的文本中也沒有規定這樣的區分，所以，直接適用首次銷售規則就必然得出如下結論，即該規則同樣適用于在國外的銷售。

同樣地，如果直接適用上述原則，那么，專利權的權利窮竭規則也適用于在國外的銷售。專利的權利窮竭同樣起源于有關禁止就商品轉讓施加限制的普通法原則，并且在專利法的任何文本當中，也沒有表明國會有意將這一規則局限于國內銷售。專利的權利窮竭規則與著作權的首次銷售規則，這兩者在理論或者實踐意義上并不存在什么區分：一方面，兩者具有某種“強烈的相似性……以及相同的宗旨”，?Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 13,（strong similarity ...... and identity of purpose）.另一方面，日常生活中的許多產品往往既受到專利權保護也受到著作權的保護。

利盟公司主張：因為專利法限制專利權人所享有的排他權，其針對的行為都是發生在美國國內的制造、使用、銷售或進口，所以，在國外的銷售并不導致專利權窮竭。由于這些排他權并不適用于國外，專利權人可能就無法以其在美國的相同價格而在國外銷售其產品，并因此無法確保其獲得由美國專利法所保證的經濟回報。利盟公司提出，假如沒能獲得這個回報，權利窮竭就不應當發生。

最高法院對此則提出，專利權的地域性限制并不是它與著作權保護相區分的依據，因為這兩種權利都不具有域外效力（extraterritorial effect）。因此，地域性限制并不能支持利盟公司的論點。權利窮竭是針對專利授權的一個明顯的限制，它是在專利權人決定將專利產品以某種其認為合適的價格出售時觸發的。專利權人在國外不能按其在美國那樣為產品指定相同的價格，從而可能無法獲得同樣數額的回報。但是，專利法并不保證專利權人一定能夠得到某個特定的價格。毋寧說，專利法只是確保專利權人可以為每一件在其專利壟斷范圍內的產品獲得一次回報——亦即他認為令人滿意的價格。針對利盟公司所引用的作為最高法院早期判例的Boesch v.Graff案?Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).，同樣不能改變上述結論。正如利盟公司所稱，該案判決并沒有認定所有的外國銷售均不適用專利的權利窮竭。相反，它認為，在專利權人與產品交易無關的情況下，其在國外的銷售才不會導致專利權人的權利窮竭。它只是重申了這樣的基本前提，即只有專利權人才能夠決定是否出售其產品，從而致使該產品上的專利權利窮竭。

此外，美國政府向最高法院提交了法庭之友意見書（amicus），主張采取一種所謂的中間立場（middle-ground position）：除非專利權人明確保留這些權利，否則，在國外的銷售導致專利權利窮竭。這項明確保留規則（expressreservation rule）是基于如下觀念，即在國外的購買人期待能夠自由地使用和轉售這些產品，因此，應當推定發生了權利窮竭；但與此同時，下級法院長期以來是允許專利權人明確保留其權利的，故應當由專利權人來選擇保留權利還是權利窮竭。對此，最高法院認為，美國政府在意見書中不僅引用判例稀少，而且不具一致性，故無足為據，并不能說明存在著任何關于專利權人在國外出售時可以保留其權利的期待，更不要說確定的期待了。明確保留規則背后的理論，將焦點集中于專利權人與購買人在產品出售時的期待上，而這同樣是錯誤的。在專利權利窮竭方面，相比于當事人之間可以通過合同解決的交易而言，存在著更多的利益相關因素。毋寧說，權利窮竭的發生，是因為假如允許在一件已經離開市場交易的已售產品上仍然保留專利權的話，就將破壞有關反對就商品轉讓施加限制的原則。因此，是否對銷售約定了限制條件以及銷售發生在哪里，這些都與專利權利窮竭無關；真正起作用的是，專利權人做出了關于產品銷售的決定。

（三）簡要評論

在激光打印機行業，硒鼓與炭粉，就如同傳統行業中的剃須刀與刀片（razors-and-razorblades）那樣，是基于相同的商業模式。消費者一旦購買了剃須刀，他就可以在今后更換刀片繼續使用，而剃須刀的生產銷售者當然希望消費者繼續購買由其所生產的刀片，而不是換上競爭者的刀片。但是，要想有效地實現這個商業模式，實踐中卻頗為不易。利盟公司為此可謂大費腦筋，用盡各種手段，比如以優惠折扣的方式來換取客戶的承諾、在硒鼓中設置微芯片等。利盟公司也為此而引發了一系列的訴訟，如，三年前最高法院所判決了另一起因利盟硒鼓所引發的案件，?關于該起利盟公司案（Lexmark Int’l, Inc. v. Static Control Components, Inc）的基本案情以及最高法院判決依據，參見金海軍：《美國最高法院2013年開庭期知識產權判例解析》，載《知識產權》2014年第10期，第103-104頁。其中涉及利盟公司以競爭對手侵犯著作權為由提起訴訟之后，遭到被告以虛假宣傳為由提起的反訴。利盟公司在該案中所采取的則是另一套策略，起訴競爭對手侵犯專利權，而競爭對手則以權利窮竭相對抗。

該案訴訟從俄亥俄州南區聯邦地區法院開始，再上訴到聯邦巡回法院，直至最高法院。三份判決可謂一波三折。一審法院判決利盟公司部分勝訴（在國內銷售的附加限制條件的硒鼓上發生了專利權的權利窮竭，但海外銷售的硒鼓不發生權利窮竭），二審法院則判決利盟公司完全勝訴（上述兩種情況下的硒鼓在出售之后均不發生權利窮竭），而最高法院的判決是利盟公司完全敗訴（在已銷售的硒鼓上均已發生專利權窮竭）。其中理由，已如前述，這里只需要著重指出的是，在該案上訴過程中，最高法院已于2013年對Kirtsaeng案?關于該案的介紹，參見金海軍著：《知識產權實證分析I：創新、司法與公眾意識》，知識產權出版社2015年版，第183-185頁。作出了判決，這就基本預示了該案的結局。最高法院在Kirtsaeng案中認定，美國著作權人在國外合法印制銷售的教材被進口到美國的，應當適用首次銷售規則，這就等于為該案關于在國外銷售的產品是否構成專利權的權利窮竭而創設了一個先例，其中所缺少的環節，無非是將該判例規則轉換適用到專利權。

另外值得注意的是，利盟公司與客戶訂立的硒鼓銷售合同中明確規定的限制條件，這些條款具有合同法上的強制執行效力，并不因專利權的權利窮竭而失效。利盟公司對于簽約客戶將用完后的硒鼓出售他人的行為，利盟公司可以追究其違約責任。但實際上利盟公司不太可能針對客戶，尤其是個人消費者采取此類行動，因為由此帶來的后果可能反而更糟，它會招致消費者群體的不滿，從而導致市場份額減少。

四、侵犯專利權案件的司法管轄問題

（一）TC Heartland L.L.C. v. Kraft Food Group Brands L.L.C.案基本案情

關于侵犯專利權案件的地域管轄規定在《專利法》第1400（b）條：“任何侵犯專利權的民事訴訟可以在被告住所地，或者被告實施侵權行為且具有一個慣常和已建立之營業場所地的司法地區提起”。?28 U.S.C. § 1400(b) ( [any] civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business).最高法院在1957年的Fourco案?Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222, 226 (1957).中認為，就第1400（b）條而言，國內公司的“住所地”僅限于公司的注冊州（its State of incorporation），并且拒絕了這樣的主張，即認為第1400（b）條吸收了在有關一般性管轄規定的第1391（c）條?28 U.S.C. § 1391(c).中所包含的關于公司“住所地”的廣義定義。自Fourco案以來，美國國會從未修改過《專利法》第1400（b）條，但第1391條已經過兩度修改，后者的現行規定是，“除非法律另有規定”并且“出于所有的管轄目的”，公司“如果作為被告，應當被認為居住于任何在訴訟開始時符合該法院的屬人管轄條件的司法地區。”?28 U.S.C. §§ 1391(a), (c).( shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question).

該案上訴人TC Heartland公司系根據印第安納州法律所設立，總部位于印第安納州，但其將涉嫌侵犯專利權的產品運送至特拉華州，故被上訴人卡夫食品公司（Kraft Food）在特拉華州聯邦地區法院提起侵權訴訟。上訴人提出動議，聲稱由特拉華州聯邦地區法院管轄并不合適，請求將案件移送印第安納州聯邦地區法院。上訴人援引Fourco案提出，其在特拉華州并無“住所地”，并且在特拉華州也沒有根據第1400（b）條的“慣常和已建立之營業場所”。聯邦地區法院駁回該動議，并且拒絕了一項關于發布糾正令（writ of mandamus）的申請，其理由是，第1391（c）條規定了第1400（b）條中的“住所地”的定義。本案上訴至聯邦巡回法院后，該法院維持一審判決，其推理是，既然根據第1391（c）條而可以認定上訴人的住所地就是特拉華州，那么，根據第1400（b）條的住所地也應當是特拉華州。

（二）判決結果與依據

最高法院于2017年3月27日開庭審理該案，2017年5月22日作出判決。托馬斯大法官撰寫法院意見：撤銷聯邦巡回上訴法院的判決，發回重審。其余大法官均表贊同（新任大法官戈薩奇則未參與該案的審理與判決）。

最高法院認為：在適用于美國國內的公司時，第1400（b）條中的“住所地”僅指其注冊州。國會對第1391條的修改并沒有改變Fourco案對第1400（b）條“住所地”所作的解釋。

1.首先是相關法律規定的歷史沿革。1789年《司法法》（Judiciary Act）關于司法管轄的規定涵蓋了包括專利案件在內的所有民事訴訟。?Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co.，315 U.S. 561,563 (1942).1897年，國會制定了關于專利案件專門管轄的法律。這項法律就是現行《專利法》第1400（b）條的前身，其允許在被告作為“居民”（inhabitant）的地區法院，或者被告既擁有“慣常和已建立之營業場所”并且實施了某一侵權行為地的聯邦地區法院提起訴訟。?29 Stat. 695.在當時，公司住所地就被理解為僅僅“居住”于該公司的注冊州。最高法院在Stonite案中處理了第1400（b）條前身所規定的范圍，認為它構成“在專利權的侵權訴訟程序中用以控制司法管轄的排他性規定”，并因此不受一般性管轄條款的補充或修改。?Stonite Products Co. v. Melvin Lloyd Co., 315 U.S. 561, 563 (1942) (“the exclusive provision controlling venue in patent infringement proceedings”).

1948年，國會對于專利管轄的法律規定重新立法，這就是現行《專利法》第1400（b）條。該條款迄今未作過改變，其相關用語是“住所地”（resides）而非“居住地”（inhabits）。同時，國會還制定了關于一般管轄的規定，即第1391條，其為公司被告定義了“住所地”（residence）。在Fourco案中，最高法院重申了Stonite案的裁決，并且指出，國會制定第1400（b）條就是將其作為一項獨立的司法管轄規定，而1948年的重新立法并沒有證明國會有意改變其地位；并且，即便第1391（c）條在事實上按“其條款”包含了“所有的訴訟”，?353 U.S., 222, 228.但最高法院還是得出結論認為，在重新立法的文本中的“住所地”與在1948年之前的“居住地”具有相同的含義。[51]353 U.S., 222, 226

這種情形一直保持有效且未作改變，直到1988年國會修改了一般性管轄規定，亦即目前的第1391（c）條。修訂后的條款規定，它適用于“本章項下所有的管轄目的”。在VE Holding案[52]VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574, 1578 (Fed. Cir. 1990).中，聯邦巡回法院認為，根據這項修訂，第1391（c）條就為同一“章”項下所有其他關于司法管轄的規定——包括第1400（b）條——確立了定義。2011年，國會通過了第1391條的現行版本，其中規定，其中的一般定義適用于“所有的管轄目的”。

2.在Fourco案中，最高法院明確無疑地表示，第1400（b）條中的“住所地”一詞在適用于國內公司時，僅指該公司的注冊州。因為國會自Fourco案以來就沒有修改過第1400（b）條，該案當事人也均未要求最高法院重新考慮該判例，因此，該案唯一的問題就是，國會在修改第1391條時，是否也改變了第1400（b）條的含義。最高法院認為沒有改變，因為假如國會打算要做出這種改變，通常就會在修改后的條款文本中，提供一個關于其意圖的相對明確的指示。但是，在第1391條的當前版本中，并沒有出現此類指示。

卡夫食品公司指出，當前的第1391（c）條所提供的是一項默認規則（default rule），按其表面意思看，它無一例外地適用“所有的管轄目的”（for all venue purposes）。但最高法院認為，在Fourco案中所爭議的文本同樣提供了一項默認規則，適用于“管轄目的”（for venue purposes），[53]353 U.S., at 223.而在這一語境下，這些措辭之間并沒有實質性差別。在本身已涵蓋全部的條款中再增加“所有的”（all）一詞，并不表明國會就此打算讓最高法院重新考慮Fourco案判決。現在當事人基于這種用語的變化所提出的任何論據，并不具有說服力。Fourco案判決認為，盡管第1391（c）條從其用語來看并不包括任何例外，但第1400（b）條保留了一種不同于第1391（c）條所包含之默認定義的含義。并且，第1391條的當前文本中包括了一項保留條款，其中明確指出“法律另有規定的”則不適用該條款，這就將Fourco案所發現的、隱含于制定法中的限制條件明確化了。最后，最高法院認為，沒有任何跡象表明，國會在2011年的立法就批準了聯邦巡回法院在VE Holding案的判決。

由此該案明確了，對于美國國內公司而言，對之提起侵犯專利權訴訟的管轄法院就是指（1）被告住所地，即作為公司的被告的注冊地，或者（2）被告實施侵權行為且被告擁有慣常和已建立營業場所之地。

（三）簡要評論

該案雖然只是涉及專利案件管轄的程序法問題，但其影響力不容小覷。無論在最高法院決定受理之后，還是在開庭辯論、公布判決的各個環節，該案均受到美國各界的高度關注。它所面對的，是美國專利訴訟當中一個獨特的現象：專利權的侵權案件往往集中在少數幾家聯邦地區法院，尤以德克薩斯州東區聯邦法院（Eastern District of Texas）最為著名。從相關統計來看，該法院從2010年以來，就始終是全國受理專利案件最多的法院（參見表3）。2009年，德州東區法院受理專利案件239件，占當年全國受理專利案件數量的9%，而到2010年，該數據升至542件（占全國的16%）。此后數年還是逐年遞增，在2015年，該法院新受理專利案件更是破紀錄地達到2548件，而當年全國受理專利案件數量是5774件，僅德州東區法院就占據44%。這就是舉國關注甚至全球聞名的“德州東區”現象。該案管轄法院是特拉華州聯邦法院（District of Delaware），其實，其受理的專利案件數量也不少，排名全國第二，近幾年來基本占全國專利案件數量的10%～20%。

表3 美國聯邦法院受理專利案件數量（2008-2016年）

圖4 2016年聯邦地區法院專利案件受理數量與占比

該案雖非直接涉及德州東區聯邦法院，但最高法院通過該案判決，明確限制了聯邦地區法院受理專利案件的地域管轄資格，實際上就是為了改變之前過于寬松的“德州東區”現象。根據最高法院的解釋，專利權人起訴的被告為美國國內公司的，只能在公司的注冊州，或者侵權行為實施地且被告有慣常和已建立之經營場所地的聯邦地區法院提起訴訟。因此，原告不能再像以往那樣，選擇到那些“專利權人友好型”（propatentee）聯邦法院起訴。

美國近年來在專利權的侵權案件數量上激增，很大程度上是由于所謂的“專利怪物”（patent trolls）所致。這些公司的真正名稱是非實施主體（NPE），它們通過收購的方式，手中握有大量專利，但其目的不是為了自己實施，而是伺機起訴涉嫌侵權的大公司，尋求獲得賠償或者許可費。從嚴掌握侵犯專利權案件的地域管轄，在某種程度上就是為此類專利權人設置較高的門檻，避免其任意選擇聯邦地區法院提起訴訟。

五、生物類似藥的審批簡化程序與潛在專利糾紛的解決

（一）Sandoz Inc. v. Amgen Inc.案基本案情

美國2009年《生物制品價格競爭與創新法》（Biologics Price Competition and Innovation Act，以下簡稱BPCIA）為制藥企業從美國食品藥品管理局（FDA）獲得生物類似藥（biosimilar）的批準提供了簡化途徑，[54]42 U.S.C. § 226 (k).并且為生物類似藥的制造商（即申請人）與參考藥品（reference product）的制造商（即首發人［sponsors］）之間的專利糾紛提供了解決程序。[55]42 U.S.C. § 262 (l).該法律將僅僅向FDA提交生物類似藥申請的行為視為“擬制”（artificial）侵權行為，以便當事人可以在申請過程的某些時候提起侵犯專利權之訴，即使申請人并沒有實施傳統意義上的侵權行為。[56]35 U. S. C. §§ 271(e)(2)(C)(i), (ii).

根據BPCIA第262（l）（2）（A）條，申請人要求FDA批準生物類似藥的，必須在FDA通知申請人受理申請之日起20天內，向首發人提供有關藥品申請與制造的信息。這就觸發了申請人與首發人之間的信息交流，旨在創設相關專利的列表，并且梳理潛在的法律主張。[57]42 U.S.C. § 262 (l)(3).BPCIA把各方當事人連接為兩階段的專利訴訟。在第一階段，雙方合作確定在名單上的哪些專利是可以立即提起訴訟的。第二階段是根據第262（l）（8）（A）條，由申請人至少于生物類似藥開始商業營銷的180天之前向首發人發出通知而觸發，它涉及任何已經列在該名單上但尚未在第一階段提起訴訟的那些專利。對于這兩個階段的訴訟，無論在時間還是在范圍上，都是受到申請人的實質性支配的。

當然，如果不遵守這些程序性要求，就可能導致兩個相關的后果。根據第262（l）（9）（C）條，如果申請人未能根據第262（l）（2）（A）條向首發人提供關于藥品申請與制造的信息，首發人（而不是申請人）可以立即提起訴訟，“就任何對于生物制品或者生物制品的某一用途而主張權利要求的專利，請求法院宣告對其構成侵權、其專利具備有效性或者可強制執行性。”而根據第262（l）（9）（B）條，如果申請人提供了藥品申請與制造信息，但未能完成該程序的后續步驟，那么，首發人（而不是申請人）可以就首發人相關專利清單中所包含的任何專利提起宣告判決之訴（declaratory-judgment action）。

優保津（Neupogen）是安進公司（Amgen Inc.）銷售的一種非格司亭（filgrastim）產品，[58]一種白細胞刺激因子藥物。該公司主張在非格司亭藥品的制造和用途上均擁有專利。山德士公司（Sandoz Inc.）請求FDA批準一種以Zarxio為品牌名稱的、以優保津（Neupogen）為參考產品的非格司亭生物類似藥。在FDA通知山德士公司已經受理其申請并進行審查之后一天，山德士公司即通知安進公司其已經提交申請，并且準備在獲得FDA批準后立即銷售Zarxio。它后來又通知安進公司，其不打算根據第262（l）（2）（A）條而提供藥品申請與制造信息，安進公司可以立即根據第262（l）（9）（C）條起訴其侵權。

安進公司遂起訴山德士公司侵犯其專利權，并且主張山德士公司實施的“不法”行為違反了加利福尼亞州的反不正當競爭法。而后一項請求所依據的，是以下兩項違反BPCIA的指控：山德士公司未根據第262（l）（2）（A）條提供其藥品申請與制造信息，以及在從FDA獲得批準之前根據第262（l）（8（A））條提供商業性銷售的通知。安進公司請求法院發布禁令，強制執行BPCIA的要求。山德士公司則提出反訴，請求宣告原告所主張的專利無效，其不構成侵權，并且沒有違反BPCIA的規定。

在案件審理過程中，FDA批準了Zarxio藥品，而山德士公司則向安進公司提供了商業性銷售的進一步通知。聯邦地區法院隨后對山德士公司就BPCIA所提出反訴作出了部分判決，并駁回了安進公司關于反不正當競爭的主張。案件上訴至聯邦巡回法院，該法院判決予以部分維持、部分撤銷，并發回重審。其維持的是一審判決中駁回安進公司以山德士公司違反第262（l）（2）（A）條所提出的州法上的請求權，理由是山德士公司未披露其藥品申請和制造信息并沒有違反BPCIA，而BPCIA已經為不遵守此項要求者提供了專門的救濟措施。聯邦巡回法院還認定，根據第262（l）（8）（A）條，申請人必須在獲得FDA批準之后提供商業性銷售的通知，而該項要求是強制性的。因此，法院命令山德士公司在其提供第二個通知之日起的180天之內禁止銷售Zarxio藥品。山德士公司不服判決，案件遂上訴至最高法院。

（二）判決結果與依據

最高法院于2017年4月26日開庭審理該案，并于同年6月12日作出判決。托馬斯大法官撰寫了全體一致的法院意見，對于聯邦巡回上訴法院判決予以部分撤銷并發回重審。布雷耶大法官發表協同意見。

最高法院認為：BPCIA第262（l）（2）（A）條不得根據聯邦法律而以禁令方式予以強制執行，但是，聯邦巡回法院在判決發回重審時，還應當確定是否可以根據州法而給予禁令。申請人在獲得FDA批準之前可以根據第262（l）（8）（A）條而提供通知。

1.第262（l）（2）（A）條要求申請人向首發人提供其藥品申請與制造信息，但這一規定不是根據聯邦法律采取禁令而得以強制執行的。在這一點上，聯邦巡回法院的結論是正確的，但其推理過程存在缺陷。它引用了第271（e）（4） 條，該條規定了擬制侵權行為，并明確規定了“唯一的法律救濟”。根據該條用語，聯邦巡回法院認為，除了在法律條文中具體規定的救濟——比如給予禁令，強制要求申請人提供其藥品申請與制造信息——不存在任何其他的救濟。這個推理的問題在于，山德士公司未披露信息的行為，并不是可以根據第271（e）（4）條獲得法律救濟的擬制侵權行為。最高法院認為，當事人提交藥品申請的，構成擬制侵權行為；但其未披露第262（l）（2）（A）條所要求的藥品申請與制造信息的，并不構成擬制侵權行為。

另一個條文即第262（l）（9）（C）條，針對申請人未提供藥品申請與制造信息的情形提供了法律救濟。它授權首發人（而非申請人）對擬制侵權行為提起直接宣告判決之訴，從而將申請人本來可以行使的對于該專利訴訟的范圍和時間的控制權，交給了首發人，并且剝奪了申請人本來通過在向市場推銷其產品之前提起宣告判決而可以獲得的確定性。由于存在這種救濟措施，再加上沒有任何其他具體指明的救濟措施，這就表明，國會無意讓首發人獲得禁令性救濟——至少作為聯邦法上的一個問題——來強制執行有關披露信息的要求。[59]Great-West Life & Annuity Ins. Co. v. Knudson, 534 U. S. 204, 209 (2002).而通過制定法的上下文也可以進一步確認，國會并沒有授權法院通過禁令救濟來強制執行第262（l）（2）（A）條。

2.聯邦巡回法院在將案件發回重審時，應當確定是否可以根據州法而以禁令方式強制執行第262（l）（2）（A）條。根據加州的反不正當競爭法，山德士公司的行為是否屬于“不法”行為，這是一個州法上的問題，而聯邦巡回法院試圖僅僅通過參考BPCIA這部聯邦法律就來回答這個問題，實屬錯誤。該案不存在爭議的是，聯邦巡回法院試圖在實際上處理該案的如下事實：山德士公司未能披露第262（l）（2）（A）條所規定的必要信息，并因此要接受第262（l）（9）（C）條所具體規定的后果。因此，若根據聯邦法律，這一點就沒有什么好裁決的。而法院所應當確定的是，加州法律是否認為，假如不遵守第262（l）（2）（A）條就應當被當作“不法”行為，以及在針對未遵守第262（l）（2）（A）條的法律救濟方面，BPCIA是否具有優先于州法的效力。

3.申請人可以在獲得FDA批準之前提供關于商業性銷售的通知。第262（l）（8）（A）條規定，申請人“應當在根據第（k）款獲得批準的生物制品進行商業性銷售的首日之前的180天之內，向參考藥品的首發人發出通知”。因為這里的“根據第（k）款獲得批準的生物制品”一語所修飾的是“商業性銷售”而不是“通知”，所以，“商業性銷售”才是確定時間的關鍵點，而該生物類似藥必須已經獲得“批準”。因此，申請人可以在FDA批準之前或者之后向首發人提供通知。制定法的上下文也證實，第262（l）（8）（A）條所包含的是一個單一的時間要求（營銷前180天），而不是由聯邦巡回法院所認定的兩個時間要求（獲得批準，并且在營銷前180天）。“假如國會意圖”在第262（l）（8）（A）條中規定兩個時間要求，它就會明確地表達出來，就像在相鄰的第262（l）（8）（B）條中那樣。[60]Russello v. United States, 464 U. S. 16, 23 (1983).最高法院認為，安進公司雖然提出了相反的論據，但其不具有說服力，而其提出的各種各樣的政策性論據，也不能否定該制定法用語的平常含義，故其論據均不予采納。

（三）簡要評論

在藥品審查過程中所涉及的專利糾紛，是制藥行業通常可能面臨但又獨具特色的問題。一方面，原研藥的開發成本很高，必須借助專利才能確保其獲得經濟回報，另一方面，藥品的可獲得性牽涉到廣大公眾的生命與健康。如何在藥品的專利保護與公共健康之間形成適度的平衡，始終是相關立法必須考慮的首要政策。同時，制藥行業存在著大量的仿制藥企業，其通過提供與原研藥相同或類似的藥品，以市場競爭手段來降低藥品價格。但這樣一來就必然涉及與原研藥的專利沖突問題。

最高法院在近年來受理過類似案件，涉及原研藥與仿制藥企業之間的沖突。例如，2013年的Actavis案[61]FTC v. Actavis, Inc., 570 U.S. ___, 133 S. Ct. 2223 (2013).和2015年的Sandoz案[62]Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. ___ (2015).，而后一案件的當事人，也恰好就是山德士公司。山德士公司是全球排名第二的仿制藥企業，它在這兩起案件中挑戰的梯瓦公司與安進公司，則是全球制藥企業巨頭，手握許多重要的藥品專利。因此，最高法院所受理這些案件并且作出裁決，必將對制藥產業產生重大影響。

該案爭議的焦點是一個技術性問題，即生物類似藥的制造商在向FDA申請審批的過程，以及它與原研藥首發人之間的專利糾紛解決程序。最高法院的判決明確指出，申請人向首發人提供藥品申請與制造信息，以及在獲得批準之后和商業性銷售之前向首發人提供信息方面，對于觸發相應的專利訴訟，無論在范圍還是時間上，均處于實質性支配地位。就此而言，仿制藥企業在聯邦法律上處于較為有利的地位。

六、實用品外觀設計的著作權保護問題

（一）Star Athletica L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.案基本案情

根據1976年《著作權法》第101條，作為“實用品外觀設計”（design of a useful article）的“圖畫、圖形或者雕塑特征”（pictorial,graphic, or sculptural features），若其“能夠與該物品的實用功能方面加以分離性確定（identified separately），并且能夠獨立地存在（existing indepently）”，則有資格作為藝術作品而獲得著作權保護。[63]17 U. S. C. §101 (the design of a useful article, as de fined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if,and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identi fied separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article).

Varsity品牌公司（Varsity Brands, Inc.）在其所設計、制造和銷售的拉拉隊制服表面創作出一系列平面設計，并且獲得了200多項著作權登記，其中包括各種各樣的線條、人字形條紋和多彩的形狀（參見圖5）。Star體育公司（Star Athletica L.L.C.）所銷售的拉拉隊制服與之類似，Varsity品牌公司遂起訴其侵犯著作權。聯邦地區法院作出了有利于被告的簡易判決，認為這些設計無論在觀念上（conceptually）還是從物理上（physically）都無法與制服本身相分離，因此它們并不符合著作權保護的要求。第六巡回法院接受該案上訴，但該法院認為，涉案圖形是可以被“分離性確定的”（identi fied separately），從而根據《著作權》法第101條“能夠獨立于制服而存在”，故撤銷了一審判決。Star體育公司不服判決，上訴至美國最高法院并獲得受理。

圖5 涉案拉拉隊制服設計圖樣

（二）判決結果與依據

最高法院于2016年10月31日開庭審理該案，2017年3月22日作出判決。托馬斯大法官撰寫法院意見，維持第六巡回上訴法院的判決。羅伯特首席大法官以及阿利托、索托馬約爾、卡根大法官贊同法院意見；金斯伯格大法官撰寫協同意見；布雷耶大法官發表反對意見，肯尼迪大法官與其意見一致。

最高法院認為：由某一實用品外觀設計所吸收的特征（feature）是可以獲得著作權保護的，只要該特征（1）可以被認為是一件與該實用品相分離的平面或者立體的藝術作品，并且（2）假如想象它跟該實用品相互分離，那么它是符合作為一件可受保護的圖畫、圖形或者雕塑作品的條件的（無論自身方面的條件還是關于其已經以某種有形表達載體加以固定的條件）。[64]美國著作權法不僅要求作品具有獨創性，而且要求其已經被某種有形載體所固定。17U. S. C. §102（a）（original works of authorship fixed in any tangible medium of expression）.因該案所爭議的對象符合前述標準，故受到著作權保護。

1.該案有必要采取可分離性分析方法（separability analysis）。Varsity品牌公司聲稱，即使不采用《著作權法》第101條的分析，平面化的表面裝飾（surface decorations）也總是可分離的，因為它們存在于“實用品之上（on a useful article），而并不是某一實用品的設計”。但是，該公司的這項主張與第101條的文本不符。“圖像”（pictorial）和“圖形”（graphic）所表達的正是平面的二維特征，比如照片、繪畫或圖畫。因此，第101條規定對于被吸收為“實用品外觀設計”的“圖形、圖形和雕塑作品”提供保護，就必然考慮到，該種設計可以包括平面的二維特征。

2.至于在什么情況下，為實用品所吸收的某一特征“可以從中被分離性確定”并且“能夠獨立存在”，這個問題并不是基于著作權最佳政策的選擇，而是完全取決于“對制定法的解釋”（statutory interpretation）。[65]Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 214 (1954).

（1）假如裁判者可以看到實用品并且辨認出某種看起來具有繪畫、圖形或雕塑特征的平面或者立體元素，那么，這就滿足了《著作權法》第101條對于分離性確定（separateidentification）的要求。[66]See 2 Patry §3:146, at 3–474 to 3–475.而要滿足獨立存在（independent-existence）的要求，則該特征必須在其一旦被設想為與實用品相分離之后，能夠以自身作為繪畫、圖形或雕塑作品而存在。如果該特征自身不能作為繪畫、圖形或雕塑作品而存在，那么它就只是該產品的一個實用性方面（utilitarian aspects）。為了符合以自身作為繪畫、圖形或雕塑作品，該特征就不能是一件實用品或者“通常作為某一實用品之一部分的產品”。[67]17 U.S.C. § 101.并且，也不能通過在另一種載體上創設一件復制品的方式（例如，為一輛汽車制作一個硬紙板模型）而對該實用品主張著作權。

（2）著作權法的整體性規定證實了上述解釋。第101條規定，對于最先被固定在某一實用品載體上的藝術作品給予保護，這項規定從本質上而言，簡直就是第113（a）條的翻版。第113（a）條規定，復制權“包括將（受著作權保護的）作品復制在任何物品之內或者之上，無論該物品實用與否”，[68]17 U.S.C. § 113(a)。該條款規定如下：“……第106條規定的復制享有著作權的繪畫、圖形與雕塑作品的專有權包括將作品復制在任何利類的物品之內或者之上的權利，無論該物品實用與否。”因此，該條款所保護的對象，就是那些最先被固定在非實用品載體上并且隨后被應用于實用品的藝術作品。總之，這些條款清楚地表明，著作權保護延及繪畫、圖形和雕塑作品，無論它們在創作之初是作為獨立的藝術作品還是作為實用品的特征。

（3）上述解釋也與著作權法的歷史相一致。梅澤案（Mazer）[69]Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954).是根據1909年著作權法判決的案件，最高法院在該案中認定，當事人對于一尊用作臺燈燈座的雕像享有著作權。最高法院通過該案判決，不僅同意了美國版權局所作的一項條例，其對于藝術作品的保護擴展至那些既具有藝術性又起到某種實用目的之作品，并且還認定，無論該雕像最初是作為一件獨立的雕塑作品還是作為一個燈座，均跟認定其是否享有著作權無關。此后不久，美國版權局又頒布了一項用以執行梅澤案判決的條例，其時間早于1976年《著作權法》第101條的用語，并以此而將現代的可分離性檢驗標準（separability test）引入了著作權法。國會基本上就是從梅澤案之后的這項條例中采納了相關用語，將之移植到1976年《著作權法》第101條。

3.將前述可分離性標準適用于該案，其結論就是，拉拉隊制服的表面裝飾具有可分離性，從而有資格獲得著作權保護。首先，該裝飾可以被確認為具有繪畫、圖形或雕塑品質的特征。其次，如果將這些裝飾與制服分開，并且用于另一載體，那么，它們也能符合第101條關于平面藝術作品的條件。通過想象將這些裝飾從制服中移除出來，再將其應用于另一載體，這樣做并不是在復制該制服本身。

反對者認為，這些裝飾不符合著作權保護的條件，因為在通過想象而提取這些裝飾時，它們給人的印象仍是一幅關于拉拉隊制服的圖片。上訴人Star體育公司同樣聲稱，這些裝飾不能受到著作權保護，理由是即使將它們從實用品中提取出來，它們還是保留著一件拉拉隊制服的輪廓。而最高法院認為，這一點并不構成著作權的障礙。正如一件平面的美術作品（fine art）跟繪制該作品的畫布的形狀是相關的，平面的實用藝術作品（applied art）跟它所應用之物品的輪廓也具有相關性。被上訴人Varsity品牌公司在拉拉隊制服上符合著作權保護的唯一特征，是在該制服表面上的平面的實用藝術品。被上訴人可以禁止他人的，也僅僅是在拉拉隊制服或者任何其他表達載體上復制該表面設計。被上訴人無權禁止任何人制造與該案所爭議制服在形狀、裁剪或者尺寸上完全相同的拉拉隊制服。

4.對于上訴人Star體育公司以及美國政府所提出的主張，最高法院認為其均不足為據。

（1）上訴人與美國政府的關注焦點集中于，當該設計從制服上被物理性移除（physically removed）之后，純白色的制服就只具有相對實用性（relative utility）了。但最高法院認為，可分離性調查的重點，是在于被提取出來的特征，而不在于通過想象方式提取之后所剩下的實用產品的任何方面。法律畢竟沒有要求被想象提取之后的剩余部分仍然是一件具有完全功能的實用品。一個藝術特征若其本身就有資格獲得著作權保護，并不會僅僅因為其最初被創造出來系作為某一實用品的外觀設計的一個特征，甚至即使因此使得該物品更具實用性，從而喪失其著作權保護的資格。這項規則自梅澤案以來就已經得到確立，并且與著作權法為“實用藝術作品”給予明確保護的規定相一致。最高法院認為，既然否定了上訴人的看法，也就必然拋棄了為一些法院和評論者所采用的關于“物理性”分離與“觀念性”分離兩者之間的區別。換言之，可分離性分析只是一項觀念性任務（conceptual undertaking），它并不要求作為基礎的實用品在分離之后仍然保持存在，因此，物理性—觀念性的區分（physical-conceptual distinction）沒有必要。

（2）上訴人還提出，應當將兩個“客觀”因素（object components）納入可分離性檢驗標準：其一是要考慮用以證明創作者之設計方法、目的和原因的證據，其二是要考慮該特征在不具備實用功能的情況下是否具有可銷售性（marketability）。最高法院對此均予以否定，理由是它們沒有任何制定法上的依據。

（3）最后，上訴人聲稱，對表面裝飾給予著作權保護，不符合國會關于將工業品外觀設計從著作權當中完全排除的意圖。最高法院認為，國會事實上已經為工業品外觀設計的某些特征給予了有限的著作權保護，[70]比如，對于半導體芯片和船體設計給予的保護。參見17 U. S. C. §§901–914, 1301–1332.反之，如果試圖假設國會針對工業品外觀設計保護持有敵對態度而來看待該制定法，就會破壞國會所做出的這種選擇。無論如何，該案所采用的檢驗標準并沒有使得作為其基礎的拉拉隊制服具備著作權保護的資格。

（三）簡要評論

實用藝術品或者實用品的藝術設計是否受著作權保護，這是知識產權法上一個由來已久并且頗具爭議的問題，該案可謂該問題的最新解決方案。在美國歷史上，盡管聯邦著作權法始于1790年，但最高法院直到1954年才在Mazer v. Stein案中，首次明確提出了實用品設計的著作權保護條件，那就是實用部分與藝術設計兩者之間是否具有可分離性。由此形成了該案所討論的可分離性標準。此后，美國1976年制定的現行《著作權法》第101條，規定了實用品外觀設計的定義，將其中可以與實用功能相分離確定并且獨立存在的特征，作為圖畫、圖形或者雕塑作品（PGS）而受到保護。但在實踐中發生的諸多案件，以及相關法院和學術界，卻為這個保護條件演繹出許多的判定方法，莫衷一是。

正如第六巡回法院在該案判決中指出，當實用品與其藝術設計無法從物理上分開時，法官和學者就只好求助于觀念上的可分離性（conceptual separability），經年以來，已經形成了許多種判定方法。僅以該判決書羅列來看，就有9種之多，其中包括美國版權局在其條例中所規定的方法（要求實用品與藝術設計兩者可以并存并且完全實現其各自功能）、主從功能法、客觀必要法、普通觀察者方法、設計過程法、單獨存在法、銷售可能性法等，[71]Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC., 799 F. 3d 468, 484-485 (6th Cir. 2015).甚至還有諸如尼默（Nimmer）、帕特里（Patry）等學者所撰寫著作權法權威著作中所表述的方法。

最高法院之所以受理該案，其原因恐怕也是在此。它希望借助該案，厘清關于實用品外觀設計的著作權保護標準，以便統一法律的解釋與適用。從該案判決來看，最高法院重申了自己在以往判例即梅澤案中所確立的可分離性標準，同時指出，法院無須區分觀念性分離還是物理性分離，因為可分離性標準的判定本身就是以想象的方式為之。最高法院在該案中強調了根據《著作權法》第101條定義來認定是否具有可分離性，具體方法是：首先，能否從實用品中看到并且辨認出某種看起來具有圖畫、圖形或雕塑特征的元素（平面或者立體藝術設計元素）；其次，如果將這些元素與實用品分開，并且應用于另一個載體上，是否符合著作權關于藝術作品的構成要件。可分離性標準，并不要求作為藝術設計基礎的實用品在分離之后能否獨立存在。該案判例顯然有助于對工業品設計的保護，因此，盡管其所涉及的只是服裝設計，但該案引起了3D打印產業的高度關注。

當然，對于設計的保護也存在著一些更大的問題，特別是關于實用藝術品的保護模式（著作權、外觀設計專利、商標、商業外觀等）以及它們之間的沖突或者重疊保護。該案判決略有涉及，但未予全部明確。

七、商標注冊的詆毀條款與言論自由

（一）Matal v. Tam案基本案情

西蒙?譚霄（Simon Shiao Tam）組建了一支搖滾樂隊，起名為“The Slants”（“斜眼角人”）[72]美國俚語，尤指對中國人、日本人的貶稱。參見陸谷孫主編：《英漢大詞典》。，之所以起這個綽號，是為了“回收”這個用語，消除其中對亞裔人貶稱的污蔑性含義。譚霄將詞語“THE SLANTS”申請聯邦商標注冊。美國專利商標局（PTO）駁回其申請，理由是該詞語違反了美國商標法即《蘭哈姆法》（Lanham Act），其規定禁止將可能“詆毀（disparage）……或者”給任何“在世或者去世之人……造成貶低或者蒙羞”的商標進行注冊。[73]15 U.S.C. §1052(a).譚霄對此不服，但其通過行政復審程序又未獲成功，遂將案件向聯邦巡回法院起訴。聯邦巡回法院以全席審理的方式，最終認定：前述《蘭哈姆法》的詆毀條款（disparagement clause）從表面看來，根據第一修正案的言論自由條款（the First Amendment's Free Speech Clause）而構成違憲。美國專利商標局將該案向最高法院提起上訴，請求最高法院判決詆毀條款是否“根據憲法第一修正案的言論自由條款而從表面看來無效”。

（二）判決結果與依據

最高法院于2017年1月18日開庭審理該案，同年6月19日作出判決，最終維持了聯邦巡回法院的判決。阿利托大法官撰寫法院意見。肯尼迪發表部分協同意見，對此金斯伯格、索托馬約爾和卡根大法官贊同。托馬斯大法官另行撰寫一份部分協同意見。戈薩奇大法官未參與該案件審理與判決。

最高法院認為，《蘭哈姆法》的詆毀條款觸犯了憲法第一修正案原則的基石：言論不可以因其表達了冒犯性思想而遭到禁止。

1.與判定有關的一個法律解釋問題

在判定詆毀條款是否違反憲法第一修正案之前，首先需要掃清了該案的一個法律解釋問題。最高法院在判決的開頭部分審查了譚霄的主張，即詆毀條款不適用于那些詆毀種族或者人種群體的標識。譚霄的理由是，該條款所禁止注冊的是詆毀“自然人或者法人”（natural and juristic persons）的標識，并不包括詆毀“諸如種族與人種群體之類的非法人實體”（nonjuristic entities）。這個解釋看似符合該條款文本中的“persons”（人）一詞，但是，最高法院對此予以反駁。理由是，其一，如果詆毀了“實質性”比例的某一種族和人種群體，就必然詆毀該群體中許多的“人”；其二，這種狹義解釋與詆毀條款的廣泛范圍相沖突，因為該條款不僅采用了“persons”，而且使用了“機構”（institutions）、“信仰”（beliefs）之類的術語。假如國會想要限制該條款的范圍，它就可能使用諸如“生存于世的特定個人”（particular living individuals）之類的用語，就像在該條（c）款所采用的詞語那樣。

2.詆毀條款違反了第一修正案的言論自由條款

商標注冊是私人言論，并非政府言論。因為“言論自由條款......并不規范政府言論”，[74]Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460, 467 (2009).故政府不必對自己的言論保持中立的立場。最高法院認為，在適用有關政府言論的判例時務必倍加小心，因為假如只要對私人言論蓋上一枚政府的批準印章，就可以將之充作政府言論，那么，政府就可以此手段來消除或者抑制不為其所喜歡的觀點表達。

最高法院認為商標注冊在本質上并非政府言論，是基于以下理由。在PTO注冊的商標并不是由聯邦政府所設想出來的。除了第1052（a）條的規定之外，商標審查員不得依據商標所表達的觀點而拒絕其注冊。商標如果符合《蘭哈姆法》的觀點中立要求（viewpoint-neutral requirements），就必須予以注冊。一旦商標獲得注冊，則PTO無權將其從注冊簿中刪除，除非有一方當事人提出動議請求撤銷該注冊商標、注冊商標期限屆滿或者聯邦貿易委員會（FTC）根據某些理由而啟動訴訟。因此，認為某一注冊商標的內容構成政府言論，這是非常牽強的。試想一下，假如商標一旦獲得注冊就變成了政府言論，那么，聯邦政府豈不會變得異常吵鬧、亂亂糟糟。最高法院以往有關政府言論的案件，均不支持關于以注冊商標為政府言論的觀點。[75]Johanns v. Livestock Marketing Assn., 544 U.S. 550 (2005); Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460 (2009); Walker v. Texas Div.,Sons of Confederate Veterans, Inc., 576 U.S. ___ (2015).并且，假如認為商標注冊使得商標轉變為政府言論，就將構成對政府言論規則（governmentspeech doctrine）的一個巨大而危險的擴張，因為其他的政府登記制度（比如著作權登記）也可以照做起來，很容易達到同樣的效果。

3.商標注冊也不屬于政府補貼或者商業言論

（1）政府一方提出，該案受最高法院關于補貼性言論（subsidized-speech）的判例的規制。但這一主張被最高法院認為不具有說服力。政府所提出的判例涉及現金補貼或其他等價物的補貼，例如在Rust v. Sullivan案[76]Rust v. Sullivan, 500 U.S. 173 (1991).中，政府為家庭節育計劃服務（family planning services）的個人當事方給予資助，以及在National Endowment for Arts v. Finley案[77]National Endowment for Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998).中，為藝術家提供現金獎勵。但聯邦商標注冊跟這些項目毫不相像。PTO不僅沒有付錢給商標注冊申請人，相反它還要求申請人支付商標注冊申請費，并且在商標注冊之后還要其繳納維持費。政府在該案答辯時聲稱，商標注冊就為當事人提供了寶貴的非金錢利益，而這可以回溯到政府為該商標注冊所投入的資源，但最高法院認為，每一項政府服務幾乎都需要政府資金的投入。那些使廣大公眾受益的公共服務（例如警察和消防）固然如此，即便是那些只為一部分人受益的服務，例如對私人訴訟的審判、維護公園和公路的使用，也都是如此。因此，政府的這一主張不成立。

（2）政府一方還聲稱，根據一項由最高法院就政府言論判例與補貼判例合并所形成的“政府項目”規則（“government-program”doctrine），商標法中的詆毀條款是合憲的。最高法院認為，這個主張同樣不具有說服力。政府一方所提到的兩個判例，是關于政府雇主向其雇員收取工會會費的問題，[78]Davenport v. Wash. Educ. Ass'n, 551 U.S. 177 (2007); Ysursa v. Pocatello Educ. Ass'n, 555 U.S. 353 (2009).但這些案件所涉及的，是第一修正案判例法當中一個特別的領域，它與該案所涉及的商標注冊領域實在相隔遙遠。與該案更為類似的案例可能在于，政府為私人言論創設一個有限的公共論壇，從而允許政府依據言論內容和演講者而實行某些限制。[79]Good News Club v. Milford Central School, 533 U.S. 98, 106-107 (1998); Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819,831 (1995).但是，即便在這樣的案例中，觀點歧視（viewpoint discrimination）也是被禁止的。詆毀條款拒絕對于任何集團的相當比例成員具有冒犯性的任何標識予以注冊。這在某種意義上，就構成了觀點歧視：帶來冒犯本身就是一種觀點。“不能僅僅因為這些思想本身對某些聽眾來說具有冒犯性，就禁止該思想的公開表達。”[80]Street v. New York, 394 U.S. 576, 592 (1969).

（3）該案雙方當事人的另一個爭議是，商標是否構成商業言論（commercial speech），從而只需要經受在Central Hudson案[81]Central Hudson Gas & Elect. v. Public Serv. Comm'n of Central Hudson Gas & Electric Corp., 447 U.S. 557 (1980).所形成的寬松審查（relaxed scrutiny）。但最高法院認為，這個爭議無需在該案解決，因為詆毀條款甚至都不能經受住Central Hudson標準的審查。根據Central Hudson案標準，對言論的限制必須服務于“某一實質性利益”（a substantial interest），并且必須加以“狹義地適用”（narrowly drawn）。[82]Id., at 564-565.案件中提到的一種利益是，防止那些表達冒犯性思想的言論，但是，這種利益卻會打擊第一修正案的核心。所提到的第二種利益是，保護商業流動秩序，免于受到那些因支持招人不滿的歧視性商標所帶來的破壞；但是，該條款適用于對任何個人、團體或機關構成詆毀的任何商標，故其并不是被狹義地適用的。因此，詆毀條款也不符合商業言論的審查標準。

4.商標法的詆毀條款構成了觀點歧視（viewpoint discrimination）

（1）除極少數的例外，憲法第一修正案的一項基本原則是，政府不得以其不贊成某種言論所表達的思想或者觀點為由，對該言論予以懲罰或者壓制。[83]Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819, 828-829 (1995).關于觀點歧視的檢驗標準是，在相關主題范疇內，政府是否根據所表達的觀點而從中挑出某一小部分其所不贊同的信息。在該案中，詆毀條款將相關主題確定為“人（無論其生死）、機構、信仰或者國家象征”；[84]15 U.S.C. §1052(a).而在該范疇之中，申請人可以注冊某個具有積極的或者良性意義的標識，但不能是貶損性標識。這一法律規定反映出，政府不贊同某一小部分其認為具有冒犯性的信息，故從本質上而言，這就構成了觀點歧視。

（2）無論商標是否屬于商業言論，該案以觀點為依據所發生的歧視，就必然要受到更嚴格的審查。[85]Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552, 566 (2011).即使就商標符合商業言論的情況而言，它們也是這樣的例子，說明為什么在這個范疇，不能以第一修正案所要求的觀點中立性而給予完全豁免（a blanket exemption）。在商標領域，有關思想市場（marketplace of ideas）的隱喻已經變成了一個實實在在的強大的現實。假如允許存在觀點歧視，那就是允許實行政府審查。

（三）簡要評論

該案的案情非常簡單，但其中涉及的法律問題，事關美國憲法第一修正案的言論自由，茲事體大。因此，該案實際上是對美國商標法一項條款的違憲審查，從本質上來講，更可歸于第一修正案的討論。另需說明，因時任美國專利商標局局長的Michaelle K. Lee于2017年6月6日宣布辭職，由Joseph Matal擔任臨時局長，故該案在最高法院受理與開庭辯論時的名稱是Lee v. Tam，而在6月19日判決時，案件名稱已經改為Matal v.Tam。

該案爭議是商標注冊詆毀條款即《蘭哈姆法》第1052（a）條。該條規定了商標主簿注冊的條件，共計6款，主要規定商標在哪些情況下不得注冊（消極條件），其中（a）款的完整內容是：“申請人在產品上的任何商標可以與他人產品相區分的，不得因其性質而拒絕在主簿注冊，除非（a）該商標包含違反道德的、欺騙性的或者誹謗性的要素；或者可能詆毀任何在世或者去世之人、機構、信仰或者民族標志，或錯誤地暗示有某種聯系，或為其造成貶低或者蒙羞；或者屬于某一地理標志，當其用于葡萄酒或者白酒之上或與之相聯系時，所確定的是該商品原產地之外的地方，且其系由申請人在WTO條約在美國生效之日一年或者之后首次使用在該葡萄酒或者白酒之上或與之相聯系。”由此可見，第1052（a）條包含的商標注冊的消極條件有三項，第1項是指商標存在違背公序良俗的情形；第2項是該商標可能構成詆毀；第3項是錯誤使用地理標志。除第3項是根據WTO《TRIPS協議》的要求而增設的之外，前兩項是商標法中早有規定的。確切地說，該案涉及的只是第1052條（a）款的第2項，聯邦巡回法院和最高法院均認為，該項消極條件的規定違反了憲法第一修正案的言論自由條款。但是，該案判決并沒有就第1項消極條件作出處理，故商標存在違背公序良俗的情形（“商標包含違反道德的、欺騙性的或者誹謗性的要素”），仍舊不能獲得商標注冊。有評論認為，該案涉及的是商標注冊公序良俗條款與言論自由問題，[86]孫遠釗：《商標登記公序良俗條款與言論自由保障——美國聯邦上訴法院對In re Tam案的全院聯席判決》，http://www.zhichanli.com/article/1826.html.并不準確。

最高法院在該案判決中，著重論證商標注冊的本質是什么，或者更準確地說，商標注冊本質上不是什么。首先，最高法院認定，并非政府言論。其次，商標注冊也不是政府補貼或者商業言論。最后，商標注冊屬于私人言論，應當根據言論自由條款受到嚴格審查。結論就是，商標法的詆毀條款構成觀點歧視，從而違憲。

與該案同時上訴到最高法院的，其實還有一個更加引人矚目的同類案件，即Pro-Football,Inc. v. Blackhorse案。該案涉及華盛頓特區紅皮膚橄欖球隊的6件“REDSKINS”（紅皮膚）注冊商標，其于2014年被美國專利商標局以第1052（a）條為依據而撤銷，理由就是“REDSKINS”注冊商標是對美國土著印第安人的詆毀。球隊向法院起訴，被判決維持商標局的撤銷裁決，遂又上訴至第四巡回法院。在此期間，因聯邦巡回上訴法院全席審理Lee v. Tam案，故中止審查該案，等待最高法院對Lee v.Tam案做出判決。[87]Pro-Football, Inc. v. Blackhorse, 112 F. Supp. 3d 439 (E.D.Va. 2015), appeal docketed, No. 15-1874 (4th Cir. Aug. 6, 2015).最高法院在2016年4月20日決定受理Lee v. Tam案，并且發布了調卷令，隨即，橄欖球隊于2016年4月25日也向最高法院提交上訴，但最高法院于當年10月3日決定拒絕為該案發布調卷令。[88]http://www.scotusblog.com/case- files/cases/pro-football-inc-v-blackhorse/.現在最高法院已經通過Matal v. Tam案認定第1052條（a）款的第2項構成違憲，“THE SLANTS”商標應當可以注冊了，而“REDSKINS”商標接下來的命運如何，則需等待第四巡回上訴法院的裁決。

In the 2016 Term, the U.S. Supreme Court delivered 7 decisions on intellectual property rights which re flect the trend of important role played by the Court in this field. These cases dealt with these diverse issues, such as jurisdiction of patent cases, damages for patent infringement, the statute of limitation and laches,doctrine of exhaustion, copyright protection for useful articles, trademark registration and freedom of speech, etc.Introducing and analyzing these cases comprehensively and speci fically can be helpful for Chinese IP community to understand the emerging disputes debated in other jurisdiction and get further study on these issues here.

U.S. Supreme Court; intellectual property; case study; 2016 Term

金海軍，中國人民大學法學院教授