實用新型專利審查中依職權修改問題探析

劉佳佳

（100081 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心 北京）

實用新型專利審查中依職權修改問題探析

劉佳佳

（100081 國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心 北京）

本文對現行中國專利法規進行分析，探究目前實用新型審查中依職權修改問題，具體分析對于權利要求書的依職權修改，并提出合理化建議。

專利法；權利要求書；依職權修改；修改范圍；合理化

專利權是一種民事權利，申請人對其專利申請文件有處置權，因此在一般情況下，國家知識產權局不能代替申請人對其專利申請文件進行修改。而為了避免過于延長審查周期， 2001年修改的《專利法實施細則》時在第五十一條中增加了第四款：國務院專利行政部門可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤。國務院專利行政部門自行修改的，應當通知申請人。“審查員依職權修改”屬于一種申請文件的修改方式，其他兩種方式為“申請人主動修改”及“針對通知書指出缺陷的修改”

根據《專利法》第五十九條的規定，權利要求書的作用在于確定發明或實用新型專利權的保護范圍。權利要求書在后續對專利權的運用和保護中都起著重要作用。無論是對于申請人還是審查員來說，對權利要求書的修改必定十分慎重。本文將結合具體案例，對目前實用新型審查中依職權修改所遇到的問題提出合理化建議。

一、依職權修改的范圍

《專利審查指南》第二部分第八章第6.2.2節規定，在發出授予專利權的通知書前，允許審查員對準備授權的文本依職權作出修改。其中，權利要求書方面包括：改正錯別字、錯誤的標點符號、錯誤的附圖標記、附圖標記增加括號。但是可能引起保護范圍變化的修改，不屬于依職權修改的范圍。依職權修改一般應當符合如下要求：

（1）專利申請本身具有授權前景，是經過審查員的依職權修改后即可授權的案件，對于不具有授權前景的案件無須進行依職權修改；

（2）依職權修改僅限于文字和符號的明顯錯誤，修改不能對專利權的保護范圍產生實質影響；

（3）對作出的修改應當及時通知申請人。

二、案例分析

《專利審查指南》中詳列了能夠依職權修改的項目，但僅是例舉，審查員在實際操作中依職權所做的修改會涉及所例舉案例之外的修改。對此，審查員的把握尺度不盡相同。下面按照具體問題類型探討是否能夠進行依職權修改。

案例一：科技術語不一致。

對于權利要求中存在科技術語表述不一致，且兩種表述方式均正確的情形，由于修改方式不唯一，審查員通常會讓申請人進行修改。但對于將不一致的科技術語統一修改為任何一種表述方式均不會導致權利要求保護范圍變化的情形，如再發通知書讓申請人修改會延長審查時間。借鑒歐洲專利局的規定，對于修改不具有唯一性的情形，如果能夠推（斷）定申請人不會反對，也就是修改后申請人并不會有疑義，則審查員可以進行修改。

案例二：引用關系錯誤。

涉及到改變權利要求引用關系的，一般不可依職權修改，《專利審查指南》中也未有此類舉例。當從屬權利要求引用關系錯誤，但修改方式唯一、確定時，審查員可以進行依職權修改，如“2.根據權利要求2所述的……”中，由于權利要求2只可以引用權利要求1，可以依職權將修改為：“2.根據權利要求1所述的……”。

案例三：語句重復。

權利要求書中遇到重復段落時，或是電子申請中，申請人誤將申請文件的說明書、摘要或其他部分內容提交入權利要求書端口下，可以將重復或是多余的段落刪除。

案例四：主題名稱不一致

在權利要求的主題名稱中刪除某個限定詞，即可能造成缺少某項功能限定，使得權利要求不清楚、不完整，并擴大了保護范圍，不屬于依職權修改范圍；或是增加了限定詞，也是不被允許的；對于改變的限定詞，要分析是否為可以明確界定的錯別字的情況，如果不是，一般不能進行依職權修改。

三、建議

針對權利要求書審查中所遇到的應依職權修改未依職權修改或進行了不當的依職權修改而使保護范圍發生變化或依職權修改但未告知申請人等問題，提出如下幾點建議：

1.補充案例

在《專利審查指南》中例舉更多、更具典型性和現今出現的雖修改方式不唯一但有確定修改結論的案例，讓審查員、申請人以及公眾明確哪些情形可以由審查員代為修改，哪些情形不應由審查員“依職權修改”，從而盡量避免審查員的修改超出職權范圍。

2.增加渠道

為避免審查員所作的依職權修改不適當，或者之后申請人對審查員所作的依職權修改有異議，審查員可以事先與申請人進行溝通確認，核實要更改的內容。可以通過電話與申請人進一步溝通來實現，并填寫相關記錄表，必要時也可選用電話錄音的方式。

3.明確救濟手段和期限

增設“申請人對其申請中審查員可能做出的修改的認可、確認過程”的審查程序，明確申請人有提出異議的權利。可以設立一個期限，告知當事人可以在指定期限內對依職權修改的內容提出異議，期限內未提異議的，視為無異議。

4.拓展知識

依職權修改是所屬技術領域人員能夠通過本領域技術知識識別出的錯誤。審查員應當進行相關知識的拓展，不僅要熟知本領域的技術知識，一些公共分類號的或者其他領域的知識也要有所了解，并掌握檢索的技巧和方法。提高自身的能力后，在依職權修改時將會更加準確的找到問題點，并進行適當的修改。

四、結語

《專利法實施細則》第五十一條第四款的設立，在能保證客觀、公正與準確的前提下，將 “明顯錯誤”修改為 “唯一的正確的答案”，使案件經過審查員合理修改走向授權，避免不必要的文件來往，有利于加快專利審查的審批程序。通過補充案例、拓展知識，明確依職權修改范圍，依法行使“依職權修改”這一權利，避免依職權修改中可能存在的問題，使依職權修改向著范圍清晰化、操作規范化、流程合理化的方向發展。

[1]中華人民共和國專利法 中華人名共和國專利法實施細則[M].北京：知識產權出版社,2010(3).

[2]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社,2010.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].知識產權出版社,2012(9).

[4]Guidelines for Examination in the EuropeanPatent Office, Part C,2005.

[5]王冬杰.對專利法實施細則第51 條第4 款的理解[J].審查業務通訊第14卷第2期,2008(2).

劉佳佳（1989～），女，北京人，工作單位：國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，職務：專利審查員，研究方向：實用新型專利審查。