商標(biāo)惡意搶注的法律規(guī)制研究

2017-02-14 14:21:57吳賀霞

法制博覽 2017年1期

吳賀霞

摘要：〖HJ1.65mm〗隨著市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展，用于區(qū)別和標(biāo)記商品來源的商標(biāo)在市場經(jīng)濟發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用，伴隨著經(jīng)濟全球化速度的加快，市場主體之間的競爭日益激烈，惡意搶注商標(biāo)的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，商標(biāo)的惡意搶注往往給被搶注人帶來巨大的經(jīng)濟損失，同時嚴重損害商標(biāo)權(quán)人的利益；在知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟日益受到重視的今天，對商標(biāo)的惡意搶注行為必須給予足夠的重視，尋求更好的法律規(guī)制途徑。

關(guān)鍵詞：惡意搶注；判定標(biāo)準(zhǔn)；法律規(guī)制

中圖分類號：D923.43；D922.294文獻標(biāo)識碼：A文章編號：2095-4379-（2017）02-0084-03

“搶注商標(biāo)”有兩種基本的含義，一是指搶先于他人注冊未被他人使用過的商標(biāo)；另一種含義是指，搶先注冊他人已經(jīng)使用過的商標(biāo)。對于第一種含義，在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，國家鼓勵市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，搶先注冊他人未使用的商標(biāo)，更能凸激發(fā)市場的競爭性。而后一種含義下，搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響力但未注冊的商標(biāo)，侵害了被搶注人的正當(dāng)利益。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請注冊商標(biāo)不得損害他人的在先權(quán)利，不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響力的商標(biāo)。后一種含義即是本文將要討論的“商標(biāo)的惡意搶注”。

根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，我國商標(biāo)專用權(quán)的取得以“注冊取得”為標(biāo)準(zhǔn)，并且需遵循“在先申請”原則，這樣就導(dǎo)致了“搶注商標(biāo)”這種行為的產(chǎn)生，這種行為如果不加以制止，惡意搶注商標(biāo)的行為將泛濫成災(zāi)，市場秩序?qū)呌谖蓙y。

一、商標(biāo)的惡意搶注的現(xiàn)狀

商標(biāo)的惡意搶注在《商標(biāo)法》頒布以前就一直存在，最近若干年有愈演愈烈之勢，從早期的“海信”到“王致和訴德國歐凱公司案”，再到深圳市博朗文科技開發(fā)有限公司對“三槍”、“森達”、“今麥郎”、“狗不理”等眾多內(nèi)地馳名、著名和知名商標(biāo)在香港進行集體注冊一案，越來越多的境內(nèi)知名商標(biāo)在境外被搶注。據(jù)統(tǒng)計，我國目前有超過80個商標(biāo)在韓國遭到搶注，有近200個商標(biāo)在日本遭搶注。尤其是來自境外的惡意搶注已經(jīng)嚴重影響到了我國傳統(tǒng)民族商業(yè)品牌的信譽，給我國民族企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的損失。

二、商標(biāo)的惡意搶注的成因與危害

（一）商標(biāo)的惡意搶注的成因

商標(biāo)的惡意搶注的成因可以從商標(biāo)和商標(biāo)使用者兩個方面分析。

首先，市場經(jīng)濟條件下趨利避害，追求經(jīng)濟利益是商標(biāo)的惡意搶注發(fā)生的基本原因。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，市場主體以獲得最大的經(jīng)濟利益為直接目的，而商標(biāo)本身所具有的巨大經(jīng)濟價值必然是市場主體所追求的。在這種利益的驅(qū)使下，市場主體違背誠實信用原則，以不正當(dāng)手段惡意搶注他人已經(jīng)使用并具有一定影響力的商標(biāo)也就不足為奇了。針對商標(biāo)的域外搶注而言，主要是由于商標(biāo)權(quán)具有地域性，不具有域外效力，除非兩國共同加入相關(guān)國際條約或者存在雙邊互惠協(xié)定，否則，在一個國家申請注冊的商標(biāo)在另外一個國家是不當(dāng)然享有商標(biāo)權(quán)的，另一國家沒有保護的義務(wù)，如果此商標(biāo)想要獲得某個國家的保護，必須到該國申請注冊，由此也就催生了商標(biāo)的域外搶注行為的發(fā)生。

其次，商標(biāo)使用人權(quán)利意識淡薄也是商標(biāo)的惡意搶注行為發(fā)生的一大原因。商標(biāo)使用人權(quán)利意識淡薄也是商標(biāo)被惡意搶注的重要原因，很多商標(biāo)使用人誤以為只要使用商標(biāo)就可以獲得商標(biāo)專用權(quán)，其實并非這樣，根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，原則上只保護注冊商標(biāo)，對于未注冊的馳名商標(biāo)或者有一定影響力的商標(biāo)也給予保護。其次，對未注冊商標(biāo)的保護力度顯然低于已經(jīng)注冊的商標(biāo)。商標(biāo)使用權(quán)人由于沒有及時注冊商標(biāo)，從而使搶注者抓住機會。如果商標(biāo)所有人能夠及時申請商標(biāo)的注冊就不會出現(xiàn)商標(biāo)的惡意搶注行為了。

（二）商標(biāo)的惡意搶注的危害

首先，商標(biāo)的惡意搶注給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。商標(biāo)作為一種商業(yè)符號，是區(qū)別商品來源的標(biāo)記，是商品質(zhì)量和商業(yè)信譽的載體，是企業(yè)的無形資產(chǎn)，商標(biāo)一旦被搶注，企業(yè)將會遭受巨大的經(jīng)濟損失，特別是域外搶注，將嚴重阻礙企業(yè)進入國際社會的步伐，甚至可能阻礙整個行業(yè)的發(fā)展。

其次，耗費大量的審查和司法資源，危害商標(biāo)注冊和使用秩序。由于惡意搶注商標(biāo)行為大行其道，包括侵犯他人權(quán)益、占用社會公共資源，以及沒有真實意圖的商標(biāo)注冊申請，致使本來已經(jīng)不堪重負的商標(biāo)審查人員和司法人員壓力更大，嚴重降低了商標(biāo)審查和訴訟效率。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國商標(biāo)的申請量和保有量已經(jīng)連續(xù)十年位居世界第一位，目前仍以每年超過10%的速度增長。由于商標(biāo)審查期限長，在先的商標(biāo)障礙多，致使正常的商標(biāo)申請變得更加困難，由此影響到正常商標(biāo)秩序的建立。

再次，阻礙民族企業(yè)的國際化發(fā)展道路。商標(biāo)的域外搶注使得我國企業(yè)需要通過支付高昂的費用以換取被搶注的商標(biāo)的專用權(quán)，甚至有些時候需要花費巨大的精力去國外維權(quán)，在維權(quán)不成功的情況下很有可能被排擠出國際市場，阻斷了民族企業(yè)進入國際市場的道路，使得民族工業(yè)的振興變得日益困難。

三、商標(biāo)的惡意搶注的判定標(biāo)準(zhǔn)

2013年修訂的《商標(biāo)法》第32條對商標(biāo)的惡意搶注做出了基本規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。關(guān)于商標(biāo)的惡意搶注的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)，不同的人有不同的看法，筆者認為商標(biāo)的惡意搶注需要滿足以下三個條件。

（一）被搶注人已經(jīng)在先使用該商標(biāo)

被搶注人已經(jīng)使用該商標(biāo)是商標(biāo)的惡意搶注的基本條件。搶注人與被搶注人常常因為誰在先使用發(fā)生爭議，但是關(guān)于何謂“使用”，不同的學(xué)者有不同的看法。黃暉博士則認為《商標(biāo)法》第31條中的“使用”，應(yīng)該有3項特性。一是具體性，不能抽象。商標(biāo)是商標(biāo)標(biāo)志、使用人、商品三位一體的產(chǎn)物，缺一不可。必須是使用人將商標(biāo)標(biāo)志用于商品之上，才真正體現(xiàn)了商標(biāo)的意義。第二要有公開性，這樣的根本目的也是為了保護公眾利益。正是因為公眾對某一商品的依賴轉(zhuǎn)化成為對其商標(biāo)的依賴才有保護的必要。廣告是可以達到這種公開性的，但是對這種公開也有要求，這種要求就是持續(xù)性。對于“使用”二字的含義，2013年修訂的《商標(biāo)法》第四十八條認為“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”均屬于“使用”。可見，《商標(biāo)法》對“使用”的范圍規(guī)定的相對比較寬泛，這顯然是傾向于保護商標(biāo)使用人的權(quán)益。

（二）被搶注的商標(biāo)是具有一定影響力的商標(biāo)

盡管未注冊的商標(biāo)也能受到法律保護，但是并非所有的未注冊商標(biāo)都是如此。通常情況下只有具有“一定影響力”的商標(biāo)才能成為搶注的對象。當(dāng)企業(yè)的商品或者服務(wù)投入到市場之后，由于廣告以及商品流通的作用，使得商品或者服務(wù)逐漸在一定地域范圍內(nèi)的一定消費者心中形成了“影響力”，但是，這種“影響力”必須達到“一定”的程度。根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定，法律保護的是具有“一定影響力”的商標(biāo)，但是“一定影響力”的具體判定標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？一般來說，可以考慮以下幾個方面：

第一，商品的投放市場。特定的商品往往只在一定的地域范圍內(nèi)投放，因此，商品的投放市場是考慮某一商標(biāo)是否具有“一定影響力”的首要因素，某一商品只有之前已經(jīng)在某一地域范圍內(nèi)投放，才有可能在該地的消費者心中產(chǎn)生一定的影響，但這并不是絕對的，尤其是在當(dāng)今經(jīng)濟全球化的時代，商品的生產(chǎn)者、銷售者往往通過互聯(lián)網(wǎng)、電視廣告等各種媒介大量投放廣告，使得某一商品尚未在某一地域銷售之前，該地域的潛在的消費者已經(jīng)通過以上渠道了解到了該商品和商標(biāo)的相關(guān)信息，即“未見其人，先聞其聲”。因此，在考慮商品的投放市場對商標(biāo)的聞名程度的影響方面，應(yīng)當(dāng)注意把握這一可能的情況。

第二，商品的市場占有率。除此之外，還需要結(jié)合商品的投放廣告、銷售額、市場占有率、消費者的知悉狀態(tài)等方面進行考慮。

（三）搶注人在主觀上具有惡意

搶注人主觀上是否具有惡意屬于行為人的內(nèi)心狀態(tài)，我們很難深入行為人的內(nèi)心去洞察其是否具有惡意，因此只能通過其外部行為進行判斷。有學(xué)者主張從以下幾個方面作出判斷：“一是看他們注冊成功后是否自己使用，用在自己的產(chǎn)品上，這種產(chǎn)品是否和被搶注人的產(chǎn)品屬同類或近似產(chǎn)品；二是看是否對被搶注人高價轉(zhuǎn)讓或高價許可使用該商標(biāo)；三看是否直接控告被搶注人侵權(quán)，并提出賠償請求”。

筆者認為，要判斷行為人在主觀上是否具有惡意，應(yīng)以行為人是否“明知”為標(biāo)準(zhǔn)。是否明知，一般情況下需要考慮以下因素：

第一，搶注人與被搶注人是否為同行關(guān)系。根據(jù)一般的邏輯推理和常識，往往同行之間存在競爭關(guān)系，往往對彼此的商品、商標(biāo)、市場范圍，經(jīng)營特點和策略更為了解，因此，商標(biāo)的惡意搶注在很多情況下都發(fā)生在同行之間。

第二，搶注人與被搶注人是否有合作經(jīng)歷。如上所述，同行之間的相互了解是商標(biāo)的惡意搶注發(fā)生的一種常態(tài)，此外，搶注人與被搶注人是否曾經(jīng)有合作經(jīng)歷也是應(yīng)當(dāng)考慮的一個因素，在很多搶注案件中，正是因為雙方之前的合作經(jīng)歷，使得搶注人對被搶注人的各方面的信息十分了解，甚至預(yù)先知道被搶注人的某些信息，也因此使得搶注變得更加簡單。

第三，搶注人是否屬于一定范圍內(nèi)的知情人。一定范圍內(nèi)的知情人通常是指通過其他途徑預(yù)先知道被搶注人正在使用未注冊的商標(biāo)的基本情況的人，例如，通過新聞媒體進行采訪的記者，先期進入公司中途退出的股東等等，都有可能成為搶注人。

四、商標(biāo)的惡意搶注的法律規(guī)制

（一）完善商標(biāo)所有權(quán)的取得制度

我國《商標(biāo)法》規(guī)定商標(biāo)專用權(quán)的取得方式為“注冊取得”，即只有申請并核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)才能取得專用權(quán)，與部分國家實行的“使用取得”有所不同，在這些國家，提交在先使用的證明是獲得商標(biāo)專用權(quán)的申請注冊的前提條件。他的合理性在于，商標(biāo)只有通過運用于商業(yè)活動才獲得價值，商標(biāo)只能依附于商品，沒有流通的商品就沒有商標(biāo)。那么我們國家是否也應(yīng)當(dāng)在商標(biāo)權(quán)專用權(quán)的取得方面做出一定的變革呢？

2013年修訂的《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。”，探究此條文的立法本意，應(yīng)當(dāng)是：申請商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)有真實的使用目的。而我國目前商標(biāo)申請中的種種亂象，例如，申請成功后即高價轉(zhuǎn)讓牟利。

現(xiàn)行《商標(biāo)法》中無關(guān)于“無真實使用目的”的商標(biāo)申請不予核準(zhǔn)的相應(yīng)規(guī)定，出現(xiàn)了大量“無真實使用目的”的商標(biāo)注冊申請。《商標(biāo)法》第四十九條第二款中有關(guān)于注冊商標(biāo)連續(xù)三年未使用，任何人均可以申請撤銷的規(guī)定，可以看做是對“無真實使用目的”的惡意商標(biāo)注冊行為的一種規(guī)制。但是仔細探究之后可以看出如下問題：第一：這里規(guī)定的“三年”是否時間太長？第二：要求“連續(xù)”三年未使用是否要求太低？根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”均屬于“使用”的規(guī)定，可依推測，由于注冊商標(biāo)三年未使用而被撤銷的例子是很少的，也就使得第四十九條第二款的規(guī)定在制止惡意搶注商標(biāo)方面并未發(fā)揮多大作用。

因此，在《商標(biāo)法》的再次修改過程中，是否可以考慮適當(dāng)引入其他國家的“使用取得”制度，以“真實使用目的”作為申請商標(biāo)注冊的前提條件，那么必將使得商標(biāo)的注冊申請行為的得到規(guī)范。

（二）擴大商標(biāo)的保護范圍，提高惡意搶注的違法成本

在我國，“注冊商標(biāo)”一直是《商標(biāo)法》的主要保護對象，未注冊商標(biāo)中只有具有“一定影響力”的商標(biāo)，尤其是“馳名商標(biāo)”才能獲得《商標(biāo)法》的保護，這樣的規(guī)定是否合理呢？筆者認為，根據(jù)一般原理，商標(biāo)與商品和市場之間的聯(lián)系才是商標(biāo)值得保護的法理依據(jù)。因此，嚴格依照“注冊取得”制度核準(zhǔn)商標(biāo)專用權(quán)并非合理，一部分國家實行“使用取得”制度，即商業(yè)主體只要在商業(yè)活動中有“使用”行為即可自動取得商標(biāo)專用權(quán)，而無需注冊，這種制度的規(guī)定固然有其不合理之處，但是對于防止商標(biāo)的惡意搶注是非常好的解決辦法。

（三）在《商標(biāo)法》的再修改中引入誠實信用原則

誠實信用原則同時具有道德原則和法律原則的雙重作用，誠實信用原則活動來源于羅馬法中信守自己的許諾，即在民事活動交往過程中，善意和誠實信用是締結(jié)有效契約的必備條件，該原則在現(xiàn)代市場經(jīng)濟中正發(fā)揮著不可替代的作用，從《商標(biāo)法》的層面來看，商標(biāo)的惡意搶注行為無疑是違反誠實信用原則的行為，同時對破壞了市場經(jīng)濟秩序。

誠實信用原則的目的在于規(guī)制那些不誠實的、惡意的行為，維護商品經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定。因此，可以考慮在《商標(biāo)法》的在修改中適當(dāng)引入該原則來規(guī)制商標(biāo)的惡意搶注行為。

五、結(jié)語

商標(biāo)的惡意搶注行為已經(jīng)成為了現(xiàn)代社會知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域?qū)τ谏虡?biāo)權(quán)的一大嚴重侵害行為，對商標(biāo)惡意搶注行為的關(guān)注和規(guī)制已經(jīng)成了知識產(chǎn)權(quán)尤其是商標(biāo)權(quán)保護的一個重要方面，因此，完善商標(biāo)法的規(guī)定，擴大商標(biāo)的保護范圍，提高惡意搶注的違法成本、引入誠實信用原則進行規(guī)制是防止商標(biāo)惡意搶注的有效途徑。

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