第四次專利法修改中的標準必要專利問題研究

許波

涉及標準必要專利的糾紛是全球知識產權領域新近出現的疑難、復雜問題，具有很強的國際性和行業性特征，往往影響重大而深遠。在第四次專利法修改中，《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》（簡稱《專利法修訂送審稿》）新增第八十五條，在我國首次就標準必要專利問題通過立法予以規定，受到各方高度關注。與此同時，我國司法實踐中與標準必要專利相關的訴訟近年來明顯增多，大有成為全球標準必要專利主戰場的趨勢。基于此，有必要結合國內外相關研究和實踐情況予以梳理分析，以保證專利法修改能夠反映實際需求并解決實際問題。

一、《專利法修訂送審稿》第八十五條及其立法目的

《專利法修訂送審稿》第八十五條規定：“參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。”

在2015年4月1日公布的《關于〈中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）〉的說明》（簡稱《專利法修改草案說明》）中，國家知識產權局指出，參與標準制定的專利權人在標準制定過程中應當遵循誠實信用的原則，盡合理努力披露自己擁有的標準必要專利。為了平衡專利權人與標準實施者和消費者的利益，規定了標準必要專利默示許可制度，即參與標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術，在此情形下專利權人無權起訴標準實施者侵犯其標準必要專利。但默示許可不等于免費許可，專利權人仍有權要求標準實施者支付合理的使用費。1

從《專利法修訂送審稿》第八十五條內容和相關立法說明可以看出，為平衡標準必要專利權人與標準實施者和消費者的利益，立法者專門針對標準必要專利的情形，新增規定了默示許可制度。基于此，標準必要專利權人無權主張標準實施者侵犯其標準必要專利權，但有權獲得許可使用費，并可在無法協商一致時請求國務院專利行政部門裁決。

二、專利法語境下2的標準必要專利相關問題

專利與標準的結合使得任何主體只要按照標準進行生產就必然產生實施標準必要專利技術方案的客觀后果。專利權人只需證明其專利屬于標準中不存在替代技術方案的必要專利，且被控侵權產品系按照該標準生產，即可推定被控侵權產品落入標準必要專利的保護范圍，除非被告有相反證據推翻。因此，在專利法語境下，標準必要專利的難點并不在于技術特征比對。根據《專利法修訂送審稿》第八十五條的規定，本文簡要探討專利信息披露、默示許可和禁令救濟三方面問題。

（一）專利信息披露

標準必要專利信息的披露是需要首先明確的問題，《專利法修訂送審稿》第八十五條也針對專利權人在標準制定過程中不披露其標準必要專利的情形，規定了相應的法律后果。披露之所以重要，在于專利權為具有排他性的私權，而標準則具有公共屬性，是為了促進技術的推廣和運用，確保不特定的標準實施者均能實施標準中的技術方案，二者在根本屬性上是不同甚至相互對立的。這也導致可能出現只要標準所涉技術方案落入專利的保護范圍，則該專利的權利人就擁有了劫持（Hold-up）整個標準實施的強大控制力。因此，在盡可能多地吸納先進的專利技術以保證標準在技術上先進性的同時，也要避免標準被特定專利所劫持。

建立專利信息披露機制就是平衡各方利益，防止專利劫持的有效手段。實踐中，標準制定組織通常會事先確立相關披露政策，要求參與標準制定的各方主體披露與標準草案相關的專利信息和可能涉及到的必要專利，以使標準制定組織能夠選擇繞開拒絕許可的專利技術，避免專利劫持。同時，標準制定組織還往往要求標準制定參與方披露其專利許可條件，3作為后續許可的談判基礎。

2013年12月，國家標準化管理委員會、國家知識產權局聯合發布《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（簡稱《標準暫行規定》），其中第五至八條首次就標準必要專利的信息披露機制進行了規定，初步解決了此前我國標準必要專利信息披露不規范和缺乏法律依據的問題。

具體到標準必要專利侵權訴訟中，專利信息的披露則成為認定標準實施者主觀過錯的基礎和前提。只有在專利信息披露的語境下，才能推定標準實施者負有對標準中含有專利的“應知”義務，才能進而探討其主觀過錯的問題。4因此，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱《審理侵犯專利權糾紛解釋二》）第二十四條第一款、第二款均強調推薦性國家、行業或者地方標準應當“明示”所涉必要專利的信息。

（二）默示許可

結合相關立法說明，《專利法修訂送審稿》第八十五條被認為是在我國針對標準必要專利引入了默示許可制度，專利權人不披露其標準必要專利的，無權起訴標準實施者侵犯其標準必要專利。該規定與最高人民法院在[2008]民三他字第4號復函（簡稱第4號復函）5的內容基本相同，差異主要在于第八十五條中增加了對“披露”的限定。

但需注意的是，最高人民法院在2008年作出第4號復函時有一個前提，即“鑒于目前我國標準制定機關尚未建立有關標準中專利信息的公開披露及使用制度的實際情況”。當時，由于沒有對專利權人披露專利信息的強制性要求，專利披露存在不規范或缺失之處，他人無從得知標準中的相關專利情況卻仍需實施標準，故在此情況下視專利權人將其專利納入標準為許可他人使用，具有一定合理性。之后，2009 年關于專利侵權案件審理的司法解釋送審稿又進一步區分了標準組織是否明示標準所涉專利的情形，即未明示標準含有專利的，則認定專利權人默示許可他人實施標準中的專利；明示標準含有專利的，則不能認定專利權人默示許可他人實施標準中的專利。雖然該條款最終未能通過，但極大推動了標準制定程序，特別是專利信息的披露程序的完善。6隨著2013年《標準暫行規定》的出臺，標準必要專利信息披露機制已得以確立。而且，《審理侵犯專利權糾紛解釋二》第二十四條第一款規定，“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持”。有觀點認為，該條款似乎反過來隱含著在專利權人沒有明示或者沒有披露標準必要專利的情形下，法院有可能支持默示許可抗辯的意思。7

因此，《專利法修訂送審稿》第八十五條規定在“不披露”標準必要專利情形下的默示許可制度似乎順理成章，立法說明中也指出這是“結合國內外的法律實踐”的產物。但有學者指出，在國外法中，特別是在美國法中，對于未披露標準必要專利的行為，美國法院并非是按照“默示許可”來處理，而是按照“欺詐”（Rambus案）或者“默認放棄權利”（高通訴博通案）來處理。而且，無論是在美國專利法，還是在德國專利法中，都沒有規定所謂的標準必要專利“默示許可”制度。8事實上，對于《審理侵犯專利權糾紛解釋二》）第二十四條第一款，也不應作擴大的反向推導。正如該司法解釋起草者所指出，第二十四條對于標準必要專利侵權判定規則的設定，僅在“標準明示所涉必要專利”的前提下展開，并不涉及“標準未明示所涉必要專利”的情形，也不能根據該條的表述反向推導“標準未明示所涉必要專利”的處理規則。9因此，《審理侵犯專利權糾紛解釋二》第二十四條并未暗含有默示許可的意思。

就條款本身而言，《專利法修訂送審稿》第八十五條也有值得商榷之處。從標準必要專利相關訴訟情況看，無論是第4號復函中所謂的“默示許可”，還是美國法院認定的“欺詐”或“默認權利放棄”，均僅是將標準必要專利權人不披露專利信息的情形作為個案侵權抗辯事由進行審查，并不意味著任何人都可以此為由未經許可而實施該標準必要專利。然而，尤其是結合立法說明可以看出，《專利法修訂送審稿》第八十五條并不考慮標準實施者的主觀情況和行為方式，只要標準必要專利權人未作披露，其就無權起訴標準實施者侵犯其專利。盡管標準必要專利權人仍有權要求標準實施者支付合理的使用費，但此種因為“不披露”而導致的無權提起侵權之訴，也意味著任何人10此時只需以支付一定使用費的方式，即可換來實施標準必要專利的正當性，甚至可以先予實施再行考慮或拖延進行許可費磋商。這顯然已經超出了前述個案中侵權抗辯的范圍，而更類似于一種法定許可，11對標準必要專利權人非常不利。

事實上，標準必要專利權人的專利信息披露的內涵和邊界通常并不清晰。在標準制定過程中，專利權人究竟負有多大程度的信息披露義務，以及何為標準必要專利，本身就是極具爭議的話題。因此，相關國際標準組織的知識產權政策對此往往也只做原則性的要求。例如，歐洲電信標準化協會（ETSI）提出：“每一成員應盡合理的努力，尤其是在其參與制定標準或技術規范期間，將必要知識產權以及時的形式告知ETSI”。12此處的“盡合理的努力”和“必要知識產權”都是極具彈性的概念。而在美國，標準組織成員對于披露義務的范圍和程度同樣敏感：一方面，范圍過寬會加重標準組織成員的負擔，減弱其參加標準組織的積極性；另一方面，范圍過窄則又將減少標準化過程中的信息交流，出現典型的專利“阻抑”情況。13

總之，在標準制定過程中，標準必要專利權人不應承擔絕對的信息披露義務，國際通行做法一般也只要求專利權人“盡合理的努力”披露“必要專利”即可，不應“一刀切”地規定“不披露”即視為“默示許可”，且“不披露”的情形也更適宜作為一種侵權抗辯事由，而非泛化為一種類“法定許可”。尤其是在標準實施者惡意拖延談判、不合理壓低或拒絕支付使用費等情形，仍應保障標準必要專利權人尋求更多元司法救濟的權利。

（三）禁令救濟

禁令是英美法系中源于衡平法的概念，大陸法系國家以及我國使用停止侵權的概念，并在侵權成立時以判決停止侵權為原則。14根據《專利法修訂送審稿》第八十五條的規定，在標準必要專利權人“不披露”的情形下，其無權提起專利侵權之訴，自然也不存在禁令救濟的問題。但是，如果標準必要專利權人進行了相關披露且在侵犯專利權成立時，仍然需要考慮是否予以禁令救濟，對此《專利法修訂送審稿》并未涉及。

眾所周知，建立和推行標準是為了促進技術的推廣和應用，而非強化標準必要專利權人的壟斷地位。如果權利人動輒可以侵犯專利權為由要求實施者停止實施標準，則將威脅到標準的推廣適用，與制定標準的目的背道而馳。另一方面，標準必要專利權人在將其專利納入標準時，通常已經根據標準組織的知識產權政策作出了不可撤銷的FRAND許可聲明，同意對潛在的標準實施者按照“公平、合理、無歧視”的原則發放許可。此種聲明應被視為一種單方法律行為，15使得不特定第三人基于此而產生信賴利益，故亦應對標準必要專利權人產生法律上的約束力，包括不輕易對實施標準的行為頒發禁令。

國外有學者指出，標準必要專利權人作出FRAND許可聲明，就不可撤銷地放棄了大部分尋求傳統知識產權法律救濟（如禁令）的權利，而只能請求合理使用費。16另有觀點從經濟學的角度指出，取得永久禁令的威脅極大增強了專利權人的談判力量，導致專利許可費率高于基于專利價值和強度的自然水準。17顯然，如果標準必要專利權人能夠輕易獲得禁令，該威脅將可能導致標準實施者尤其是已經進行相關投資的實施者支出不合理的對價。但是，如果僅因作出FRAND許可聲明就喪失了獲得禁令救濟的權利，對標準必要專利權人也是不公平的，可能影響其參加標準制定的積極性。

從世界各主要國家的司法實踐來看，基本上均認同FRAND許可聲明將對禁令救濟產生影響，但在決定是否頒發禁令方面又存在一定差異。在我國，最高人民法院在涉及工程建設標準的張晶廷訴衡水子牙河公司專利侵權案18中指出，衡水子牙河公司知道或應當知道施工方法中涉及他人專利技術，在張晶廷進行了專利披露、衡水子牙河公司能夠識別專利并能夠與張晶廷進行聯系的情況下，未經張晶廷許可，使用涉案專利技術，且在發生糾紛后，拒絕向專利權人支付專利許可費，構成侵犯專利權，應當停止侵權并賠償經濟損失。

《審理侵犯專利權糾紛解釋二》第二十四條第二款則將專利許可談判、FRAND許可原則與停止侵權責任承擔相聯系，并分別考慮標準必要專利權人與標準實施者的主觀過錯情況，即在標準必要專利權人違反FRAND許可聲明、標準實施者在許可協商中無明顯過錯時，對權利人停止侵權的訴訟請求不予支持。從該款內容似乎也可以反推出，如果標準必要專利權人系按照“公平、合理、無歧視”原則進行許可磋商，則可能獲得禁令救濟。之所以稱之為“有可能”，是因為根據標準必要專利權人之前所作出的FRAND許可聲明，通常情況下并不適宜對標準實施者頒發禁令，除非標準必要專利權人能夠證明標準實施者存在惡意磋商等“反向劫持”標準的情形。而對于標準必要專利權人與標準實施者均存在過錯，以及應由何方啟動協商程序等問題，《審理侵犯專利權糾紛解釋二》則未作規定。從我國法院現已受理的西電捷通訴索尼中國案、高通訴魅族案、三星訴華為等案可以看出，停止侵權仍然是標準必要專利權人倚重的訴求之一。具體案件中，當事各方對于許可談判磋商中是否存在過錯往往各執一詞，還需結合標準必要專利糾紛特點和具體案情進行具體分析。在此方面，歐盟法院2015年7月在華為訴中興案中確立的禁令救濟程序規則值得借鑒。19

三、對《專利法修訂送審稿》的修改建議

限于篇幅，本文并未探討與標準必要專利相關的另一關鍵問題，即FRAND許可的問題。但基于前述分析也可看出，以“默示許可”作為理論基礎的《專利法修訂送審稿》第八十五條還有不少問題，與實際情況存在著一定差距，很可能導致標準必要專利權人與標準實施者之間利益失衡，同時也未涉及禁令救濟、FRAND許可等具體且重要的內容。而且，第八十五條和相關立法說明否定標準必要專利權人訴權，并將本質上屬于私權糾紛的許可使用費糾紛交由專利行政部門裁決，也與當前世界主流的司法解決途徑背道而馳，不利于從根本上解決糾紛。

不僅如此，標準必要專利的特殊性往往使得相關問題并不局限于專利法領域，全球范圍內的訴訟情況也表明，還會經常涉及到合同法、競爭法的問題，若僅在專利法中進行規定難免掛一漏萬，至少不足以呈現標準必要專利問題之全貌。業界也有觀點指出，在世界范圍內，目前還沒有任何一個國家對國家標準的標準必要專利用成文法的方式進行限制。《專利法修訂送審稿》第八十五條只約束中國國家標準的參與者即國家標準專利的權利人，國際標準的權利人由于未參與中國標準制定而可以不受約束，最終相當于只繳了中國企業的槍。20基于此，對《專利法修訂送審稿》第八十五條可以選擇以下兩種修改方式：

一是刪除該條款，在《專利法》中不專門規定標準必要專利問題，將相關糾紛留待法院在個案中處理。事實上，《審理侵犯專利權糾紛解釋二》的出臺，已經為法院處理與標準必要專利相關的專利侵權糾紛提供了一定的法律依據。今后也可隨著司法經驗的不斷積累，通過新的司法解釋或者具有指引意義的司法裁判等成本更低的方式加以解決，從而避免立法不周全、僵化所可能導致的不利影響。

二是刪除該條款，但在《專利法》各具體條款或章節中增加與標準必要專利相關的內容。例如，在現行《專利法》第六十九條中增加第（六）項：“專利權人無合理理由不披露其標準必要專利，標準實施者實施該標準必要專利且無過錯的”，以及第（七）項：“標準必要專利權人濫用其專利權的。”另外，在現行《專利法》第七章“專利權的保護”中新增一條：“標準必要專利權人在先已經作出公平、合理、無歧視的專利許可承諾，被訴侵權人在實施標準必要專利和進行專利許可協商中無明顯過錯的，對于標準必要專利權人請求停止實施標準必要專利的主張，不予支持。”