淺談發(fā)明申請中“提前公開”的相關(guān)問題

韓建偉　張帆

在專利代理人的日常工作中，在客戶確認(rèn)專利代理人撰寫的專利申請文件沒有問題后，專利代理人與客戶核對申請信息時(shí)，針對發(fā)明申請，通常需要和客戶確認(rèn)是否提前公開。

那么，客戶就會(huì)產(chǎn)生為什么要提出提前公開、提前公開的優(yōu)缺點(diǎn)及針對客戶的發(fā)明申請是否需要提前公開的疑問；對于專利代理人來說，客戶提出的疑問其實(shí)就是專利代理人提供專業(yè)建議的地方，這考驗(yàn)專利代理人的業(yè)務(wù)能力，也考驗(yàn)其專業(yè)知識(shí)水平。

發(fā)明申請為什么要提前公開

在解釋為什么有些發(fā)明申請需要提出提前公開之前，需要清楚我國法律的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)我國專利法第三十四條的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合要求的，自申請日起滿18個(gè)月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請。根據(jù)我國專利法第三十五條的規(guī)定，發(fā)明專利申請自申請日起3年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時(shí)提出的請求，對其申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查；申請人無正當(dāng)理由逾期不請求實(shí)質(zhì)審查的，該申請即被視為撤回。國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為必要的時(shí)候，可以自行對發(fā)明專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

由上述可知，國務(wù)院專利行政部門（即國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）在收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合要求的，自申請日起滿18個(gè)月，即行公布，進(jìn)而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依據(jù)申請人（這里為客戶指示確認(rèn)的）提出的實(shí)質(zhì)審查請求啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查環(huán)節(jié)。也就是說，一件發(fā)明專利從提交申請到授權(quán)，中間需要經(jīng)歷初步審查、公開和實(shí)質(zhì)審查3個(gè)階段。所謂提前公開，是指發(fā)明專利自申請日起，有優(yōu)先權(quán)的自優(yōu)先權(quán)日起，申請人可要求提前公開其專利申請，并應(yīng)提交提前公開聲明。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后，即可進(jìn)入公開程序，一般自申請日起6-10個(gè)月即可公布。

若申請人提出提前公開，且提出實(shí)質(zhì)審查的請求，則申請人將在自申請日起6-10個(gè)月的時(shí)候收到進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查的通知書，收到實(shí)質(zhì)審查通知書后隨之而來的將會(huì)收到來自審查員針對發(fā)明專利申請?zhí)岢龅膶彶橐庖娡ㄖ獣?/p>

因此，該發(fā)明申請的審核流程將會(huì)比未提出提前公開的發(fā)明專利申請?zhí)崆爸辽?0個(gè)月進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查。也就是說，提出提前公開的發(fā)明申請將會(huì)更早的獲得授權(quán)，即延長了行使專利權(quán)的時(shí)間。

因此，申請人提出提前公開將會(huì)在整個(gè)專利申請審查流程中縮短一件專利的審查周期，同時(shí)延長行使專利權(quán)利的時(shí)間。

同樣，對于客戶來說，發(fā)明專利的授權(quán)除了保障了客戶生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品受到法律的保護(hù)外，客戶將在質(zhì)押、融資、資產(chǎn)評估等領(lǐng)域獲得利益或收益。

是不是所有發(fā)明申請都適合提出提前公開呢？也不盡然，這與提前公開的優(yōu)缺點(diǎn)有關(guān)。

提前公開的優(yōu)缺點(diǎn)

在分析提前公開的優(yōu)缺點(diǎn)之前，需要分析下為什么客戶有時(shí)會(huì)指示不提前公開，有的卻提出提前公開。

發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_之后，授權(quán)之前，客戶的同行將可以看到該發(fā)明申請是要解決什么問題，所采用的技術(shù)方案是什么，又能達(dá)到什么樣的技術(shù)效果，那么如何跳出該發(fā)明申請的保護(hù)范圍，又或者在該發(fā)明申請的基礎(chǔ)上提出了新的技術(shù)方案，或如何獲取該發(fā)明申請的核心技術(shù)，這些都是提前公開可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在決定是否對一件發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_時(shí)，需要企業(yè)基于各方面進(jìn)行考慮。

但是，專利本身是通過公開獲取法律保護(hù)。是不是盡量不要提前公開呢？也不盡然。根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，即“臨時(shí)保護(hù)”。臨時(shí)保護(hù)只適用于公布后的發(fā)明專利申請，對于申請日至公布日期間的發(fā)明專利申請，沒有規(guī)定臨時(shí)保護(hù)。這是因?yàn)椋趯＠暾埞记埃瑖抑R(shí)產(chǎn)權(quán)局工作人員及有關(guān)人員對其內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任，第三人無法獲悉專利申請的內(nèi)容而予以實(shí)施。在此期間，如果有第三人獲知并實(shí)施專利申請中的發(fā)明創(chuàng)造，則該發(fā)明創(chuàng)造的來源雖然可能是所述第三人獨(dú)立研究開發(fā)的，但更大的可能是申請人自己公布的。

所以有時(shí)候企業(yè)申請的發(fā)明專利是即將投放市場的成型產(chǎn)品，在申請了相應(yīng)的發(fā)明專利后，企業(yè)即可放心地將該產(chǎn)品投放市場；或者企業(yè)在申請發(fā)明專利后，就可以通過廣告或展覽會(huì)對該發(fā)明專利進(jìn)行廣泛地宣傳，進(jìn)行詳細(xì)地介紹。當(dāng)?shù)谌送ㄟ^購買的產(chǎn)品或宣傳資料獲知所述發(fā)明專利后，將有可能實(shí)施該發(fā)明專利。那么，申請人如果要求提前公開，則可以盡早獲得臨時(shí)保護(hù)。

發(fā)明申請是否需要提前公開

這里對于一件發(fā)明申請是否提出提前公開的考慮大致可分為兩類：

其一，對于成熟的技術(shù)產(chǎn)品，申請?zhí)崆肮_的好處在于：第一，可以盡早獲得臨時(shí)保護(hù)，盡早地保護(hù)企業(yè)的利益；第二，可以盡早獲得授權(quán)，使企業(yè)盡早地利用專利搶占市場；第三，可以延長行使專利權(quán)的時(shí)間。

其二，對于尚處在開發(fā)階段的技術(shù)產(chǎn)品，不申請?zhí)崆肮_的好處在于：第一，申請人在專利申請內(nèi)容公開前可以隨時(shí)撤回其申請，該申請仍然可以作為一項(xiàng)技術(shù)秘密由申請人擁有；第二，可以避免過早地暴露企業(yè)的技術(shù)動(dòng)態(tài)。

如果一個(gè)發(fā)明申請?jiān)诘谝淮翁峤坏臅r(shí)候，由于時(shí)間關(guān)系或者是技術(shù)還沒有完全定型，那這個(gè)發(fā)明申請是不建議提前公開的；如果該發(fā)明申請?zhí)崆肮_以后，那么該案就成了現(xiàn)有技術(shù)，那日后所有的改進(jìn)點(diǎn)就必須相對于這個(gè)技術(shù)方案都具有新穎性和創(chuàng)造性才行。

如果該發(fā)明申請沒有被公開，那么該案只是在后申請的抵觸申請，在后申請的發(fā)明申請僅需要相對于該發(fā)明申請具有新穎性就行。

因此，如果一個(gè)發(fā)明申請后續(xù)會(huì)有基于該發(fā)明申請的延續(xù)的專利申請的話，那么這個(gè)案件是不應(yīng)該提前公開的；此外，如果提出PCT申請，也是不建議發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_，因?yàn)檫M(jìn)行PCT申請的時(shí)候會(huì)有一個(gè)修改的機(jī)會(huì)，如果PCT申請修改的范圍比較大，而導(dǎo)致要求不到優(yōu)先權(quán)的話，那么這個(gè)發(fā)明申請就成為了現(xiàn)有技術(shù)，會(huì)影響PCT申請時(shí)的新穎性和創(chuàng)造性。

此外關(guān)于是否提前公開還可以考慮兩個(gè)因素：一是技術(shù)方案本身是否為易于實(shí)施的，是否需要借助一些本領(lǐng)域公知常識(shí)或者技術(shù)秘密才能實(shí)施；二是有些專利申請可能是具有防御性的，本身就是為了阻止競爭對手獲得專利權(quán)。

綜上，關(guān)于發(fā)明申請是否需要提前公開，哪些發(fā)明申請需要提前公開，專利代理人盡職盡責(zé)基于各個(gè)維度為客戶提供有效專業(yè)的意見和分析這才是有價(jià)值的，這也是其職責(zé)所在。