淺談發明申請中“提前公開”的相關問題

韓建偉　張帆

在專利代理人的日常工作中，在客戶確認專利代理人撰寫的專利申請文件沒有問題后，專利代理人與客戶核對申請信息時，針對發明申請，通常需要和客戶確認是否提前公開。

那么，客戶就會產生為什么要提出提前公開、提前公開的優缺點及針對客戶的發明申請是否需要提前公開的疑問；對于專利代理人來說，客戶提出的疑問其實就是專利代理人提供專業建議的地方，這考驗專利代理人的業務能力，也考驗其專業知識水平。

發明申請為什么要提前公開

在解釋為什么有些發明申請需要提出提前公開之前，需要清楚我國法律的相關規定。根據我國專利法第三十四條的規定，國務院專利行政部門收到發明專利申請后，經初步審查認為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。根據我國專利法第三十五條的規定，發明專利申請自申請日起3年內，國務院專利行政部門可以根據申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質審查；申請人無正當理由逾期不請求實質審查的，該申請即被視為撤回。國務院專利行政部門認為必要的時候，可以自行對發明專利申請進行實質審查。

由上述可知，國務院專利行政部門（即國家知識產權局）在收到發明專利申請后，經初步審查認為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布，進而國家知識產權局依據申請人（這里為客戶指示確認的）提出的實質審查請求啟動實質審查環節。也就是說，一件發明專利從提交申請到授權，中間需要經歷初步審查、公開和實質審查3個階段。所謂提前公開，是指發明專利自申請日起，有優先權的自優先權日起，申請人可要求提前公開其專利申請，并應提交提前公開聲明。對于要求提前公開的發明專利申請，該申請經初步審查合格后，即可進入公開程序，一般自申請日起6-10個月即可公布。

若申請人提出提前公開，且提出實質審查的請求，則申請人將在自申請日起6-10個月的時候收到進入實質審查的通知書，收到實質審查通知書后隨之而來的將會收到來自審查員針對發明專利申請提出的審查意見通知書。

因此，該發明申請的審核流程將會比未提出提前公開的發明專利申請提前至少10個月進入實質審查。也就是說，提出提前公開的發明申請將會更早的獲得授權，即延長了行使專利權的時間。

因此，申請人提出提前公開將會在整個專利申請審查流程中縮短一件專利的審查周期，同時延長行使專利權利的時間。

同樣，對于客戶來說，發明專利的授權除了保障了客戶生產、銷售的產品受到法律的保護外，客戶將在質押、融資、資產評估等領域獲得利益或收益。

是不是所有發明申請都適合提出提前公開呢？也不盡然，這與提前公開的優缺點有關。

提前公開的優缺點

在分析提前公開的優缺點之前，需要分析下為什么客戶有時會指示不提前公開，有的卻提出提前公開。

發明申請提出提前公開之后，授權之前，客戶的同行將可以看到該發明申請是要解決什么問題，所采用的技術方案是什么，又能達到什么樣的技術效果，那么如何跳出該發明申請的保護范圍，又或者在該發明申請的基礎上提出了新的技術方案，或如何獲取該發明申請的核心技術，這些都是提前公開可能帶來的風險，在決定是否對一件發明申請提出提前公開時，需要企業基于各方面進行考慮。

但是，專利本身是通過公開獲取法律保護。是不是盡量不要提前公開呢？也不盡然。根據專利法第十三條的規定，發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用，即“臨時保護”。臨時保護只適用于公布后的發明專利申請，對于申請日至公布日期間的發明專利申請，沒有規定臨時保護。這是因為，在專利申請公布前，國家知識產權局工作人員及有關人員對其內容負有保密責任，第三人無法獲悉專利申請的內容而予以實施。在此期間，如果有第三人獲知并實施專利申請中的發明創造，則該發明創造的來源雖然可能是所述第三人獨立研究開發的，但更大的可能是申請人自己公布的。

所以有時候企業申請的發明專利是即將投放市場的成型產品，在申請了相應的發明專利后，企業即可放心地將該產品投放市場；或者企業在申請發明專利后，就可以通過廣告或展覽會對該發明專利進行廣泛地宣傳，進行詳細地介紹。當第三人通過購買的產品或宣傳資料獲知所述發明專利后，將有可能實施該發明專利。那么，申請人如果要求提前公開，則可以盡早獲得臨時保護。

發明申請是否需要提前公開

這里對于一件發明申請是否提出提前公開的考慮大致可分為兩類：

其一，對于成熟的技術產品，申請提前公開的好處在于：第一，可以盡早獲得臨時保護，盡早地保護企業的利益；第二，可以盡早獲得授權，使企業盡早地利用專利搶占市場；第三，可以延長行使專利權的時間。

其二，對于尚處在開發階段的技術產品，不申請提前公開的好處在于：第一，申請人在專利申請內容公開前可以隨時撤回其申請，該申請仍然可以作為一項技術秘密由申請人擁有；第二，可以避免過早地暴露企業的技術動態。

如果一個發明申請在第一次提交的時候，由于時間關系或者是技術還沒有完全定型，那這個發明申請是不建議提前公開的；如果該發明申請提前公開以后，那么該案就成了現有技術，那日后所有的改進點就必須相對于這個技術方案都具有新穎性和創造性才行。

如果該發明申請沒有被公開，那么該案只是在后申請的抵觸申請，在后申請的發明申請僅需要相對于該發明申請具有新穎性就行。

因此，如果一個發明申請后續會有基于該發明申請的延續的專利申請的話，那么這個案件是不應該提前公開的；此外，如果提出PCT申請，也是不建議發明申請提出提前公開，因為進行PCT申請的時候會有一個修改的機會，如果PCT申請修改的范圍比較大，而導致要求不到優先權的話，那么這個發明申請就成為了現有技術，會影響PCT申請時的新穎性和創造性。

此外關于是否提前公開還可以考慮兩個因素：一是技術方案本身是否為易于實施的，是否需要借助一些本領域公知常識或者技術秘密才能實施；二是有些專利申請可能是具有防御性的，本身就是為了阻止競爭對手獲得專利權。

綜上，關于發明申請是否需要提前公開，哪些發明申請需要提前公開，專利代理人盡職盡責基于各個維度為客戶提供有效專業的意見和分析這才是有價值的，這也是其職責所在。