論禁令救濟制度在美國商業秘密法上的確立

摘 要 商業秘密的禁令救濟制度起源于英國，其在本質上屬于衡平法救濟，由英國衡平法院根據衡平法規則發展而來。美國1886年的Peabody v. Norfolk案正式確立了商業秘密禁令救濟的判例法，并在此后的立法與司法實踐中逐步形成了商業秘密禁令救濟的成文法規制。商業秘密禁令救濟制度的發展完善，對于及時阻止商業秘密侵權行為具有重要意義。

關鍵詞 商業秘密 禁令救濟 衡平法規則

作者簡介：桂畫，武漢大學法學院碩士研究生。

中圖分類號：D99 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.006

知識經濟時代，知識產權已經成為創新發展的“頂梁柱”，為經濟提質增效和產業結構調整升級提供了強力支撐。①商業秘密作為一種知識產權類型，已為國際普遍認可，TRIPS協定也明確規定了商業秘密與專利、版權等同屬于七大類型知識產權。現代知識產權法律體系中，商業秘密法占有舉足輕重的地位。禁令救濟制度在美國商業秘密法中的確立，經歷了從判例法到成文法規制的演變過程。由于商業秘密的秘密性特征，一旦被泄露將喪失其經濟價值，因而禁令救濟對于阻止商業秘密泄露與擴散具有重要的意義，是現代商業秘密法律保護的重要組成部分。

一、商業秘密禁令救濟制度的歷史演變

從歷史源流上看，禁令救濟制度是英國衡平法院（Court of Chancery）的產物。禁令救濟作為一種司法救濟形式，是在英國大法官法院正式成為司法機構之后才出現的。在此之前，歷史上曾出現過在功能上與禁令類似的救濟方式，例如古羅馬法上的禁止令（Interdict of Roman law ）以及英國國王令狀（Writs of the King）等。②

（一）古羅馬禁止令與國王令狀

古羅馬法上的禁止令有三種類型，其中禁止某人從事特定行為的禁止令形式最為常見，這與現代意義上的禁令救濟制度極為相似。英國學者認為，雖然沒有確切的證據證明英國衡平法院發布禁令救濟時是借鑒古羅馬法禁止令的做法，但是，基本可以推斷，禁令救濟制度就是發源于此。③而國王令狀，雖在功能上與禁令救濟相似，但其本質上屬于一種命令或指令，并不是現代意義上標準的司法救濟形式。國王令狀這種準救濟方式的存在，主要是諾曼王朝統治期間，統治階級宣揚國王是“正義之源”（fountains of justice），亦即“當一般的法律無法提供有效的救濟時，當事人可以向國王請愿，國王有義務為請愿者伸張正義”。④

（二）禁令救濟制度與英國衡平法院

13世紀末期，英國封建經濟快速發展，而普通法僵化繁瑣的訴訟程序逐漸無法適應復雜的社會和經濟關系，面臨諸多問題。為彌補普通法的不足，衡平法便應運而生。至1340年，大法官法院正式成為司法機構，即中央層面的衡平法院，審理普通法院不予管轄或雖然管轄但不能給予充分救濟的民事案件，此時禁令救濟作為一種司法救濟方式開始出現。

隨著大法官法院正式成為司法機構，禁令救濟開始在其判決中出現，主要是為了阻止可能發生的損害、限制不公平的普通法訴訟等。最初大法官法院發布禁令救濟的范圍頗為廣泛，例如在不動產、個人財產以及合同等案件中均有適用。至1616年，詹姆士國王正式頒布命令，明確規定大法官法院有權使用禁令救濟。此后，衡平法進一步發展，逐步確立了包括先例和禁令在內的衡平法規則。衡平法院并不依據普通法進行裁決，而是依據“公平正義”的原則處理案件。到15、16世紀，衡平法院進入鼎盛時期。經過長期實踐，衡平法院發展出了包括禁令以及特殊履行等在內的救濟方式。

（三）禁令救濟制度在商業秘密法中的適用

商業秘密法的發展是隨著歐洲工業革命時期勞動力流動而發展起來的。19世紀，英國公布了一些早期的商業秘密判例。1817年，英國Newberry v. James一案是歷史上最早申請司法保護的商業秘密案件，雖然Eldon大法官沒有支持原告要求禁令救濟的訴求，但是該案是最早涉及商業秘密禁令救濟的先例。該案中，原告請求法院發布禁令，禁止被告泄露其藥方，但是卻拒絕向法院披露所涉藥方的細節。Eldon大法官認為，本案中并不能確定所涉藥方是否屬于受法律保護的商業秘密，如果不存在需要法律保護的商業秘密，則缺乏予以司法干涉的基礎，因此拒絕給予原告禁令救濟。⑤同年，在Eldon大法官審理的另一個案件Williams v. Williams中，亦拒絕了原告的禁令救濟請求。其理由在于被告已經宣誓表明：該秘密藥方并不是從原告處獲得。⑥隨后，在1820年英國大法官法院審理的Yovatt v. Winyard一案中，Eldon大法官卻毫不猶豫的給予原告以禁令救濟，確立了商業秘密禁令救濟的先例。

二、美國商業秘密禁令救濟制度的確立

美國商業秘密法的發展，始于1837年的Vickery v. Welch案，而追根溯源，則在于英國法院發展出的法律原則和衡平規則。美國商業秘密法基本上是從英國借用而來，而且在整個19世紀以及20世紀，英國判例在美國法院審理案件時仍是重要的先例。

（一）美國商業秘密禁令救濟制度判例法的演變

美國商業秘密法上早期的案例主要有Vickery v. Welch案以及Peabody v. Norfolk案。1837年馬薩諸塞州最高法院審理的Vickery v. Welch案，開創了美國商業秘密保護的先例。而1868年審理的Peabody v. Norfolk案中，確立了商業秘密作為一種財產權，亦受法律保護這一規則，確立了禁令救濟在美國商業秘密案件中適用的先例。

Vickery v. Welch案中，被告Welch將其巧克力工廠以及所涉巧克力秘密配方一同轉讓給了原告Vickery，并簽署協議約定由被告獨占性地使用該巧克力秘密配方，且被告不得再將巧克力秘密配方泄露給第三人。但是，被告以該協議構成對貿易的不正當限制為由，拒絕履行約定的保密義務，企圖將巧克力秘密配方再行轉讓給第三人，原告隨即向法院提起訴訟。法院認為，被告忽視已簽署的協議而拒絕履行保密義務這一行為，明顯違背了其對原告負有的合同義務。⑦因此，法院依據原被告簽訂的合同，判決被告履行不得向第三人泄露秘密配方的義務，賠償原告損失。

（二）美國成文法對商業秘密禁令救濟制度的規制

美國早期的商業秘密禁令救濟制度，主要由各州民事立法與判例加以規制，因此，各州間對禁令救濟制度適用的相關規則存在較大差異。隨著社會經濟的發展，跨州貿易越發頻繁，為加強跨區域商業秘密保護，美國在統一各州商業秘密立法方面不斷做出嘗試。有關商業秘密禁令救濟的規則散見于美國1939年《侵權法重述（第一次）》（Restatement （First） of Torts）、1979年《統一商業秘密法案》（Uniform Trade Secrets Act，UTSA）以及1995年《反不正當競爭法重述》（Restatement （Third） of Unfair Competition）等示范法中。

美國1939年《侵權法重述（第一次）》評論e闡述的商業秘密侵權救濟中，就提到了商業秘密所有人“可以獲得禁令救濟以避免未來因不當使用或泄露而造成的損害”。⑧美國統一州法委員會1979年起草的《統一商業秘密法》于第2節專門規定了禁令救濟制度。一是明確了對于實際或潛在的侵占均可適用禁令制度；二是在禁止未來使用存在不合理限制的情形下，可以支付合理的使用費作為替代，但不得超過本應禁止使用的期間。⑨《統一商業秘密法》雖然不是正式的商業秘密法律，但是其作為示范法為美國大多數州所采用，對于統一美國各州商業秘密立法發揮了重要作用。

1995年《反不正當競爭法重述》則進一步明確了商業秘密禁令救濟的相關規則。重述第44節第1條規定，對于他人連續侵占商業秘密或有侵占潛在威脅的，可以予以禁令救濟。第2條進一步規定了初步判定禁令是否適當及其范圍的八個因素。第3條則規定了禁令救濟的時間限制，禁令期間應在必要的限度內，不應超過保護原告免收侵權損害以及消除被告因竊取商業秘密獲得的商業優勢所必要的時間。此外，美國《聯邦民事訴訟規則》（Federal Rules of Civil Procedure）第8章第65條還詳細規定了發布禁令救濟的具體程序與規則。

三、Peabody v. Norfolk案⑩評析

美國商業秘密判例法發展歷程中，1868年馬薩諸塞州最高法院審理的Peabody v. Norfolk一案，具有重要意義。Peabody v. Norfolk一案在美國確立了以禁令救濟保護商業秘密的先例。該案中，原告Francis Peabody秘密地發明了一種用黃麻生產麻布的新工藝，并成功地將這種工藝投入生產。被告John R. Norfolk 受雇為原告Peabody工廠的工程師，并與原告簽署了書面保密協議，約定不向第三人披露、也不得自行使用以及盡力維護原告商業秘密。隨后不久，被告Norfolk離開原告工廠，盜走了原告的生產圖紙及相關技術的復印件，并與被告競爭者James P. Cook 聯手開辦了另一家工廠，使用原告的秘密工藝進行生產。原告隨即對Norfolk和Cook提起訴訟，要求被告返還工藝圖紙及其復印件，并請求法院發布禁令，禁止被告使用以及向他人泄露原告對生產工藝。

該案審理法官Gray認為，為了公共利益的發展，鼓勵和保護創新、促進商業進步是法律的既定目標。如果某人通過其技能和創新運營某項商業，并創造了商業價值，則該價值應被認定為“財產”而受法律保護。因此，如若被告違反契約或者保密協議而自己使用或泄露原告商業秘密的，衡平法院應保護原告的商業秘密不被侵犯。當原告存在不可彌補的損失并且在法律上不能得到充分救濟時，法院應通過禁令予以干涉。該案最終原告勝訴，判決支持了原告的訴訟請求，給予禁令救濟。Peabody v. Norfolk案明確了美國商業秘密法中三項重要的規則：一是承認了商業秘密的財產權性質；二是確立了禁令救濟制度在商業秘密案件中適用的先例；三是指出了商業秘密構成要件之秘密性的相對性原則。

四、結語

當前形勢下，商業秘密已經成為重要的資產，對企業發展與技術創新具有極大的經濟價值。然而，隨著信息網絡技術的迅猛發展，商業秘密侵權手段愈發復雜、方式越發隱蔽，跨區域商業秘密侵權行為更加猖獗，因此各國立法與執法均趨向于加強商業秘密保護力度。例如，美國2016年5月通過了《保護商業秘密法案》（Defend Trade Secret Act， DTSA），創設了個人就商業秘密侵權行為的聯邦民事訴權，為商業秘密提供了進一步的聯邦保護。美國經過長期的立法與司法實踐，已經建立起了完善的商業秘密禁令救濟制度，為商業秘密權利人提供了完備的法律救濟。而我國目前的商業秘密保護制度，尚有較大欠缺。就商業秘密保護立法來看，我國并沒有專門的商業秘密立法，有關商業秘密保護的相關規定散見于《反不正當競爭法》、《民事訴訟法》、《勞動法》以及《民法通則》等多部法律中。因此，我們應借鑒美國商業秘密保護的有益經驗，完善我國商業秘密保護體系。

注釋：

①王賓.放好“源頭活水”，讓知識產權做創新發展“頂梁柱”.中華人民共和國中央人民政府網.網址：http：//www.gov.cn/xinwen/2017-03/11/content_5176426.htm.訪問日期：2017年3月11日.

②See David W. Raack， “A History of Injunctions in England Before 1700”， Indiana Law Journal， Vol. 61， No. 4 （1985-1986）.539-540.

③W. Buckland & A. Mcnair， “Roman Law and Common Law： A Comparison in Outline”， 420 （2d ed. 1952）.

④See Holdsworth， “The Relation of the Equity Administered by the Common Law Judges to the Equity Administered by the Chancellor，26 Yale L.J. 1， 22 （1916）.

⑤Newberry v. James and Others， 2 Mer. 446， 35 Eng. Rep. 1011 （1817）.

⑥Williams v. Williams， 3 Id. 157.

⑦36 Mass. （19 Pick.） 523 （1837）.

⑧See Restatement （First） of Torts （1939） €？757 comment e.

⑨See Uniform Trade Secrets Act （1979） €？2 （a） （b）.

⑩Peabody v. Norfolk [98 Massachusetts， 452]， Jan. 1868， 664-666.

參考文獻：

[1]祝磊.美國商業秘密法律制度研究.長沙：湖南人民出版社.2008.

[2]北京大學法學百科全書編輯委員會、周旺生，等主編.北京大學法學百科全書：法理學·立法學·法律社會學.北京：北京大學出版社.2010.

[3]沈強.TRIPS協議與商業秘密民事救濟制度比較研究.上海：上海交通大學出版社.2011.

[4]劉兆興主編.比較法學.北京：中國政法大學出版社.2013.

[5]Catherine L. Fisk， “Working Knowledge： Trade Secrets， Restrictive Covenants in Employment， and the Rise of Corporate Intellectual Property， 1800-1920”， Hastings L. J.， Vol. 52 （2000-2001）.

[6]D. Kirk Jamieson， “Just Deserts： A Model to Harmonize Trade Secret Injunctions”， Nebraska Law Review， Vol.72 （1993）.