從Hallmark Cards公司訴Monitor Clipper Partners公司案看商業秘密侵權的損害賠償

戴旖荷

華東政法大學，上海 200063

從Hallmark Cards公司訴Monitor Clipper Partners公司案看商業秘密侵權的損害賠償

戴旖荷

華東政法大學，上海 200063

商業秘密在現今商事領域中的地位日趨重要，但我國現行立法對其的保護尚顯不足。美國聯邦第八巡回上訴法院在“HallmarkCards公司訴MonitorClipperPartners公司案”中的判決指出，獲取商業秘密的行為區分于后續的利用行為，確定懲罰性損害賠償金時，應當考量被告的主觀意圖、行為可譴責性以及原告受損情況的影響。我國可借鑒引入懲罰性損害賠償制度，懲罰與威懾侵犯商業秘密的行為。

商業秘密；損害賠償；侵權

2014年，美國聯邦第八巡回上訴法院最終對密蘇里西部地區法院提請上訴的“Hallmark Cards公司訴Monitor Clipper Partners公司案”做出了維持原判的判決。法院指出，商業秘密的價值并不來自于其受保護的程度，懲罰性損害賠償金的確定受到被告主觀意圖、行為可譴責性以及原告受損情況的影響。

一、案情介紹

(一)基本案情

Hallmark Cards公司(以下簡稱“Hallmark”)是一家賀卡制造商，其在2001年雇傭Monitor Company Group公司(以下簡稱“Monitor”)對賀卡市場進行調查并將結果制作成一系列幻燈片。Hallmark與Monitor簽署了若干保密協議以避免Monitor將此結果分享給其他人。

Monitor隸屬于Monitor Clipper Partners公司(以下簡稱“Clipper”，即本案被告)，后者由Monitor原來的兩位合伙人成立，總部就設置在Monitor的大樓里，Monitor的一組咨詢顧問專門為Clipper服務。Clipper將Monitor稱為自己的“咨詢機構”，其投資策略明確基于Monitor的咨詢客戶網，并且將“優先利用Monitor的所有資訊”等作為賣點吸引投資者。

在Hallmark雇傭Monitor之后不久，Clipper開始有意收購Recycle Paper Greetings公司(以下簡稱“RPG”)——一家計劃拍賣的賀卡制造商。應Clipper的要求，Monitor將其為Hallmark制作的專有資料傳送給了Clipper。Clipper利用此信息成功競拍RPG，后者隨后成為Hallmark的競爭對手。Hallmark懷疑Monitor向Clipper披露了之前的調查內容，但Monitor和Clipper皆否認有不正當行為，并且暗中銷毀了有關交易和Hallmark專有資料的記錄。Hallmark以違反合同約定為由起訴Monitor，以盜用Hallmark的商業秘密且違反《密蘇里州統一商業秘密法》為由起訴Clipper。①

經過仲裁，Hallmark與Monitor以1660萬美元達成和解。Hallmark與Clipper的訴訟則進入審判階段，陪審團裁決Hallmark獲得2130萬美元的補償性損害賠償金，以及1000萬美元的懲罰性損害賠償金。Clipper不服，先后兩次提出動議，均被地區法院駁回。Clipper上訴后，聯邦第八巡回上訴法院維持了原判。

(二)爭議焦點

上訴中，訴訟雙方提出三項爭議：

首先，根據密蘇里州《統一商業秘密法》，Hallmark的專有資料是否構成商業秘密；其次，陪審團是否給予Hallmark二次賠償；最后，根據密蘇里州《統一商業秘密法》與憲法修正案的正當程序條款，判給Clipper的懲罰性損害賠償金是否恰當。下文將側重介紹與損害賠償有關的后兩個爭議焦點。

(三)法院判決

1.對商業秘密的確定

在決定如何判定損害賠償金之前，必須確定涉案信息構成商業秘密。

密蘇里州《統一商業秘密法》將“商業秘密”定義為：

信息，包括但不限于技術性或非技術性數據、方案、樣式、編譯、程序、裝置、方法、技術或過程，只要它們：(a)具備獨立的、實際或潛在的經濟價值，然而不被廣泛地知曉、也無法通過正當手段被他人輕易探知，而且他人能夠通過披露或利用該信息來獲取經濟利益；(b)為了保護該信息的秘密性，持有者對其采取了合理的措施。②

Clipper稱Hallmark的幻燈片并未被采取保密措施，因為Hallmark在Clipper獲取行為之前就根據幻燈片公開發表了“結論”，且從幻燈片制成到Clipper獲取的四年時間中，幻燈片中的信息已經變得“陳舊”，不再具備獨立的經濟價值。

但法院認為Hallmark曾發表的結論從未超出概括性的程度，其專有資料作為分析用材料仍然具有價值，其他公司完全可以根據材料得出與Hallmark不同的結論。“盡管收集有用信息需要付出精力，但商業秘密的價值并不在于信息獲取的難度。同樣的，商業秘密有權得到保護，也不是因為其不受保護就會被廣泛知曉。”③滴水不漏的保護并不是商業秘密受到保護的前提。幻燈片中的經濟價值雖然在四年間有所減損，但Clipper的盜用行為正說明了其他可獲取信息的缺乏，該幻燈片仍然可在賀卡市場方面提供有價值的內容。

2.對二次賠償的反駁

“密蘇里州已經確立此規則，即訴訟一方不能因同一損害行為受到兩次賠償。”④Clipper主張，Monitor將Hallmark的商業秘密傳輸給Clipper，Clipper收取了完全相同的商業秘密——該行為僅僅造成單獨的損害，而Hallmark在此之前已與Monitor就類似訴求達成和解并獲得賠償。而陪審團要求Clipper賠償Hallmark的裁決不當地導致了二次賠償，至少應該從賠償金中減去Hallmark與Monitor和解的賠償數額。

法院完全不認可Clipper的意見，其指出：法院之前的確在“Kforce公司訴Surrex Solutions 公司案”⑤中確認：在兩個潛在被告之間傳遞的商業秘密構成單一損害，而原告不可以為其商業秘密的散播以及同一交易中對商業秘密的獲取尋求雙倍的損害賠償。但是，Hallmark與Monitor的和解、陪審團要求Clipper付給Hallmark的賠償各自基于獨立的損失，因此沒必要減少陪審團決定的金額。

首先，Monitor向Clipper傳送Hallmark的商業秘密時，第一次損害發生了。Monitor的賠償也基于其對保密協議的違約行為。本來，違約的被告應當承擔違約的自然結果，而且Clipper對Hallmark商業秘密的利用可以說是Monitor傳播商業秘密行為的自然結果。但是，Hallmark和Monitor曾在合同中特別約定：“在任何情況下產生的附帶性、結果性、特定侵害導致的、多重或懲罰性的損害賠償金，Monitor與Hallmark均不對對方負責。”雙方的仲裁與和解均根據該合同，且合同明確否認了“結果性損害賠償金”，Monitor的賠償金并不涵蓋Clipper利用商業秘密行為這一間接后果。

相比之下，陪審團認定Clipper的責任獨立來自于其對Hallmark商業秘密的使用行為，而不是對商業秘密的獲取行為。第20號陪審團指令明確引用了“盜用”定義的第2款，指出涉案行為是“披露或使用商業秘密”的侵權行為。⑥因為Hallmark針對Clipper的訴訟立足于Clipper使用商業秘密的行為，所以Hallmark也僅根據該訴求獲得補償。

此案的損害賠償金也僅僅基于Clipper使用商業秘密的行為。法院向陪審團提出了兩種賠償金計算方式，一種基于不當得利，另一種基于合理權利金。⑦不當得利的計算方式衡量的是Clipper通過使用Hallmark專有資料而不是自己實施調研所節省的實際費用，而合理權利金的額度則是Clipper本可能為使用Hallmark專有資料而支出的費用。對權利金的計算使用了現金流貼現法，估計了Clipper預計在競拍、管理、售出RPG過程中獲得的利潤。這兩種計算方式均建立在Clipper對Hallmark商業秘密進行了實際使用的基礎之上：如果Clipper僅僅是將獲得的商業秘密作為學習之用，那么以上的賠償金數額將降到零。

綜上，Hallmark的損失并不限于單一的交易；與之相反，Hallmark與Monitor的和解補償了Hallmark因商業秘密被Monitor傳給Clipper遭致的損失，而陪審團針對Clipper的裁判意在賠償Clipper隨后利用商業秘密競拍、管理RPG的行為給Hallmark帶來的損失。這兩種行為帶來了不同的損害，所以Hallmark有權獲得兩方面的賠償。本案中責任的確定與賠償金的估計均依賴于Clipper對Hallmark商業秘密的使用行為。Clipper在使用行為之前對涉案商業秘密的獲取行為，與Hallmark的追償毫無關系。

3.懲罰性損害賠償金的確定

最后，Clipper主張懲罰性損害賠償金的估額違反了密蘇里州《統一商業秘密法》與憲法修正案的正當程序條款。法院認為懲罰性損害賠償金在兩項規定下都是可以成立的，在確定賠償金的具體數額時也考慮了多個因素。

首先，是否應當適用懲罰性損害賠償金。

根據密蘇里州《統一商業秘密法》，“因為被告的惡意動機或者對他人權利的疏忽漠視，反常行為的出現可以適用懲罰性損害賠償金。”⑧正如密蘇里州上訴法院先前在“Drury訴Missouri Youth Soccer Association案”中解釋的：

“沒有正當理由或借口而故意實施不正當行為”的心理狀態是必要的。某人在明知有錯的情況下故意實施不正當行為，足以展現其惡意動機和過分行為。當某人疏忽漠視他人的權利與利益時，也可以推定其具有惡意。⑨

原告必須通過清楚且有說服力的證據證明被告具備這樣的主觀心態。本案中，Hallmark已經盡到舉證責任，其證據顯示Clipper為了掩蓋自己盜用Hallmark商業秘密的事實，無視訴訟保留的要求，銷毀記錄、清除電腦內容，甚至竭盡一切手段避免為其不正當行為承擔責任。可見Clipper絲毫不尊重Hallmark的權利，應當依法支付懲罰性損害賠償金。

其次，懲罰性損害賠償金的數額是否過度。法院在此考量了“可譴責性”與“原告的受損情況”這兩個主要的相關因素。

在評估“可譴責性”時，法院考量了以下幾點：

(1)導致的損害是否是物理性的而不是經濟性的；

(2)侵權行為是否體現出了對他人健康安全的漠視或疏忽；

(3)行為的目標是否在經濟方面易受損害；

(4)侵權行為反復出現還是僅僅是單獨事件；

二、案例評析

本案中，法院條分縷析地闡釋了被告之所以必須為商業秘密侵權做出損害賠償的責任所在，將商業秘密獲取行為與后續使用行為進行區分的意義，以及確定賠償數額時的具體考量因素。2016年，美國更是在《統一商業秘密法》與《經濟間諜法》的基礎上通過了最新的《商業秘密保護法》，足以體現美國對商業秘密保護的重視。參考美國的這一態度，再反觀我國的法律實踐，可以得出一定的啟示。

(一)我國對商業秘密損害賠償的要求

近年來，我國已經在知識產權侵權領域引入懲罰性賠償制度，最早見于2013年第三次修訂的《商標法》第63條：“對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。”但顯然，在現行法律下，商業秘密尚不能得到懲罰性損害賠償的保護。

(二)啟示及建議

我國是否有必要借鑒他國，為商業秘密引入懲罰性損害賠償制度，仍是備受爭議的問題。但是，商業秘密不比專利商標可以較為直接地自證存續，且現行法律實踐中不乏有權利人難以證明其確切損失，訴訟成本過高，侵權人的賠償金無以彌補權利人潛在利益損失(比如企業的期待利益、信用利益、市場份額等)的情況。這不得不說是變相鼓勵了以極小代價侵犯他人商業秘密的行為。

[注釋]

①Mo.Rev.Stat.§ 417.450 et seq.

②Mo.Rev.Stat.§ 417.453(4).

③Quoting N.Elec.Co.v.Torma，819 N.E.2d 417，426(Ill.Ct.App.2004).

④Norber v.Marcotte，134 S.W.3d 651，661(Mo.Ct.App.2004).

⑤Kforce，Inc.v.Surrex Solutions Corp.，436 F.3d 981，984(8th Cir.2006).

⑥Mo.Rev.Stat.§ 417.453.密蘇里州<統一商業秘密法>將“盜用”定義為：

(a)獲取他人的商業秘密，但明知或應知該商業秘密是通過不正當手段獲取的；或者

(b)在以下情況下，未經他人明示或暗示同意，披露或使用其商業秘密：

(a.)采用不正當手段獲知該商業秘密，或

(b.)在職務有重大改變之前，明知或應知其為商業秘密，且獲知行為是基于意外或過失，或

(c.)在披露或使用該商業秘密時，明知或應知自己對該商業秘密的獲知來源于或經過某人，而此人有義務向會就商業秘密的保密和限制使用尋求救濟的人負責.

此定義涵蓋了獲知者對商業秘密的獲取行為，以及隨后的使用行為.訴訟是否尋求其中一種行為或另一種行為的賠償，必須根據具體案件來確定.

⑦陪審團根據兩種方式計算賠償金，之后Hallmark選擇其中數額較大的一種.

⑧Burnett v.Griffith，769 S.W.2d 780，789(Mo.1989)(en banc)(quoting Restatement(Second)of Torts § 908(2).

⑨259 S.W.3d 558，573(Mo.Ct.App.2008).

⑩Ondrisek v.Hoffman，698 F.3d 1020，1028(8th Cir.2012)(quoting Stogsdill v.Healthmark Partners，L.L.C.，377 F.3d 827，832(8th Cir.2004))(alteration in original).

?BMW of N.Am.，Inc.v.Gore，517 U.S.559，575，116 S.Ct.1589，134 L.Ed.2d 809(1996).

?State Farm Mut.Auto.Ins.Co.v.Campbell，538 U.S.408，419，123 S.Ct.1513，155 L.Ed.2d 585(2003).

?See Trickey v.Kaman Indus.Techs.Corp..，705 F.3d 788，803(8th Cir.2013).

?Wallace v.DTG Operations，Inc.，563 F.3d 357，363(8th Cir.2009)(citing Pac.Mut.Life Ins.Co.v.Haslip，499 U.S.1，23-24，111 S.Ct.1032，113 L.Ed.2d 1(1991).

?See，e.g.，Conseco Fin.Servicing Corp.v.N.Am.Mortg.Co..，381 F.3d 811，824-25(8th Cir.2004).

?<最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋>第17條、<專利法>第65條.

?季連帥.中國知識產權侵權懲罰性賠償責任探析[J].學習與探索，2016(5)：82-85.

?朱廣新.懲罰性賠償制度的演進與適用[J].中國社會科學，2014(3)：104-124.

D923

A

2095-4379-(2017)30-0009-04

戴旖荷(1993-)，女，漢族，福建莆田人，華東政法大學，碩士研究生在讀，研究方向：知識產權。