商標許可與商標出質的對沖問題研究

戴環宇

華東政法大學，上海 200063

商標許可與商標出質的對沖問題研究

戴環宇

華東政法大學，上海 200063

所謂“對沖”，乃指存在于商標許可與商標出質間的雙向沖突，當許可在先時，質權之實現因之掣肘；當出質在先時，許可之履行受其局限。雖然單就“商標許可”或者“商標出質”而言，學界著述已然較多，但是論及此“對沖”問題者，不可謂多。不同于商標許可與商標轉讓抑或與重復許可的沖突，商標許可與商標出質的對沖除涉及先后行為的效力外，仍有以下問題應予檢視：①許可使用期間尚未屆滿，質權已然具備實現條件，當此之時，被許可人得否主張優先受讓？②在許可人履行債務之前，許可所得費用應否提前清償抑或予以提存？本文將以案例為引，分類具化上述問題。

商標許可；商標出質；許可的效力；質權的實現

重復許可某一商標、轉讓被許可之商標素為學界所青睞之論題，就前者言，例如甲以獨占許可之方式許可乙使用其商標后，又于前一許可使用期間以普通許可之方式許可丙使用其商標；就后者言，例如甲以普通許可之方式許可乙使用其商標后，又于前一許可使用期間將其商標轉讓予丙。觀此二者，其行為模式雖異，但爭議焦點相同，均為在先許可得否對抗在后許可或者轉讓，對此，有的觀點認為在先許可需經備案方可對抗在后許可或者轉讓，在先被許可人據其備案可得主張繼續使用商標；[1]有的觀點認為無論在先許可是否經過備案均可對抗在后許可或者轉讓，在先被許可人恒得主張繼續使用商標；[2]此外，亦有觀點認為應當分就普通許可、排他許可以及獨占許可進行討論。[3]一時眾說紛紜，尚無通說之論。并且此一爭議，法律雖有規定，惟其未臻明確，故而尚有必要予以討論。

商標許可與商標出質的對沖，同樣涉及上述爭議：于質權人經由拍賣方式實現質權之后，在先被許可人得否對抗商標專用權受讓人，從而得以主張繼續使用商標。本文亦將就此問題加以討論。除此之外，較之重復許可某一商標、轉讓被許可之商標，商標許可與商標出質的對沖仍有以下問題值得討論：①許可使用期間尚未屆滿，質權已然具備實現條件，當此之時，被許可人得否主張優先受讓？②在許可人履行債務之前，許可所得費用應否提前清償抑或予以提存？

為期行文之便，茲以案例二則，分就兩類情形，探究上述問題。

一、許可在先出質在后

案例：甲公司于2008年1月取得A商標專用權，并于2009年1月將A商標普通許可給乙公司，許可使用期間截止2013年1月，未經備案。此后，甲公司因資金周轉之需而向丙銀行貸款，債務履行期間截止2012年1月，應丙銀行要求，甲公司以A商標出質，并辦理了出質登記。2012年1月，甲公司因經營不善而無力履行債務，丙銀行遂欲拍賣A商標專用權并就拍賣所得優先受償。請君思考：1.甲公司得否于普通許可A商標后再行出質A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，甲公司又得否為之？2.丙銀行意欲拍賣A商標專用權時乙公司得否主張優先受讓？若債務履行期間截止2014年1月，乙公司又得否為之？3.設若丁公司經競價取得A商標專用權，乙公司得否主張繼續使用A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，乙公司又得否為之？

在許可在先出質在后時，上述案例所提出之思考可歸納為如下主題：①許可已然存在時在后質權得否設立；②拍賣實現質權時優先受讓能否主張；③出質商標拍賣后在先許可有無效力。

(一)許可已然存在時在后質權得否設立

就此問題，應當予以肯定回答：許可雖已存在，質權仍可設立，蓋無疑義。就其緣由，或可謂之：商標許可未致商標專用權之主體發生變動，舉凡許可，無論普通許可、排他許可、獨占許可，許可人不因許可而喪失商標專用權。因負擔行為之效力無關處分權之有無，故而許可人之負擔行為(簽訂出質合同)自屬有效；雖然處分行為要求有權為之，但是許可人并未喪失商標專用權，其所為之處分行為(辦理出質登記)當然有效。由此觀之，商標專用權人于商標許可之后再行出質該商標并無不可。結合引例，甲公司系商標專用權人，自得于許可A商標后再行出質A商標，許可方式究為普通許可，還是排他許可，抑或獨占許可，對質權之設立不生法律上之影響。值得注意的是，在先許可(無論許可方式)雖對質權之設立不生法律上之影響，但就事實層面而言，在先許可的存在，不免動搖債權人就此商標享有質權的意愿，結合引例，如若丙銀行知曉甲公司已將A商標許可給乙公司，則其是否仍然愿意就A商標享有質權，不無疑問。

另就法律解釋而言，《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條規定：注冊商標的轉讓不影響轉讓前已經生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外。依此條文之意，商標專用權人于商標許可之后再行轉讓該商標未被禁止，出質行為較之轉讓行為，其對在先被許可人的影響理應更小，意即轉讓行為“重”而出質行為“輕”，作為“重”行為的轉讓尚且不被禁止，作為“輕”行為的出質當然不被禁止。

(二)拍賣實現質權時優先受讓能否主張

《關于審理城鎮房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》第22條規定：出租人與抵押權人協議折價、變賣租賃房屋償還債務，應當在合理期限內通知承租人。承租人請求以同等條件優先購買房屋的，人民法院應予支持。此為關于實現抵押權時承租人之優先購買權的規定，慮及出租之于物權，恰如許可之于商標，類似行為當為類似處理，此一規定當可借鑒，意即許可人與質權人協議折價、變賣商標專用權償還債務，應當在合理期限內通知被許可人。被許可人請求以同等條件優先購買商標專用權的，人民法院應予支持。結合引例，2012年1月，丙銀行意欲拍賣A商標專用權，此時許可使用期間尚未屆滿，乙公司作為被許可人可以主張優先購買權，以同等條件優先受讓A商標。設若丙銀行意欲拍賣A商標專用權系發生于2014年1月，此時許可使用期間已經屆滿，乙公司不再為被許可人，自無主張優先購買權之可能。

上文實為制度嫁接，恐有水土不服、移橘變枳之虞，故而仍需從商標之本身證成借鑒之合理性。商標之價值源自使用，唯有令商標于流通領域發揮識別作用，使商標以結合商品或者企業的方式呈現于一般消費者面前，方可形成口碑、積淀商譽，否則商標僅為符號或符號之組合，并無商業上之價值可言。在商標許可中，被許可人常為商標之使用人，其對商標價值之產生當謂之功不可沒，更有甚者，一般消費者已然將被許可人視為商標專用權人，被許可人取代商標專用權人而成為商譽的承載者。當此之時，若許可人與質權人協議折價、變賣商標專用權償還債務，自應考慮被許可人對商標價值之產生所作的貢獻、一般消費者眼中被許可人與商標之間已然形成的聯系以及被許可人使用該商標之經驗、條件，既為商標價值之最大化，亦為顧及被許可人權益，借鑒承租人之優先購買權這一規定并無不妥。

(三)出質商標拍賣后在先許可有無效力

此一問題與重復許可某一商標、轉讓被許可之商標的焦點問題并無二致，均立足在先許可之對抗效力。一如前文所述，學界對此頗有分歧，法律規定亦未明確，當前主要觀點有二：一是當然對抗說，此說認為無論在先許可是否經過備案均可對抗在后許可或者轉讓，在先被許可人恒得主張繼續使用商標，其依據是《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條：注冊商標的轉讓不影響轉讓前已經生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外。該條所稱“轉讓不影響轉讓前已經生效的商標使用許可合同的效力”并未以許可已經備案為條件。二是登記對抗說，此說認為在先許可需經備案方可對抗在后許可或者轉讓，在先被許可人據其備案可得主張繼續使用商標，其依據是《商標法》第43條第3款：許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人?！渡虡朔ā芳捌渌痉ń忉尮餐瑯嫵缮虡朔梢幏扼w系，不應僅就單一司法解釋斷章取義，而應將《商標法》第43條第3款與《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條一體觀之，可知司法解釋意在明示在后轉讓不影響在先許可之效力，而非強調在先許可無需備案即可產生對抗效力。兩相比較，似登記對抗說更可采信。

而在上述觀點之外，仍有一說頗值探究，此說認為因不同許可方式對受讓人行使其商標專用權之影響程度不同，應當分就普通許可、排他許可以及獨占許可進行討論。具體而言，普通許可既未妨礙受讓人自己使用商標，亦未影響受讓人對外許可商標，對受讓人行使其商標專用權并無影響，故而普通許可之被許可人可當然對抗受讓人；排他許可、獨占許可不然，前者妨礙受讓人對外許可商標，后者同時影響受讓人對外許可商標與自己使用商標，為免妨礙受讓人商標專用權之行使，故對排他許可、獨占許可應當適用登記對抗，意即排他許可、獨占許可惟經備案，被許可人方可對受讓人主張繼續使用商標。初視之下，此說頗為合理，然其思慮欠周，普通許可對受讓人行使其商標專用權并非沒有影響，若承認在先許可之效力，則受讓人意欲對外進行排他許可或者獨占許可之時必受限制，此一影響不可謂不大矣！由此觀之，登記對抗說應為上佳之選。結合引例，丁公司經競價取得A商標專用權時，乙公司得否主張繼續使用A商標取決于其許可是否已經備案，而觀題意，許可未經備案，因而乙公司不能主張繼續使用A商標。就登記對抗說而言，許可方式對于結果并無影響。

二、出質在先許可在后

案例：甲公司于2008年1月取得A商標專用權。2009年1月，甲公司因資金周轉之需而向丙銀行貸款，債務履行期間截止2012年1月，應丙銀行要求，甲公司以A商標出質，并辦理了出質登記。2010年1月，甲公司將A商標普通許可給乙公司，許可使用期間截止2013年1月，未經備案。2012年1月，甲公司因經營不善而無力履行債務，丙銀行遂欲拍賣A商標專用權并就拍賣所得優先受償。請君思考：1.甲公司得否于出質A商標后再行普通許可A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，甲公司又得否為之？2.丙銀行意欲拍賣A商標專用權時乙公司得否主張優先受讓？若債務履行期間截止2014年1月，乙公司又得否為之？3.丙銀行得否請求甲公司將許可所得費用提前清償抑或予以提存？

在出質在先許可在后時，上述案例所提出之思考可歸納為如下主題：①出質已然存在時在后許可得否為之；②拍賣實現質權時優先受讓能否主張；③債務履行前許可所得費用如何處理。

(一)出質已然存在時在后許可得否為之

《物權法》第227條第2款前段規定：知識產權中的財產權出質后，出質人不得轉讓或者許可他人使用，但經出質人與質權人協商同意的除外。依此條文之意，甲公司既然已將A商標出質給丙銀行，A商標即屬于“出質的知識產權”，非經質權人丙銀行同意，甲公司不得將A商標許可給乙公司。如此是否合理？恐怕值得商榷。

上述條文可以分為兩層：一是不得轉讓出質商標；二是不得許可出質商標。前者，本文深以為然，質權之標的乃是出質人之商標專用權，一旦轉讓，標的既失，權利何存？基于物上代位金而受償，恐非質權人設立質權之初衷。后者，本文以為不然，理由有三：一是許可無礙于質權之存續。質權依附于其標的而得存續，出質人不因許可而喪失商標專用權，許可無礙于質權之標的，自亦無礙于質權之存續。二是許可無礙于質權之實現。一如前文所言，許可在先出質在后，實現質權尚且無礙(許可在先所礙者，非為質權之實現，而是受讓人權益)，何況出質在先許可在后呢？三是許可無礙于“質物”之價值。商標之價值源自使用，前文已述，此處不贅。經由被許可人使用，商標價值不減反增。除上述理由外，許可能有所得，在某種程度上提高了出質人向質權人履行債務的能力，可謂有益于質權人。依余之見，禁止許可出質商標實無必要。

(二)拍賣實現質權時優先受讓能否主張

在許可在先出質在后時，若質權以折價或者變賣方式實現質權時在先許可之許可使用期間尚未屆滿，則在先之被許可人可得主張優先受讓，即其可以同等條件優先于質權人及第三人受讓商標專用權。在出質在先許可在后時，這一觀點得否沿用，誠值思考。

本文認為，在出質在先許可在后時，在后被許可人雖可主張優先受讓，但是僅限于質權人變賣商標專用權于第三人時。若出質人與質權人協議折價抵償債務，此時質權人即為受讓人，在后被許可人不得主張優先受讓。究其緣由，或可謂之：“先來后到”實乃應然之理，若無特別規范加以調整，在后被許可人與在先質權人利益沖突之時，自應遵循此理，以在先質權人利益優先。當出質人與質權人協議折價抵償債務時，此時質權人即為受讓人，在后被許可人若主張優先受讓即與之沖突，此時自應以在先質權人利益優先；當出質人與質權人協議變賣抵償債務時，質權人只需完成變賣既足實現質權，而至于何人作為受讓人在所不論，此時在后被許可人與在先質權人并無利益沖突，其可主張優先受讓自然無可厚非。結合引例，丙銀行意欲拍賣A商標專用權時，作為在后被許可人的乙公司仍然可以主張優先受讓，但是若丙銀行意欲就A商標專用權折價受償時，作為在后被許可人的乙公司不得主張優先受讓。

(三)債務履行前許可所得費用如何處理

《物權法》第227條第2款后段規定：出質人轉讓或者許可已出質之知識產權中的財產權所得的價款，應當向質權人提前清償或者予以提存。依此條文之意，當出質在先時，無論在后轉讓抑或在后許可，其所得費用均應向質權人提前清償或者予以提存。結合引例，丙銀行之質權設立在先，其作為質權人自然可以要求甲公司將其后許可所得費用提前清償抑或予以提存。

就轉讓而言，鑒于物權之物上代位的特性，在質權標的滅失時，質權人就其保險金、賠償金或者轉讓金等主張提前清償抑或予以提存，自無不可。但是，就許可而言，出質人不因許可而喪失商標專用權，許可無礙于質權之標的，此時自無以許可所得費用為物上代位金之依據。除此之外，許可所得費用本為一般責任財產，用于向全體債權人為清償，當資不抵債時，由全體債權人依其債權比例受償，若允許質權人就許可所得費用主張提前清償抑或予以提存，勢必影響其他債權人之權益。故此，本文認為質權人就轉讓出質商標所得自可主張提前清償抑或予以提存，但就許可出質商標所得而言，則為不然。

三、結論

分類討論，結論繁雜，為期簡明，列表如下：

許可在先出質在后許可已然存在時在后質權得否設立可以出質拍賣實現質權時優先受讓能否主張可以主張出質商標拍賣后在先許可有無效力已經備案可得對抗，對受讓人有效未經備案不得對抗，對受讓人無效出質在先許可在后出質已然存在時在后許可得否為之可以許可拍賣實現質權時優先受讓能否主張可以主張，但是質權人作為受讓人時不得主張債務履行前許可所得費用如何處理作為一般責任財產，質權人并無優先受償權

[1]張誠.注冊商標使用許可合同備案的對抗力[J].中華商標，2006(12).

[2]薛海軍.商標許可使用的法律問題探討[J].市場縱橫，2016(7).

[3]卜元石.中國商標許可的司法實踐總結[J].中國專利與商標，2014(3).

D923.43

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2095-4379-(2017)30-0025-03