從專利侵權(quán)看化學(xué)類專利申請撰寫

梁文惠

關(guān)鍵詞

避免侵權(quán)

改進角度

專利挖掘

在實際工作中，經(jīng)常會有申請人提出“申請這樣的專利會不會侵犯別人的專利權(quán)”這樣的問題，從中可以看出申請人對于什么是專利侵權(quán)并不清楚；作為專業(yè)從業(yè)人員，雖然知曉申請專利這一行為并不存在專利侵權(quán)，而是專利申請所對應(yīng)的產(chǎn)品或?qū)嵤┓椒ù嬖谇址杆藢＠麢?quán)的風險，但是在撰寫申請文件過程中，也必須要考慮專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中如何有效獲得保護的問題。另外，在專利挖掘過程中，專業(yè)從業(yè)人員也必須要考慮如何避免落入在先專利保護范圍的問題。

本文就專利侵權(quán)的概念、如何從專利侵權(quán)訴訟的角度指導(dǎo)專利申請的撰寫以及在專利挖掘過程中如何避免落入在先專利保護范圍等問題進行探討。

一、什么是專利侵權(quán)

《專利法》第十一條規(guī)定：“發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得以生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品?！?/p>

由此可見，專利侵權(quán)都是和以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的商業(yè)行為有關(guān)，且其判斷的侵權(quán)主體是產(chǎn)品或者實施方法，而專利申請一方面不屬于以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的商業(yè)行為，另一方面其所形成的主體是一個專利申請文件而不是特定的產(chǎn)品，因此，專利申請這一行為并不涉及專利侵權(quán)。另外，《專利法》的立法宗旨是“為了保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展”，如果在有效專利基礎(chǔ)上進行科學(xué)研究以及專利申請落入專利侵權(quán)的范疇，那么就違背了《專利法》的立法宗旨。因此，專利申請這一行為不涉及專利侵權(quán)。

此時，新的問題又出現(xiàn)了。專利申請想要獲得專利權(quán)，必然要滿足專利授權(quán)的條件，比如必須滿足《專利法》第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準?！奔礊榱诉_到說明書充分公開的要求，說明書中需要記載具體能夠?qū)崿F(xiàn)的方案。

由此可見，根據(jù)《專利法》第二十六條第三款的規(guī)定，“對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明”是發(fā)明及實用新型專利說明書必須要滿足的要求，那么這種說明在后續(xù)會不會成為侵權(quán)訴訟的證據(jù)呢？筆者認為其不能成為侵權(quán)訴訟的侵權(quán)證據(jù)，因為《專利法》第六十九條第四款規(guī)定了“專為科學(xué)研究和實驗而使用有關(guān)專利的”不視為侵犯專利權(quán)；同時，《北京市高級人民法院專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱《專利侵權(quán)判定指南》）第一百三十六條進一步規(guī)定：“專為科學(xué)研究和實驗，是指專門針對專利技術(shù)方案本身進行的科學(xué)研究和實驗，其目的是研究、驗證、改進他人專利技術(shù)，在已有專利技術(shù)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生新的技術(shù)成果。本條第一款中的使用有關(guān)專利的行為，包括該研究實驗者自行制造、使用、進口有關(guān)專利產(chǎn)品或使用專利方法的行為，也包括他人為該研究試驗者制造、進口有關(guān)專利產(chǎn)品的行為?！币簿褪钦f，專利申請作為一種科學(xué)研究行為的成果，即使其記載了有效專利文件中的技術(shù)方案，也不能成為侵權(quán)訴訟的侵權(quán)證據(jù)。

二、從專利侵權(quán)訴訟角度考慮對專利撰寫的指導(dǎo)

《專利法》第五十九條規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！薄秾＠謾?quán)判定指南》第三十五條規(guī)定，在判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征，并以權(quán)利要求中記載的全部技術(shù)特征與被訴侵權(quán)技術(shù)方案所對應(yīng)的全部技術(shù)特征逐一進行比較。由此可見，權(quán)利要求書是判斷他人是否構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù)，那么如何構(gòu)建這一保護范圍，盡可能使得專利權(quán)人可以在侵權(quán)訴訟中獲得最大利益，是撰寫專利時需要關(guān)注的問題。筆者從權(quán)利要求保護范圍、權(quán)利要求的穩(wěn)定性、侵權(quán)比對的難易程度以及說明書撰寫的注意事項等方面進行如下探討。

（1）權(quán)利要求保護范圍

雖然申請專利這一行為不涉及專利侵權(quán)，但是遵循專利侵權(quán)判定規(guī)則來指導(dǎo)權(quán)利要求書的撰寫還是很有必要的，比如從專利侵權(quán)規(guī)避的角度去審視權(quán)利要求的保護范圍是否足夠且合理。進一步舉例說明如下：

申請人要求申請一個關(guān)于涂料組合物的專利，一般交底書中記載的是對應(yīng)了實際產(chǎn)品的、包含了所有組分A、B、C、D、E及各自含量的技術(shù)方案。那么代理人就需要在確認要解決的關(guān)鍵技術(shù)問題后，確定必要技術(shù)特征組分A、組分B和組分C以及各自含量構(gòu)成獨立權(quán)利要求（假定各自含量為必要技術(shù)特征）。在這個過程中，代理人還可以進一步從防止專利侵權(quán)規(guī)避的角度考慮是否需要對技術(shù)特征組分A、組分B和組分C分別進行上位概括或者擴展，同時考慮對各組分含量的擴展以及含量限定方式的選擇，以撰寫出盡可能大的保護范圍。

同時，根據(jù)《專利法》第十一條的規(guī)定可知侵權(quán)主體有多種，也就是說一項發(fā)明其可能的侵權(quán)主體包括保護客體供應(yīng)商、生產(chǎn)商、銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商等。因此，僅僅從技術(shù)特征概況這一單一角度擴大權(quán)利要求的保護范圍是遠遠不夠的，還需要考慮保護客體的全面性。

同樣以上述涂料組合物的專利撰寫為例，該涂料組合物為雙組份涂料中的改進后的甲組分組合物，假定其具有新穎性和創(chuàng)造性，且與其配合使用的雙組份涂料的乙組分可以有多種選擇，同時該甲組分或甲組分組合物為可單獨生產(chǎn)、銷售的最小單位，那么基于該涂料組合物為發(fā)明點的保護客體應(yīng)該包括甲組分組合物、甲組分、包括該甲組分的雙組份涂料、該雙組份涂料的應(yīng)用載體（包含該雙組份涂料形成的涂層、含有該涂層的產(chǎn)品等），在專利權(quán)人沒有做出任何許可的前提下，使甲組分的生產(chǎn)商、甲組分銷售商、雙組份涂料整體銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商成為可能的侵權(quán)行為人，以獲得盡可能大的侵權(quán)賠償額。當以甲組分為保護客體時，該甲組分的生產(chǎn)商、甲組分銷售商、包含該甲組分的雙組份涂料整體銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人；當以包括該甲組分的雙組份涂料為保護客體時，該雙組份涂料的生產(chǎn)商、整體銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人；當以該雙組份涂料的應(yīng)用為保護客體時，比如以設(shè)置有該雙組份涂料形成的涂層的罐體、汽車、船舶等載體為保護客體時，對應(yīng)這些載體的生產(chǎn)商和銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人。由此可見，遵循從小到大的原則保護盡可能多的保護客體，從而形成多個侵權(quán)主體，則更有利于從多角度防止侵權(quán)行為的發(fā)生。endprint

（2）權(quán)利要求的穩(wěn)定性

如前所述，代理人在撰寫專利時，會考慮對交底書的內(nèi)容進行擴展，以撰寫出盡可能大的保護范圍，但是在該過程中仍然需要顧及權(quán)利要求的穩(wěn)定性，以保證在專利侵權(quán)訴訟中形成有力的武器。

仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，對于組合物類型的權(quán)利要求的撰寫，所采用的具體限定方式也會對保護范圍形成很大的影響，通常的限定方式是重量份限定和百分含量限定。對于個別以重量單位所限定的組合物，尤其要注意將其轉(zhuǎn)為重量份限定或百分含量限定，以避免對組合物進行大批量生產(chǎn)、大批量包裝、小規(guī)格生產(chǎn)或小規(guī)格包裝等侵權(quán)行為無法追責的情況發(fā)生。當組分種類較多且申請人提供的技術(shù)方案也不符合百分之百原則時，由于百分含量的限定受限于百分之百原則的規(guī)定，代理人有時會將百分含量轉(zhuǎn)換為重量份限定，在這個過程中很有可能會使得組分之間原有配比關(guān)系消失而使保護范圍擴大，進而使原本對本申請沒有威脅的現(xiàn)有技術(shù)成為了用于評價新穎性和創(chuàng)造性的文件，導(dǎo)致權(quán)利要求不穩(wěn)定。由此可見，在權(quán)利要求保護范圍擴展的過程中，不僅僅要從專利規(guī)避和改進的角度去擴展盡可能大的保護范圍，同時還需要盡可能保證擴展后保護范圍的合理性。

在進行了上述擴展后，為了避免在侵權(quán)訴訟中權(quán)利要求被攻擊時，獨立權(quán)利要求被無效后，由于其從屬權(quán)利要求與獨立權(quán)利要求之間缺乏層次連接和層次劃分而將權(quán)利要求的保護范圍直接落入具體實施例，導(dǎo)致無法有效地在侵權(quán)訴訟中主張權(quán)利，代理人需要從整體上對權(quán)利要求的進行嚴密的層次布局，比如在從屬權(quán)利要求中限定具有協(xié)同作用的組分之間的比例范圍，以彌補獨立權(quán)利要求擴展后導(dǎo)致的組分之和缺少百分之百限定的缺陷。在對獨立權(quán)利要求的發(fā)明點進行了布局后，還需要對其它的發(fā)明點進行進一步分層限定，比如限定各組分中優(yōu)選的具體物質(zhì)，以在縱深方向上嚴密布局不同發(fā)明點，確保在侵權(quán)訴訟被攻擊時，保留退步的余地。

（3）侵權(quán)比對的難易程度

眾所周知，產(chǎn)品的特征比對相對于方法的特征比對容易，因此，一般在撰寫時盡可能以產(chǎn)品為保護客體進行保護。

但是，在化學(xué)領(lǐng)域以產(chǎn)品為保護客體進行保護時，有些產(chǎn)品在直接進行限定時難以從結(jié)構(gòu)或組成上限定清楚。仍然以上述涂料組合物的專利撰寫為例，上述涂料組合物混合進行反應(yīng)形成的產(chǎn)品為實際流通的商品，但是由于該商品的組成和結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有技術(shù)水平上無法檢測確定，那么在對該保護客體進行保護時，代理人一般建議從明確各組分和組成的角度進行保護，即以組合物的方式進行保護，同時通過以該組合物為原料制備的產(chǎn)品作為技術(shù)特征對真正的商品進行保護。在侵權(quán)訴訟的侵權(quán)比對中，通過反向工程對侵權(quán)產(chǎn)品進行破解得到形成該侵權(quán)產(chǎn)品的組合物，然后再進行特征的比對，同樣能夠較容易地完成侵權(quán)比對。此外，由于同時對組合物和組合物形成的產(chǎn)品進行了保護，能夠使組合物的生產(chǎn)商、產(chǎn)品的生產(chǎn)商、產(chǎn)品的銷售商、應(yīng)用載體的生產(chǎn)商和銷售商都成為可能的侵權(quán)行為人。

（4）從專利侵權(quán)角度看說明書的撰寫

雖然權(quán)利要求書是判斷他人是否構(gòu)成侵權(quán)的直接依據(jù)，但是，根據(jù)《專利法》第五十九條規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。同時《專利侵權(quán)判定指南》第三條的折衷原則規(guī)定，解釋權(quán)利要求時，應(yīng)當以權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容為準，根據(jù)說明書及附圖、現(xiàn)有技術(shù)、專利對現(xiàn)有技術(shù)所做的貢獻等因素合理確定專利權(quán)的保護范圍，既不能將專利權(quán)的保護范圍拘泥于權(quán)利要求書的字面含義，也不能將專利權(quán)的保護范圍擴展到本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在專利申請日前通過閱讀說明書及附圖后需要經(jīng)過創(chuàng)造性勞動才能聯(lián)想到的內(nèi)容。由此可見，說明書及附圖也是用來確定專利權(quán)保護范圍的重要因素，因此說明書及附圖的撰寫也必須重視。

以下結(jié)合上述涂料組合物的專利申請撰寫為例對撰寫說明書的注意事項進行說明。

第一：從技術(shù)原理解釋技術(shù)特征解決技術(shù)問題的原因。化學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)問題的解決很多是由于發(fā)生了化學(xué)作用，普通技術(shù)人員很難直觀理解其技術(shù)效果，而在說明書中又難以窮盡能夠解決技術(shù)問題的各種技術(shù)方案，因此，從技術(shù)原理去解釋技術(shù)特征解決技術(shù)問題的原因顯得尤為重要，比如組分A和組分B中的哪種官能團之間的相互作用使得技術(shù)問題得到解決，或者上位后的組分A所具有的共性使得技術(shù)問題得到解決。同時，對于其它的發(fā)明點解決技術(shù)問題的技術(shù)原理，也可采用上述方式進行說明。上述撰寫方式一方面有利于法官正確理解權(quán)利要求，確定權(quán)利要求的保護范圍；另一方面，有利于對大范圍的權(quán)利要求進行理論支持，使權(quán)利要求更穩(wěn)定。

第二：對于上位技術(shù)特征的舉例說明和實施例的驗證。該注意事項對于化學(xué)領(lǐng)域的專利申請尤為重要，由于化學(xué)領(lǐng)域?qū)儆趯嶒炐詫W(xué)科，因此進行了技術(shù)原理的分析后，還需要對技術(shù)特征進行下位的舉例說明以及實施例驗證。比如對可用作組分A的具體物質(zhì)進行列舉，并且從實施例驗證各具體物質(zhì)的效果以及效果的差異，一方面有利于法官確定相對較大的保護范圍；另一方面，有利于形成對權(quán)利要求的支持，為權(quán)利要求的限縮做準備。

第三：避免技術(shù)方案的捐獻。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求書中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。這就提醒代理人在撰寫時，第二項所舉例說明的用于支持上位概念的各具體物質(zhì)不僅要記載在說明書中，也要記載在權(quán)利要求書中，以防止在權(quán)利要求修改后僅僅保留了以具體物質(zhì)限定的范圍，而導(dǎo)致權(quán)利要求書中沒有記載的物質(zhì)被捐獻，并且避免與權(quán)利要求的技術(shù)特征等同的特征僅僅記載在說明書中而被捐獻。

三、從專利侵權(quán)訴訟角度考慮對專利挖掘的指導(dǎo)

筆者在近兩年的實踐工作中發(fā)現(xiàn)，越來越多的申請人從原來的“有一個寫一個”的粗放式專利申請策略逐步向挖掘-布局-申請-訴訟-無效相結(jié)合的綜合全面的申請策略轉(zhuǎn)變，其中專利挖掘作為專利申請的第一步其重要性不言而喻。

顧名思義，專利挖掘的目的便是形成專利申請方案進行專利申請。怎樣才能幫助申請人規(guī)避本文開頭所提到的申請人申請的專利所對應(yīng)的技術(shù)方案侵犯他人專利權(quán)的情形？以下從一種能夠比較直觀地判斷是否會構(gòu)成專利侵權(quán)的專利挖掘途徑，對上述問題進行分析。

專利挖掘的一種途徑就是從已有專利出發(fā)，即首先對目標專利進行整體分析；然后分析目標專利的主要創(chuàng)新點及權(quán)利要求；接著分析目標專利的實現(xiàn)方案；最后進行專利挖掘，可首先尋找規(guī)避落入在先專利保護范圍的技術(shù)方案，然后再考慮于在先專利基礎(chǔ)上的改進方案。如果在研發(fā)之初就對已有專利技術(shù)方案進行了規(guī)避設(shè)計，將會大大降低甚至規(guī)避侵權(quán)風險。也就是說，在已有專利技術(shù)方案基礎(chǔ)上進行規(guī)避設(shè)計，一方面通常能夠避免申請人的產(chǎn)品落入已有專利權(quán)的范圍內(nèi)構(gòu)成侵權(quán)，另一方面還很有可能產(chǎn)生新的專利申請方案并增加授權(quán)機會。而如果已有專利的技術(shù)方案難以規(guī)避而只能形成改進方案，那么申請人的產(chǎn)品難免會落入已有專利權(quán)的范圍內(nèi)構(gòu)成侵權(quán)，此時有效的防御手段是就改進后的技術(shù)方案進行專利申請（即從屬專利），形成有力的專利布局網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)可能發(fā)生的侵權(quán)糾紛做準備。

從以上的探討可以看出，在專利撰寫中，代理人可以向申請人解釋申請專利這一行為不涉及專利侵權(quán)，并且應(yīng)當盡可能幫助申請人從避免專利侵權(quán)的角度進行專利挖掘；同時代理人在撰寫過程中，需要充分考慮后續(xù)在出現(xiàn)專利侵權(quán)糾紛時可能出現(xiàn)的問題，以使作為專利保護基礎(chǔ)的專利申請文件在后續(xù)維權(quán)中成為專利權(quán)人的維權(quán)利器，為其在商業(yè)競爭中發(fā)揮強有力作用打下良好基礎(chǔ)。

當然，從專利侵權(quán)角度來看，專利申請文件的撰寫還有其它很多值得探討之處，本文只是從專利侵權(quán)角度的出發(fā)，針對一類典型的化學(xué)案件提出了一些撰寫策略，如有不足之處，還請廣大讀者批評指正。endprint