由美國專利法初探中國專利法中新穎性與非顯而易見性之間的關系

譚 天

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自1790年頒布第一部專利法以來，專利制度在美國業已經歷了200多年的發展和演變，通過長期不懈的的理論探索和司法實踐，時至今日已成為十分成熟的制度體系。縱觀世界專利制度的發展史，雖然美國并不是現代專利的誕生地，但其在英國殖民者影響下建立專利制度以后便迅速成為世界范圍內專利制度和理論的主導者和先行者，無論是最早成立了統一審查和管理專利的政府部門，還是最先采用了實質審查制度，無論是首創了“非顯而易見性”的創新性判斷模式，還是一度篤定的堅持“先發明制”的新穎性判斷標準，這些都充分證明了美國在專利制度方面的特色和先進性。

另一方面，在專利法體系中，新穎性和非顯而易見性(或稱創造性)是獲取專利權基本的、也是最重要的條件，一項發明只有在滿足新穎性和非顯而易見性的前提下，才能有效激勵創新，促進科學技術的進步與發展。因此，理清新穎性和非顯而易見性彼此在創新性評價中的關系和作用，對于確定創新性評價的標準、協調好為鼓勵創新而授予的專利壟斷權與群眾乃至國家的利益間的關系，具有重要的意義。

綜上，本文以美國專利制度中新穎性、非顯而易見性的發展歷史和二者的關系為研究對象，探討二者在專利創新性評價中的優劣和作用，以期為我國專利創新性評價提供借鑒[1]。

一、新穎性衍生出非顯而易見性的歷史及原因

美國專利法的創制源于憲法賦予國會的權力，其必須要遵循憲法宗旨中“促進…實用技藝的發展”的明確限定。因此，美國專利法自創制始，就要求專利申請必須具有實用性和新穎性。

在美國第一部專利法頒布之初，專利申請量很小，1790-1793年期間，依據1790年法案授權的專利，僅有55項，加之新穎性的評價體系還不規范和完善，作為最初“審查員”的國務卿、作戰部長和司法部長3位國家高級領導還勉強可以通過討論、調研等方式來確定該申請是否滿足新穎性這個可授予專利權的條件。然而此后，隨著美國人在追求知識產權方面權利的狂熱，以及科技發展速度的不斷加快導致專利所涉及的技術領域越來越細化，成立了專門的審查機構。

美國19世紀中期后的司法實踐進一步說明了上述新穎性評價所面臨的困境：

首先，是霍奇基斯案，其專利申請涉及一種改進的球形把手的制造方法，其與現有技術的不同之處僅在于，在把手和金屬長柄組成的結構中，采用了粘土制備的把手，替換了木頭或者金屬制備的把手；而法院認定，一件物品如果僅僅是材料的替換，而沒有相應地其他的配合組成，或者新的制備模式或者制備流程，則這樣的申請不屬于發明。可見，在新穎性獨自承擔創新性評價重任之初，對于新穎性的理解絕不僅僅是與現有技術字面的嚴格相同，而是其也涵蓋了與現有技術具有區別的情況。

然而，雖然自霍奇基斯案以來，法院一直遵循其缺乏專利新穎性的司法先例，但100多年的司法和審查實踐表明，如何標準一致的來有效確定滿足新穎性要件是十分困難的。因此，人們對于一項專利申請的授權和授權后的權利的有效性都缺乏穩定的預期。

正是基于上述問題，美國國會在總結了霍奇基斯案以來100多年的司法實踐后，提出了“非顯而易見性”的概念，來替換之前在司法和審查中一直使用的“發明”，以便在判斷是否可取得專利和已取得專利有效性時，具有更多的穩定性和可預期性，并隨后在1966年的格雷厄姆案中對于非顯而易見性的實施作出了解釋和判決，以有效指導之后的司法和審查。

二、新穎性與非顯而易見性的脫離及分工細化[2]

具體看看自非顯而易見性誕生前后到二者完全脫離過程中，司法判例以及審查指南中新穎性和非顯而易見性相關章節(即“依據現有技術駁回部分”)的變化：

(一)1949年之前，審查指南中僅提及了“權利要求相對于現有技術不是新的以及可專利的予以駁回”的情況。毫無疑義，這一階段審查員在進行創新性的審查時，完全是僅依據新穎性標準來作出授權或駁回決定的。

(二)1949年11月版指南，在前版內容的基礎上，增加了“權利要求相對于現有技術不包含發明的予以駁回”的情況，然而對于“不包含發明”具體的含義，仍舊沒有進一步詳細深入的限定。

(三)1951年12月版指南，在前版內容的基礎上，對于“權利要求相對于現有技術不包含發明的予以駁回”的情況進行了進一步的解釋，即“相對于現有技術不包含發明”是指“相對于現有技術是可預見的”，可以說是在進一步對新穎性標準來進行解讀和限定，以使得用新穎性來評價創新性時更為規范和客觀。在隨后的司法實踐中，“可預見性”被反復地解釋以使其含義更加明確：例如，在“215U.S.P.Q.(BNA)979”判例中對于“可預見性”的標準作出如下解釋，“除了非實質的差別，發明包含了與現有公開或專利相同的全部元素，并以相同的方式運行以實現同樣的功能”；而“20U.S.P.Q.2D(BNA)1746”判例中則對“可預見性”作出如下解釋，“可預見性規則中適度的靈活性是指權利要求中除普通技術知識之外的每一個元素都出現在一篇文獻中”。

(四)隨后，雖然在1952年修改了專利法，但審查指南中的相關規定一直沒有變化，直到1964年11月版，才首次在指南中“依據現有技術駁回部分”提出“權利要求相對于現有技術既不滿足102條新穎性的要求，也不滿足103條非顯而易見的要求的予以駁回”?？梢姡藭r依據一篇文獻評價創新性時，存在適用102條或103條的選擇問題，而選擇的關鍵在于相對于該篇文獻，未被其公開的內容是“可預見的”還是“顯而易見的改進”。

(五)在之后很長一段時間，指南中對于二者的規定只是略作調整和細化，諸如規范標準語段等。直到1995年9月，審查指南最終將二者的界線清晰劃分，即“依據102條中可預見的進行駁回時，一篇現有技術必須通過明示或暗示而教導了權利要求的每一方面；任何未被直接教導的特征必須是其固有存在的”。

(六)直到1995年9月，審查指南最終將二者的界線清晰劃分，即“依據102條中可預見的進行駁回時，一篇現有技術必須通過明示或暗示而教導了權利要求的每一方面；任何未被直接教導的特征必須是其固有存在的”。同時還刪除了“依據現有技術駁回部分”中的子章節“公知技術”部分，這也從另一方面反應出由于對新穎性駁回中“可預見的”情況進一步嚴格的限定，已經不需要“公知技術”的相應解釋來與“可預見的”相配合。隨后的判例確認了指南中的這一改變：“50U.S.P.Q.2D(BNA)1910”有著與前面提到的“31U.S.P.Q.2D(BNA)1671”近似的技術情況，指出“可預見的應該滿足一篇文獻公開了權利要求中的每一個限定”(即嚴格的字面相同)，而后者則巡回法庭則維持了專利局關于“可預見的而不具有新穎性的”判決，指出“一篇現有技術(評價新穎性時)，必須與本領域普通技術人員的知識結合在一起考慮”。

三、新穎性和非顯而易見性在創新性評價中各自的作用和優劣

(一)二者在創新性評價中各自承擔的作用

由第三部分的分析可知，在非顯而易見性誕生之后、二者徹底劃清界線之前，新穎性和非顯而易見性在創新性評價中都曾各自承擔了相應的作用。

首先來看新穎性(102條)，由前面的分析可知，依據新穎性予以駁回的情況大體分為兩種，一種是專利申請的權利要求的技術特征完全被一篇現有技術所公開的情況(即我們通常認為的嚴格字面相同)，毫無疑問，這是不恰當地想要將屬于公眾已有的技術來取得專利的壟斷權，顯然與專利制度的創制初衷相悖而不可能獲得專利權，此時可以認為其僅僅是涉及到創新性評價中的“新”而并未達到需要判斷“創”的程度；而另一種則是可被一篇現有技術完全預見的情況，此時專利申請的權利要求與一篇現有技術公開的內容比較，允許存有非實質性的差別(即我們通常認為的實質相同)，其中“非實質性的差別”可以進一步解釋為“普通技術知識”或者“公知技術”。

而如前討論過的，非顯而易見性也涉及兩種情況，第一種是“需要對一篇文獻加以改進”的情況，另一種是“將一篇文獻與另外一篇或多篇相結合”的情況，這兩種情況顯然都是針對創新性中的“創”字所進行的評價。

(二)二者在創新性評價中優劣的比較

毋庸置疑，“非顯而易見性”在判斷創新性的客觀性和標準一致性方面明顯優于“新穎性”，而這也正是美國專利發展過程中由“新穎性”衍生出“非顯而易見性”的根本原因。但凡事有利有弊，相比于“新穎性”，“非顯而易見性”在判斷專利申請創新性時的不足也是十分明顯的，這主要表現在以下幾個方面：

第一，由于天生的“客觀性”，加之隨后發展中的層層加碼，使得“非顯而易見性”在操作過程中標準過于僵化和嚴格，在評價創新性時被束縛了手腳，削弱了專利局和法院阻止不當申請授權和無效不當專利的作用，但這些年的經驗表明，此前的擔心并非多余，“非顯而易見性”在實際應用中的問題暴露的越來越明顯，美國司法界也已充分意識到這一點，這也正是美國聯邦最高法院提審KSR案的主要原因。

第二，由于二者面對的法律程序不同，使得二者在審查和訴訟階段面臨的問題明顯不同。在審查階段的舉證方面，新穎性由于是審查員提出了專利申請是可以被一篇文獻完全預見到的，根據審查指南的規定，其無需對其所認定的“可預見性”或者說“公知常識”進行舉證，除非遭到申請人的質疑并且審查員也認為有必要進行舉證，相反申請人則負有舉證責任以說明其申請與對比文件之間的差異。

第三，有一些特定情況的申請是“非顯而易見性”鞭長莫及而“新穎性”處理則游刃有余的。

四、結論

可見，“新穎性”自專利法創制始，就全部或部分承擔了創新性評價的職責，只是出于客觀性、規范性等需要，才在其基礎上衍生出“非顯而易見性”；并且，“新穎性”和“非顯而易見性”的脫離并非一蹴而就，而是經歷了幾十年的漫長歷程，其間由新穎性和非顯而易見性共同承擔創新性評價的職責。