權利主體發生變更后重復授權問題的處理方式

吳配全 尚萬

【摘 要】針對同一申請人同日（申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利的，即便實用新型專利或發明專利申請的權利主體（專利權人或申請人）發生變更，亦應允許變更后的兩個權利主體進行協商以通過放棄實用新型專利權的方式獲得發明專利申請的授權。

【關鍵詞】禁止重復授權;同日實用新型;權利主體變更

中圖分類號： G306;D923.42文獻標識碼： A 文章編號： 2095-2457（2019）23-0255-002

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.121

0 序言

隨著科技創新主體對自己科研成果的保護與應用意識逐漸加強，我國的專利申請與授權量近年呈現出迅速增長的態勢。數據顯示，2018年我國僅發明專利申請數量就達到了154.2萬件，授權的發明專利則達到了43.2萬件。在這樣的大背景下，專利申請權或專利權的轉讓也較以往明顯更頻繁。由于專利申請權或專利權的轉讓必然會伴隨著權利主體的變更，針對同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利導致的重復授權問題，在發明專利申請和實用新型專利其中一項的權利主體（申請人/專利權人）發生變更后，其面臨的重復授權問題該如何處理一直存在爭議。

我國《專利法》第九條第一款及《專利法實施細則》第四十一條規定了禁止重復授權原則的一種例外情況，即同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請另一專利的，可通過放棄實用新型專利權而獲得發明專利授權的情況（以下簡稱“例外情況”）。

針對上述權利主體發生變更后面臨的重復授權問題是否還適用例外情況的規定存在一定爭議，由于這關系到專利權的保護范圍和穩定性，基于此，本文通過一個實際案例展開分析，羅列現有處理方式的爭議焦點及相應的理由，并結合相關法條的立法本意給出個人傾向的處理方式，希望能對業內人士提供一定參考。

1 案例情況簡介

某案涉及一種汽車減震器，申請人A同日針對同樣的發明創造既申請了發明專利又申請了實用新型專利，并在提交申請時進行了分別說明。發明專利申請進入實質審查階段時，實用新專利已獲得授權。申請人A在收到第一次審查意見通知書得知其發明專利申請具備授權前景的情況下將該申請轉讓給了B公司，之后B公司收到第二次審查意見通知書告知其修改后的發明專利申請的權利要求1與實用新型專利的權利要求2構成重復授權。由于申請人的變更導致發明專利申請的申請人和實用新型專利的專利權人不再相同，此時，該案例的重復授權問題該如何處理，是否還適用例外情況的規定便有了爭議。

2 針對上述案例處理方式的兩種觀點及其主要理由

觀點1：由于申請人的變更導致此類情形不再滿足《專利法》第九條例外情況的規定，因此，不能再通過放棄實用新型專利權的方式獲得發明專利申請授權，應直接授予發明專利權，遺留的重復授權問題待后續無效階段進行處理。持該觀點的主要理由為：對于一件申請和一件專利權申請日相同，但申請人和專利權人卻不同的同樣的發明創造的情況應當如何讓處理缺乏明確的法律依據，且一項尚未授權專利申請的申請人和一項已授權專利的專利權人的權利地位不對等，二者無法較好地協商放棄，由于實質審查階段無法對已授權的實用新型進行處理，因此，基于公平考慮，因直接授予發明申請專利權，遺留的重復授權問題可通過后續無效階段讓申請人A和申請人B協商放棄其中一項權利來解決。

觀點2：變更后的發明專利申請的申請人B可以對權利要求進行修改或與實用新型的專利權人A進行協商，若實用新型的專利權人A同意放棄實用新型專利權，則可對發明專利申請進行授權。持該觀點的主要理由為：雖然申請人發生變更后，發明專利申請人B無權直接對實用新型專利權進行放棄，但由于發明專利申請的申請人B與實用新型的專利權人A之間為受讓人與轉讓人的關系，二者具備協商基礎。此外，本案申請時，發明和實用新型申請為同一申請人，符合《專利法》第九條第一款第二句話的規定，屬于《專利法》第九條規定的例外情況，并且申請人在申請時也分別做出了說明，因此，該案例的情形應允許兩個申請人通過協商放棄實用新型專利權的方式來獲得發明專利授權。

3 例外情況規定產生的歷史背景及其立法本意解析

由于我國實用新型專利申請審批所需時間較短，發明專利申請審批所需時間則較長，因此，部分既希望能夠較快地獲得專利保護，又希望能夠獲得保護期限更長的發明專利權的申請人便針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，由此獲得兩項保護范圍相同的專利權。然而，1992年修改的《專利法實施細則》增加了禁止重復授權原則，規定同樣的發明創造只能授予一項專利權，自此，申請人便不能再采取上述做法。

到了20世紀90年代中期，為解決發明專利申請積壓嚴重、審批滯后的問題，國家知識產權局出臺了一項臨時規定，允許同一申請人同日或先后就同樣的發明創造既提交發明專利申請又提交實用新型專利申請，在實用新型專利獲得授權后，若發明專利申請經實質審查被認定可授予專利權的，申請人可通過聲明放棄已經獲得的實用新型專利權而獲得發明專利申請的授權。

進入21世紀以后，我國發明專利申請積壓的問題已經大大得到緩解，但2008年修改《專利法》時對上述臨時規定仍予以了保留，并進一步修改完善以克服其中的不合理之處。首先，為了避免申請人先、后分別提交實用新型專利申請和發明專利申請導致的專利保護最長期限可能超過自申請日起的20年，繼而對其他專利權人有失公平的問題，修改后的法條明確了兩件申請必須滿足由同一申請人在“同日”提出。此外，由于先授權的實用新型專利因放棄或保護期限屆滿終止時會由國務院專利行政部門予以登記和公告，公眾在得知上述情況后認為實用新型專利請求保護的發明創造已經進入公有領域而自由實施應用的，又可能侵犯隨后授予的發明專利權，這將損害公眾的信賴和利益，基于此，從更好地維護公眾利益的角度出發，修改后的法條還明確了必須滿足“先獲得的實用新型專利權尚未終止”方可通過聲明放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請的授權。2010年修改的《專利法實施細則》在第四十一條第二款又規定了對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時予以“分別說明”，其中，要求提交實用新型專利申請時進行“說明”的意義在于讓公眾通過實用新型專利的授權公告知曉相同的發明創造還提交了發明專利申請，從而對相關的發明創造的保護情況有充分了解，而要求提交發明專利申請時進行“說明”的意義則在于讓專利審批人員在進行實質審查時知曉相關情況并予以注意，確保發明專利申請的授權符合相關規定。

從以上描述可看出，例外情況的產生有著其特殊的歷史背景，其立法本意是在禁止重復授權原則的基礎上給予在中國提交專利申請的申請人一定優惠政策，但這種優惠政策僅適用法律明確規定的具體情形，并在施行方式上受到嚴格限制，為的是給予申請人優惠的同時確保公眾利益不受損害，體現了權利和義務平衡的原則。

4 案例分析及例外情況在該情形下的適用

針上述案例的情形，在發明專利申請的申請人發生變更后，該情形仍滿足例外情況中有關“同日”、“先獲得的實用新型專利權尚未終止”和“分別說明”等規定，同樣也符合《專利法實施細則》第四十一條第二款有關例外情況中“同日”是指“申請日”的規定。通過上述例外情況的歷史由來和立法本意的分析可知，例外情況的上述規定主要是避免同一發明創造的保護期限超過自申請日起的20年而導致的不公平，也為了便于讓社會公眾和專利審批人員知曉相關情況，避免誤導社會公眾且利于專利審查。由于本案中的申請人A在申請日已經就相關情況進行了分別說明，授權的實用新型專利也已經公告了存在相同的發明專利申請，因此，后續通過放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請授權并未超過公眾預期，不會損害公眾利益，且同樣沒有給專利審查帶來額外負擔。再者，一如上述觀點2所說，在申請時，發明專利申請和實用新型專利申請確為“同一申請人”，而允許申請人A、B通過協商放棄實用新型專利權以獲得發明專利申請授權，與讓申請人A先自行通過放棄實用新型專利權以取得發明專利申請授權后，再將發明專利權轉讓給申請人B并無任何實質性差異，即該做法既未擴大例外情況給予申請人的優惠，也未影響其進行正常的專利權利轉讓，權利主體的變更本質上并未違反例外情況中有關發明專利申請和實用新型專利申請須由“同一申請人”提出的規定。由此可見，上述案例情形下允許申請人適用例外情況并不違背立法本意。

由于上述案例情形中發明專利申請的申請人與實用新型專利的專利權人之間為受讓人和轉讓人的關系，具備協商基礎，因此，在不違背相關法條規定和例外情況立法本意的基礎上，從善意審查的角度出發，此類情形應允許申請人適用例外情況。如此處理還可避免后續通過無效方式解決重復授權問題導致的程序繁雜，從某種角度上來說也節約了行政資源。相似地，若上述案例中是實用新型專利的權利主體在發明專利申請授權前發生了變更的，基于同樣的理由，亦可適用上述例外情況的規定。

5 結語

通過上述案例的分析我們可以看出，針對在申請時滿足專利法禁止重復授權原則例外情況規定的情形，即便在后續審查過程中實用新型專利或發明專利申請的權利主體（專利權人或申請人）發生了變更，亦應允許變更后的兩個權利主體進行協商以通過放棄實用新型專利權的方式獲得發明專利申請的授權，該處理方式在給予申請人優惠的同時也未損害社會公眾利益，還可節約行政資源，符合相關法條的立法本意。

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