試論企業商標管理

馮志慧

商標作為企業無形資產的重要組成部分，是企業品牌的象征，是企業商譽累積的媒介。本文筆者通過實際案例分析，對企業商標申請、使用、管理等實務提出了自己的理解與看法。

一、案例

案例一：

案情簡介：

久邦計算機技術（廣州）有限公司于2004年11月30日向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱“商標局”）申請注冊“3G門戶”商標，類別為第42類，計算機用戶間交換數據提供連接服務等，2007年12月19日被商標局初審駁回，久邦公司即申請復審，并提供證據證明“3G門戶”商標經過該公司常年使用，已經具有了顯著的識別性，應當核準加以保護。而商評委則認為，此商標名稱直接表明了服務內在的技術特點，難以起到區分商品來源的作用，缺乏顯著性，因此于2008年10月20日作出復審決定，駁回該商標注冊申請，久邦公司遂向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，一審判決維持原商標駁回復審決定。

此外，久邦公司于2005-2006年多次以圖形化“3G”（? ?）向商標局提出申請，均被駁回。

案例分析：

“3G門戶”作為宣傳語簡單易記，久邦公司采用“3G門戶”進行廣告宣傳，產生了一定的影響，獲得了一定的市場，但對于久邦公司而言，“3G門戶”不一定是一個很好的商標申請選擇。

首先，“3G門戶”明顯欠缺顯著性，商標注冊風險較高。而且商標申請時間較長，久邦公司從2004年11月申請商標注冊，到2009年8月一審判決，歷時近5年，仍未能獲得商標注冊。其運營了5年的“3G門戶網”未能獲得商標保護，浪費了成本，而且無法防止他人在相同或近似領域使用與“3G門戶”相同或近似的宣傳用語。雖然，久邦公司也考慮采用圖形化商標提高顯著性，但均因“3G門戶”自身的特殊性而以失敗告終。

其次，“3G門戶”是“3G”和“門戶”的組合詞，其中，“3G”是第三代無線技術的縮寫，屬于通用技術詞匯，“門戶”是用戶接觸網絡的入口，也屬于公有領域名詞，即使兩個詞的組合變成了注冊商標，其排他性也大大減弱，其并不能防止他人在相同或近似領域使用“3G”或“門戶”，因此，即便該商標注冊成功，其商標專用權的范圍也將大大縮小。

案例二：

案情簡介：

美國暴雪娛樂有限公司于2003年3月21日向我國工商總局申請，將“STARCRAFT：GHOST”注冊為電子競技服務等項目的商標（注冊號3494912），結果被駁回，其提出商標復審，又被駁回，商標評審委員會的駁回理由是，“STARCRAFT：GHOST”屬于易產生不良影響的詞匯，有“占星術”和“幽靈”的含義，屬于有違社會主義道德風尚的封建迷信。為此，暴雪娛樂有限公司又提起了行政訴訟，暴雪娛樂有限公司認為，其注冊該商標是為了在戰網上提供相關信息和游戲服務，與迷信無關，不會產生不良影響。而且該公司已經在第9類商品“計算機游戲軟件”上注冊了“STARCRAFT：GHOST”商標（注冊號3494904），說明該商標具有可注冊性，并提交了大量從百度、谷歌搜索到的網頁，用以證明“STARCRAFT：GHOST”翻譯為《星際爭霸：幽靈》，只是游戲名稱，和封建迷信無關。但2009年2月，其行政訴訟一審法院維持原商標駁回復審決定。

在復審期間，暴雪娛樂有限公司再次以圖形化“STARCRAFT：GHOST”（）提出商標注冊申請，并獲得了注冊。

案例分析：

暴雪娛樂公司的商標申請策略值得學習。

首先，暴雪娛樂作為美國公司，其在中國申請注冊了很多商標，對于“星際爭霸”、“魔獸世界”等火爆游戲，均申請注冊了中英文商標。“STARCRAFT：GHOST”是“星際爭霸：幽靈”的英文翻譯，而“星際爭霸：幽靈”商標在2009年5月21日核準注冊。

其次，暴雪娛樂公司注重替代方案的設計，在英文商標“STARCRAFT：GHOST”被駁回后，其以圖形化商標再次提出申請，并獲得了注冊。

第三，暴雪娛樂公司重視儲備性商標注冊。經檢索，暴雪娛樂公司不僅在第9類（游戲軟件等）、第28類（游戲機等）以及第41類（在線游戲等）申請商標注冊，而且還在其他一些和其游戲產品服務有關的類別注冊了商標。例如，“”商標，暴雪娛樂公司在第6類（金屬鑰匙鏈等）、第14類（手鐲等）、第16類（游戲操作手冊等）、第25類（無檐帽等）等14個類別進行了注冊。仔細分析后可以發現，暴雪娛樂公司的擴類注冊并非盲目進行，而是選擇一些與商標性質有關的周邊產品或服務，有的放矢。

案例三：

案情簡介：

2000年3月31日，中山市南區百鳥歸巢火鍋美食店在第42類餐館等服務上申請注冊商標“灣仔碼頭”（注冊號1591629），并于2001年6月21日核準注冊。2008年6月4日，百鳥歸巢火鍋美食店與自然人成超簽訂商標轉讓合同，經商標局核準，該商標2009年8月13日轉讓給成超。2009年8月21日，通用磨坊食品亞洲有限公司（以下簡稱“通用磨坊公司”）對該注冊商標以三年不使用（2006年8月21日至2009年8月20日期間）為由，申請撤銷涉案商標。商標局支持了該撤銷申請。成超提起商標撤銷復審，商評委維持了商標局的撤銷決定。成超不服，提起行政訴訟。一審法院經審理，推翻了商標局及商評委的決定，認為成超對商標進行了真實的商業使用。通用磨坊公司不服，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審中，通用磨坊公司主張，被上訴人成超提供的使用證據絕大部分為單次、象征性的證據，有的證據甚至前后矛盾，純粹是為了應對案件而專門偽造，加之成超抄襲并摹仿知名品牌申請的商標多達五十余件，此種批量注冊謀取利益的行為完全不符合誠實信用原則，相關商標的真實使用意圖也是不存在的。北高院經過審理，于2014年12月19日作出（2014）高行終字第1934號判決。判決認為，原商標權利人與成超簽訂商標轉讓合同，該合同約定從合同簽署之日起，成超就獨自擁有商標的所有權和使用權。雖然在2008年6月4日至2009年8月12日期間成超尚不享有商標專用權，但是其依據商標轉讓合同的約定對涉案商標自行使用或許可他人使用的行為，并未違背商標原權利人的意志。在這一點上，二審法院支持了一審法院的認定。但是，對于成超提交的使用證據能否證明該商標被“真實使用”的問題上，二審法院認為一審法院事實不清、適用法律錯誤，應予撤銷。

成超不服二審判決，向最高人民法院提起再審，最高院經過審理，于2015年12月2日作出（2015）知行字第181號行政裁定書。最高院認為，成超提交的關于復審商標在法定期間內以廣告宣傳和許可他人使用的方式進行了真實的商業使用的證據并不能佐證其主張，無有效證據證明復審商標在核定使用的服務上進行了實際使用。最高院因此駁回了成超的再審申請。

案例分析：

成超在訴訟程序中提交的商標使用證據包括：其與某文化傳媒公司簽訂的《廣告代理合同》、《廣告協議》及其用于佐證履行情況的發票;《姑蘇晚報》有關灣仔碼頭小吃部的招商廣告;其與某公司食堂簽訂的合作合同及其用于佐證履行情況的送貨單、相關照片;經公證的《商標許可使用合同》;《數碼噴繪制作合同單》及條幅廣告照片;其與某茶餐廳簽訂的《商標合作協議》;記載有“灣仔碼頭小吃部”的行政處罰決定等。

二審法院在審查涉案商標使用證據時，不僅考慮了證據鏈的完整性，而且考慮了證據對商標“使用”的支持力度。例如，二審法院認為，《廣告代理合同》、《廣告協議》及其用于佐證履行情況的發票構成了完整證據鏈，但其只能證明“灣仔碼頭”小吃部刊登了招商廣告，并不能證明該小吃部實際經營，即并不能支持涉案商標進行了實際使用;而《商標許可使用合同》單獨并不能證明合同履行情況。二審法院特別針對象征性使用證據表明了態度，認為僅為維持商標注冊的單次、象征性的使用不屬于處于真實商業目的而進行的商標使用。

最高院在再審中指出，商標的使用，不僅包括商標權人自用，也包括許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用。沒有實際使用注冊商標，僅有轉讓、許可行為，或者僅有商標注冊信息的公布或者對其注冊商標享有專有權的聲明等，不能認定為商標使用。判斷商標是否實際使用，需要判斷商標注冊人是否有真實的使用意圖和實際的使用行為，僅為維持注冊商標的存在而進行的象征性使用，不構成商標的實際使用。

二、對企業的啟示

商標作為區別商品或服務來源的標記，是企業品牌的象征，是企業商譽累積的媒介。商標戰略與品牌戰略應整合歸一，并重視商標注冊與日常商標管理工作。

基于上述案例，現針對企業商標注冊及使用提出以下建議：

（一）商標布局應提前。在產品創意之初，應及時對產品名稱進行商標注冊，以免商標注冊失敗造成的推廣運營成本的浪費，此外，還可能因更換產品名稱造成市場損失。

（二）商標應具有顯著性。商標的主要作用是區分和標識商品/服務來源，顯著性是其最基本的要求。企業在進行商標設計時，應首先關注其顯著性，在具備顯著性的基礎上，選擇簡單易記易推廣的商標進行注冊。

（三）適當設計備選商標。商標注冊周期較長，且存在注冊失敗的風險，對核心產品可適當設計備選商標，以避免商標注冊失敗給產品推廣造成不利影響。

（四）對重要商標進行防御商標注冊。根據業務領域及商標特性，適當外延商標注冊領域，不僅可以為公司業務延展做準備，而且可以防止他人在相關領域注冊相同或類似商標“搭便車”。

（五）重視商標使用證據的保留。根據《商標法》第四十九條的規定，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。公司應重視注冊商標使用證據的保留，包括但不限于：商品買賣合同/服務合同、商標許可使用合同、以及相應的發票/收據;商品/服務廣告宣傳相關材料;展覽會/博覽會上使用商標的相關證明材料;服務手冊/產品手冊上的商標使用;等等。證據不僅應顯示注冊商標，而且應形成完整證據鏈證明該注冊商標在確定的時間、確定的領域（核準使用的領域）進行了實際使用。（作者單位：北京思源理想控股集團有限公司）