由一個(gè)復(fù)審案例探討組合發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)判

何之賢，陳力*

由一個(gè)復(fù)審案例探討組合發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)判

何之賢，陳力*

（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢 400700）

分別從歐局判例法和《專利審查指南 2010》兩個(gè)方面闡述了組合發(fā)明的定義和創(chuàng)造性評(píng)判的側(cè)重點(diǎn)，并通過(guò)對(duì)一個(gè)復(fù)審案例在實(shí)審與復(fù)審中的不同審查意見(jiàn)進(jìn)行分析，嘗試確定兩方觀點(diǎn)不一致的原因，最終給出對(duì)于組合發(fā)明創(chuàng)造性判斷的思路。

復(fù)審案例；組合發(fā)明；創(chuàng)造性評(píng)判；技術(shù)效果

1 引言

《專利審查指南 2010》第二部分第四章列舉了幾種不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷，其中第4.2節(jié)涉及組合發(fā)明。其闡述了組合發(fā)明的定義是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)規(guī)定在進(jìn)行組合發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時(shí)通常需要考慮：組合后的各項(xiàng)技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示以及組合后的技術(shù)效果等。《專利審查指南 2010》進(jìn)一步具體闡述了：①顯而易見(jiàn)的組合。如果要求保護(hù)的發(fā)明僅僅是將某些已知產(chǎn)品或方法組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，而且總的技術(shù)效果是各組合部分效果之總和，組合后的各技術(shù)特征之間在功能上無(wú)相互作用關(guān)系，僅僅是一種簡(jiǎn)單疊加，則這種組合發(fā)明不具備創(chuàng)造性。②非顯而易見(jiàn)的組合。如果組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果；或者說(shuō)組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具有創(chuàng)造性。由上述可知，判斷組合發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的一個(gè)重要依據(jù)是判斷技術(shù)效果是一種簡(jiǎn)單疊加還是取得了新的技術(shù)效果，或者是取得優(yōu)異于技術(shù)效果的總和。然而在實(shí)際審查中仍然會(huì)存在前后審對(duì)于組合發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)判不一致的現(xiàn)象，希望通過(guò)對(duì)一個(gè)復(fù)審案例進(jìn)行分析，找到組合發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)判過(guò)程中需要注意的問(wèn)題，從而有助于對(duì)組合發(fā)明的創(chuàng)造性做出客觀準(zhǔn)確、合理公正判斷。

2 中歐組合發(fā)明的定義及其創(chuàng)造性評(píng)判對(duì)比

2.1 中歐對(duì)于組合發(fā)明的定義對(duì)比

歐局判例法強(qiáng)調(diào)，組合發(fā)明的存在要求特征或特征之間的關(guān)系是功能對(duì)等的，或者表現(xiàn)出超出它們的單獨(dú)效應(yīng)之和的組合效果。相較而言，中國(guó)專利審查指南中對(duì)組合發(fā)明的定義為：組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問(wèn)題。中歐組合發(fā)明的定義對(duì)比如表1所示。

表1 中歐組合發(fā)明的定義對(duì)比

中國(guó)EPO 1技術(shù)方案進(jìn)行組合構(gòu)成新的技術(shù)方案并非單純的技術(shù)特征之間的集合 2解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問(wèn)題特征之間的關(guān)系是功能對(duì)等，或表現(xiàn)超出單獨(dú)效應(yīng)之和（即功能互惠，協(xié)同增效）

2.2 中歐對(duì)于組合發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)判的對(duì)比

歐局判例法強(qiáng)調(diào)，評(píng)判組合發(fā)明創(chuàng)造性的關(guān)鍵不在于組合的單個(gè)元素是否是已知的且相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見(jiàn)，而在于現(xiàn)有技術(shù)是否會(huì)引導(dǎo)技術(shù)人員對(duì)（可能已知的）特征進(jìn)行特別、全面的組合。現(xiàn)有技術(shù)已知的單個(gè)特征或多個(gè)特征并不能決定性地證明其組合是顯而易見(jiàn)的。相比之下，中國(guó)專利審查指南中對(duì)組合發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)判注重組合后的技術(shù)效果，以功能協(xié)同、組合增效為基準(zhǔn)。如果組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果，或者說(shuō)組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，發(fā)明具有創(chuàng)造性。中歐對(duì)于組合發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)判對(duì)比如表2所示。

表2 中歐對(duì)于組合發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)判對(duì)比

中國(guó)EPO 側(cè)重點(diǎn)組合后的技術(shù)效果組合本身的非顯而易見(jiàn)性 具體原則組合的各技術(shù)特征在功能上彼此支持，并取得了新的技術(shù)效果，或者說(shuō)組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，則具備創(chuàng)造性現(xiàn)有技術(shù)是否會(huì)引導(dǎo)技術(shù)人員對(duì)（可能已知的）特征進(jìn)行特別的全面的組合，以及組合后的發(fā)明如果取得預(yù)料不到的技術(shù)效果則其具備創(chuàng)造性

下面通過(guò)一個(gè)復(fù)審案例來(lái)進(jìn)行闡述組合發(fā)明的創(chuàng)造性判斷是如何從組合本身的顯而易見(jiàn)性或者組合后的效果進(jìn)行分析，以及對(duì)于技術(shù)效果的疊加還是協(xié)同作用如何考量。

3 案情介紹

本案例駁回決定所針對(duì)的權(quán)利要求1如下。

一種高性能吸聲兼具阻尼減振三元復(fù)合材料的制造方法，包括下列步驟：在輥筒間加入氯化聚乙烯，借助于切刀作輔助性混合使氯化聚乙烯（CPE）粉末呈現(xiàn)均勻的粘流態(tài)薄膜；在輥筒間加入有機(jī)小分子2，2亞甲基-雙（4-甲基-6-叔丁基苯酚）粉末（AO2246），利用兩輥筒表面轉(zhuǎn)速差的特性，使2，2亞甲基-雙（4-甲基-6-叔丁基苯酚）粉末分散開(kāi)來(lái)，并利用切刀作人工輔助性混合，以加速AO2246在CPE中混合均勻；在輥筒間加入七孔中腔滌綸纖維（SHPF），使各組分混合均勻；混煉均勻后，將混煉料從輥筒上剝下來(lái)，在室溫下冷卻；熱壓成形獲得高性能吸聲兼具阻尼減振三元復(fù)合材料。

3.1 實(shí)審前置時(shí)的觀點(diǎn)

權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別之一在于：權(quán)利要求1還包括組分七孔空滌綸纖維（SHPF），而對(duì)比文件2中CPE/ SHPF彈性復(fù)合材料所起的作用與其在本申請(qǐng)中為解決其技術(shù)問(wèn)題所起的作用都是提升CPE基復(fù)合材料的吸聲性能，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

實(shí)審評(píng)判思路：本領(lǐng)域已知“阻尼減振性能”和“吸聲性能”是兩種不同性質(zhì)的性能，且各自通過(guò)現(xiàn)有技術(shù)中已知的不同的技術(shù)手段取得，即組合所獲得的技術(shù)效果，僅僅是對(duì)比文件1的阻尼減振性能和對(duì)比文件2的吸聲性能的簡(jiǎn)單疊加，因此不具備創(chuàng)造性。

3.2 復(fù)審的觀點(diǎn)

本申請(qǐng)構(gòu)成了對(duì)比文件1和2的組合發(fā)明，而且這種組合所獲得的技術(shù)效果產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后技術(shù)方案的技術(shù)效果優(yōu)于對(duì)比文件1和2的技術(shù)效果的總和，這是現(xiàn)有技術(shù)預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。

復(fù)審評(píng)判思路：用于提高CPE阻尼性能的AO2246有機(jī)小分子和用于提高CPE吸聲性能的SHPF纖維共同加入CPE基體技術(shù)特征的組合產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，組合后的發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此具備創(chuàng)造性。

3.3 案件啟示

實(shí)審和復(fù)審雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于：對(duì)于組合發(fā)明創(chuàng)造性評(píng)判側(cè)的分歧在于組合的單個(gè)或多個(gè)技術(shù)手段是否是已知的且相對(duì)于現(xiàn)有的技術(shù)顯而易見(jiàn)，或者組合后獲得的效果僅僅屬于簡(jiǎn)單疊加，還是在于技術(shù)特征的組合是否產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)？

根據(jù)本案例的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出，在阻尼減振性能方面，三元復(fù)合材料的阻尼性能隨著纖維（SHPF）含量增加而增加；在吸聲性能方面，原本用于賦予CPE基體阻尼減振性能的AO2246有機(jī)小分子可以使得本申請(qǐng)的三元復(fù)合材料的吸聲性能顯著高于現(xiàn)有的（即對(duì)比文件2）CPE/SHPF吸聲材料的吸聲性能。而關(guān)于AO2246有機(jī)小分子可協(xié)同SHPF纖維提高現(xiàn)有CPE/SHPF吸聲材料的吸聲性能這一點(diǎn)，并不屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)，且目前的現(xiàn)有技術(shù)也并未給出任何技術(shù)啟示；并在提復(fù)審時(shí)提交的附件1中進(jìn)一步提供實(shí)驗(yàn)證據(jù)，其顯示在AO2246用量不變的情況下，隨著CPE/AO2246/SHPF三元復(fù)合材料中SHPF纖維含量的增加，AO2246的結(jié)晶度也增加。基于此本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期AO2246有機(jī)小分子在纖維表面結(jié)晶與纖維構(gòu)成的共同體可以在一定程度上降低AO2246有機(jī)小分子的結(jié)晶析出，進(jìn)而提高材料阻尼特性的使用壽命。

綜上所述，本申請(qǐng)組合所獲得的技術(shù)效果，并不是對(duì)比文件1的阻尼減振性能和對(duì)比文件2的吸聲性能的簡(jiǎn)單疊加，而是產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)；組合后的技術(shù)方案的技術(shù)效果優(yōu)于對(duì)比文件1和2的技術(shù)效果的總和，這是現(xiàn)有技術(shù)所預(yù)料不到的技術(shù)效果。

而審查員在對(duì)組合發(fā)明的創(chuàng)造性進(jìn)行評(píng)判時(shí)，認(rèn)為七孔中腔滌綸纖維（SHPF）在本申請(qǐng)和對(duì)比文件2中的作用都是賦予材料吸聲性能，為了得到吸聲兼具阻尼減振性能的復(fù)合材料，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員會(huì)將對(duì)比文件2的技術(shù)特征用于對(duì)比文件1中。即審查員忽略了對(duì)本案協(xié)同增效的技術(shù)效果的考量，而僅僅是從組合的單個(gè)或多個(gè)技術(shù)手段是否是已知的且相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見(jiàn)，同時(shí)忽略了現(xiàn)有技術(shù)是否給出了這種組合的教導(dǎo)和動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵因素。

4 結(jié)論

綜上所述，從上述復(fù)審案例分析和筆者的思考可以看出，在評(píng)價(jià)組合發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不在于組合的單個(gè)或多個(gè)技術(shù)手段是否是已知的且相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見(jiàn)，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從現(xiàn)有技術(shù)中得到這種組合的啟示，即非顯而易見(jiàn)性的判斷思路，但是如果技術(shù)特征的組合產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，使得組合后的技術(shù)效果比每個(gè)技術(shù)特征效果的總和更優(yōu)越，組合發(fā)明帶來(lái)了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該組合發(fā)明具有非顯而易見(jiàn)性，無(wú)論判斷技術(shù)效果是屬于簡(jiǎn)單疊加還是屬于協(xié)同增效都要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)考量，客觀地針對(duì)具體情況具體分析。

［1］國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南［M］.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局學(xué)術(shù)委員會(huì).歐洲專利局上訴委員會(huì)判例法［M］.8版.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2016.

D923.4

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.14.020

2095－6835（2019）14－0050－02

何之賢（1986—），女，湖北武漢人，碩士，助理研究員，專利審查員，主要從事層狀材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶楣ぷ鳌ｊ惲Γ?988—），男，山東泰安人，博士，助理研究員，專利審查員，主要從事層狀材料領(lǐng)域?qū)＠麑彶楣ぷ鳌?/p>

＊第二作者對(duì)本文的貢獻(xiàn)等同第一作者

〔編輯：嚴(yán)麗琴〕