專利法中創造性的判斷標準研究

劉 輝

清華大學，北京 100083

一項發明要想獲得專利權，必須具備新穎性、創造性和實用性，其中創造性是最核心最重要的標準，但也是最容易被主觀化的標準。我國的創造性判斷標準主要源自歐美，但近年來變化不大，沒有根據我國的發展進行調整，本文試圖對這些不足之處進行研究，并嘗試提出修改建議。

一、充實對技術啟示的判斷建議

在創造性的評判中，對于結合啟示來源的分析與說理也是審查員與申請人主要的爭議焦點。不管是從理論上還是實踐上來講，用于判斷創造性的結合啟示或動機的來源絕不能僅限于現有技術文獻的明確教導或啟示。因此，技術領域的劃分、技術問題的確定和技術啟示的表現形式將是在確定“技術啟示”的過程中需要考慮的某些方面。

(一)技術領域的劃分

技術領域可以被劃分為“相同技術領域”、“相近技術領域”和“相關技術領域”。“相同技術領域”是指能夠與申請文件中技術主題具有相同功能并且能夠獲得相同“商品通用名”的技術主題；“相近技術領域”是指能夠與某個技術主題具有相近功能但獲得不同“商品通用名”的其它技術主題，如果一個技術主題具有某種特定的應用領域，則相近技術領域應該是指與該應用領域相近的技術領域，通常是指工作原理相近、應用環境或條件相似、或者功能雷同的技術領域；“相關技術領域”是指某個技術主題具有某種特定的應用領域，則應當考慮該技術主題中具有通用功能的部件所屬的技術主題，如果某個技術主題具有通用的功能，則應當考慮涉及該技術主題通常應用領域的“商品通用名”下的技術主題。我國在將來修改《專利審查指南》時，可以借鑒歐洲專利局的原則和判例，對技術領域的概念進行進一步的修改和明確。

(二)技術問題的確定

技術問題的確定應當是一種事后行為，即立足于申請文件中的技術主題，對比檢索到的最接近現有技術，找出區別技術特征，進而確定申請文件中的技術主題實際解決的技術問題。

1.雖然技術問題的確定是立足于申請文件中的技術主題和檢索到的最接近現有技術，但是在進行創造性評述時，需要重新進行判斷判斷，當本領域技術人員面對最接近的現有技術時，能不能合理地認識到或者提出該技術問題。通常情況下，現有技術的存在總是存在一定的目的性，也就是說該現有技術的提出者往往是為了某種目的而提出該現有技術。

2.在為了確定技術問題而考慮區別特征所能夠帶來的技術效果時，應當首先考慮在申請文件中記載的技術效果，其次可以考慮那些會與申請人所聲稱解決的技術問題有關的技術效果。盡管可以基于保護公眾利益的角度盡可能地要求申請人將所尋求保護的技術主題限制在一個合理的范圍之內，從而全面考慮所述技術主題所能夠產生的技術效果，尤其是那些有利于進行創造性評述的技術效果。但是也必須注意盡量避免由此損壞申請人的合理權益。

(三)技術啟示的表現形式

技術啟示分為“明示”和“暗示”，明示來自于現有技術的明確記載，即另外一份現有技術中明確披露了區別特征，如果這兩份現有技術屬于相同或相近技術領域，則在所述技術啟示下的結合相對更為容易，并且往往這種結合所能夠獲得的進步性(技術效果)也是能夠被預期的，而如果另外一份現有技術與最接近的現有技術屬于相關技術領域，則在所述技術啟示下的結合相對較為困難，此時需要注意判斷這種結合所能夠獲得的進步性(技術效果)是否是顯著的(預料不到的)。

暗示相對就比較復雜，即另外一份現有技術中公開了區別特征，但沒有明確公開此區別特征在這份現有技術中所起的作用，或重新確定的技術問題是否與所起的作用相同。當然，如果其它現有技術屬于與最近的現有技術相同或接近的技術領域，那么被認為相同或相似的結構或結構通常會帶來相同或相似的技術效果。

二、本領域技術人員的創造能力

我國的“本領域技術人員”不具有創造力，但這種標準不符合實際情況，因而有必要對其概念進行修改。就我國近兩年的專利申請情況和審查情況而言，出現了大量低質量的專利申請，將多個現有技術拼湊、組合，甚至編造技術方案，這種專利申請不僅無法帶來科技進步，還占用了大量行政資源，甚至影響了專利行政部門的形象。因此，可以適當修改“本領域技術人員”的標準，例如參照美國的標準，將其定義為還具有普通的創造能力，在試圖解決技術問題時，能夠將現有技術中的技術特征和用途組合來解決該技術問題。

當然，采用這種“普通創造能力”標準，賦予了審查員更多的自由裁量權，同時也有導致更多“事后諸葛亮”的風險。但這種修改的嘗試仍然是積極的，一方面目前的創造性審查標準過于僵化，有調整的必要，另一方面近幾年我國的垃圾專利有增多的趨勢，如果使過多低水平的專利獲得授權，對于社會公眾來說是不公平的。

三、建立案例指導制度

作為專利制度的核心制度，創造性標準執行的一致性是保障公眾與權利人利益的重要前提，標準執行不一給各方帶來的利益損害是顯而易見的。但由于上文中提到的多方面原因，目前的創造性執行標準還難以達到一致，而且標準本身也是不易操作的。特別是對我國來說，專利制度建立的時間不算長，很多方面還需要進一步探索和改進。體現在創造性判斷中，就是相同或者類似的案件，在實審、復審、法院判決的各個階段，可能形成了截然不同的判斷意見，這些意見可能都存在合理之處，但那種做法更好，更有普遍適用性，無疑值得進一步討論。鑒于此，對于創造性的問題，我國可以借鑒英美法系國家，在修改專利法和專利審查指南的同時，嘗試建立案例指導制度，形成一些關于創造性的經典判例。

可以嘗試采取以下措施：(1)建立梯級的創造性案例指導制度，探索在專利復審與無效的“類司法程序”中建立專利創造性案例指導制度，嘗試在實質審查部門建立專利創造性典型案例報送制度；(2)建立案例指導工作長效機制，例如案例資源的發現機制，通過現有的優秀案例報送制度及其他途徑，發現、收集案例線索或案例素材，并加強后繼跟蹤；典型案例的跟蹤撰寫及討論，對于技術特征簡單、對比文件結合具有典型性的案件，及時上報請示并組織討論，為撰寫較高質量的典型案例創造條件；疑難案例的專題研討機制，對有共同特點的案件通過研討形成共識，發現新問題新情況時，及時匯總總結，必要時進行相應的業務指導；案例信息定期反饋機制，實質審查部門，與復審部門、法院保持聯系跟蹤；(3)及時跟蹤注意各級法院發布的相關規定或指導案例，專利審查標準在涉及創造性問題上最高法院還沒有發布指導案例，專利審查系統應密切關注并跟蹤各級法院發布的相關規定或指導案例。

四、創造性判斷的其他問題和建議

創造性的概念中，“突出的實質性特點”意味著與現有技術相比，本發明有技術上的改進，并且在本質上有了明顯的區別。這個標準實際上相當于歐美的“非顯而易見性”，之所以名稱不同，很大程度是因為立法時考慮到“非顯而易見性”這種表述不太符合通常的漢語表達習慣。

然而，“顯著的進步”作為創造性的判斷標準，就顯得有些另類。“顯著的進步”相當于是技術方案的技術效果，但是，判斷創造性的關鍵在于本領域技術人員在不運用創造力的前提下是否必然能得到發明的技術方案，而不是必須看技術效果。另外，“顯著的進步”在審查實踐中并沒有非常明確的判斷標準，實際是專利審查工作中，往往并不審查是否存在“顯著的進步”，只要發明具備了“非顯而易見性”，通常就認為具備創造性。因此，建議在修改專利法時，可以刪除“顯著的進步”，只保留“突出的實質性特點”即可。

對于創造性判斷標準的尺度，無論從維護專利權的長期穩定性和均衡兼顧申請人和公眾的利益出發，還是為了保持本國審批的專利在世界范圍保持良好聲譽且兼顧審查效率的目的，在確立發明專利權的階段對創造性尺度的掌握應比維護發明專利權權利階段稍加嚴格，盡管在上述不同階段的創造性標準是一樣的。這是因為在確立發明專利權的階段，審查員在審查時只能獲得申請人一方的反饋，所以在把握創造性尺度上，應比有雙方反饋階段更加嚴格才能平衡上述傾向。而且在確權階段適當嚴格執行創造性審查標準，可以使得在創造性標準不變條件下，后續程序(復審或法院)在把握發明專利創造性尺度上有更多的靈活余地，這種處理方式也容易為發明專利權人接受。