中歐新創性評述上的差異所引發的思考

任盈之

國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，天津 300000

一、前言

專利審查工作中，對于創造性的判斷方法以及創造性高度的把握一直是重點和難點[1]，實踐中，存在著對創造性法條的立法宗旨理解不深入、對發明構思的把握不準確的問題，使得評判創造性時程序僵化，不能客觀評價發明的智慧貢獻，中、歐在新創性判斷標準上也存在著理解和認識上的差異。筆者試圖通過引入一起中、歐結案方向不同的案例，對中、歐關于新創性的評述意見上的差異進行概括、介紹和比較，希望能夠帶來一些啟發。

二、案例簡介

中國專利申請號200980116069.8(歐洲同族專利申請號為09154256.3)的發明涉及一種數據同步協議，用于同步客戶端設備與服務器之間的數據。在一個方面，同步數據包括接收用于發起同步會話的請求。該請求包括針對一個或多個數據類中的每一者的所提議同步模式，和對所述一個或多個數據類的一個或多個改變。一個或多個狀況碼被生成，以指示出針對各個數據類的所提議同步模式是否被接受。基于所生成的狀況碼，針對各個數據類使用所接受的同步模式來選擇性地更新與對所述一個或多個數據類的一個或多個改變相關聯的一個或多個數據項。經更新的一個或多個數據項在服務器處被選擇性地交付(commit)。

權利要求1如下：

一種同步數據的方法，該方法包括：

接收用于發起同步會話的請求，包括并行地接收針對多個數據類中的每一者的單獨所提議同步模式，和接收對所述多個數據類的改變；

生成一個或多個狀況碼，所述狀況碼指示出針對各個數據類的所提議同步模式是否被接受；

基于所生成的狀況碼，使用針對各個數據類的所接受同步模式來選擇性地并行更新與對所述多個數據類的改變相關聯的數據項；以及在服務器處選擇性地交付經更新的數據項。

SIPO和EPO在一通中使用了相同的對比文件1(針對權利要求1-9)進行評述。

SIPO的審查員評述權利要求1-9不具備創造性，并在通知書中采用三步法的方式，進行了詳細的特征對比，列出了區別技術特征，并論述了上述區別技術特征屬于本領域技術人員的常用技術手段。其中，特征對比部分節選如下：

權利要求1請求保護一種同步數據的方法。對比文件1(“Sync Services Programming Guide，2007年10月31日)公開了一種同步服務程序的方法，并具體公開了以下技術特征(參見第13頁第1段-第36頁最后1段、附圖1-2)：混合同步模式(即對應于同步)，客戶端請求一個不同的同步模式(即對應于接收用于同步會話的請求)；可能在慢同步、快同步、更新同步等模式中切換，記錄變化(即對應于接收單獨提議同步模式，接收數據類的改變)，同步處理器為每個客戶端選擇合適的同步模式，可以從慢同步強制轉換為快同步(即對應于指示出針對各個數據類的所提議同步模式是否接受，使用接受同步模式)；更新數據(即對應于在服務器處選擇性地交付更新的數據項)。

EPO審查員在一通評述意見中指出，權利要求1不具備新穎性，采用在括號中標注對比文件1相應段落的方式的進行特征對比，對于從屬權利要求2-9，EPO審查員進行了簡要評述，概括地說不具備新穎性或者創造性。

雖然SIPO和EPO在對比文件1公開的內容和獨立權利要求1的特征對比的事實認定不完全相同，但是從發明構思的角度進行新創性評判的立場是一致的，申請人的接收程度也是一致的，在答復一通時進行了基本相同的修改，結合說明書以及從屬權利要求的部分內容，將權利要去1中的“請求”限定為具體的“單個消息”，并且消息包括了針對多個數據類中的每一個的單獨所提議的同步模式。

SIPO審查員接受了申請人對于創造性的爭辯，在一通后授權，而EPO啟動了口審程序(oral proceedings)[2]，堅持新創性評述，在經過多次交涉之后，案卷走向視撤。

三、案例評析

首先，對于該案，SIPO和EPO都采用了國際檢索報告給出的一個X文獻，因此檢索上不存在差異，檢索對于結案狀況的影響不存在。

其次，導致該案在EPO視撤的原因可能有很多種，除了技術上的因素，不排除商業因素。在此，僅考慮技術上可能的因素所造成的結案狀況不同：(1)對比文件D1公開的內容和獨立權利要求1的特征對比的事實認定不同；對于EPO審查員，在進行新創性評述時更為簡潔，在確認X文獻后，不需要采用逐個特征對比的方式；對于SIPO審查員，對新創性的評述較為詳細，必須采取特征對比的方式，從而給了申請人針對個別特征反駁的機會；本案中，SIPO和EPO對于新穎性和創造性意見評述要求的差異導致了權利要求1評述上的不同，在其他案件中也存在SIPO審查員放棄對于X/Y類文獻的認定，重新將其調整為A類文獻的情形發生，這種差異也為SIPO審查員在后續審查意見中接受申請人的爭辯埋下了伏筆；(2)在申請人提交了修改文件進行了意見陳述之后，對申請人的爭辯接受程度不同；申請人將說明書以及從屬權利要求的部分內容補入權利要求1中，將“請求”限定為具體的“單個消息”，并進一步限定了消息包括針對多個數據類中的每一個的單獨所提議的同步模式；可見，申請人爭辯的焦點在于單個消息可被用于傳送針對不同實體的單獨所提議的同步模式以及對不同實體的改變，對比文件1闡述了當客戶端并不在每個會話中同步相同的實體或者對一個實體而不是另一個實體明確地請求不同的同步模式時，同步模式可混合，因此，在對比文件1中，協商不同的同步模式要求對于每個同步模式和實體的不同的請求或消息，由于對比文件1針對每個同步模式協商要求單獨消息，對比文件1并未描述修改后權利要求1中的技術特征“用于發起同步會話的單個消息，該消息包括針對多個數據類中的每一者的所提議同步模式，和對所述多個數據類的改變”，權利要求1的上述技術特征的技術效果在于，減少協商同步會話的同步改變數據的同步模式所需的、客戶端和同步引擎之間的消息交換；EPO審查員面對申請人的修改和爭辯意見依然堅持不具備新創性的審查意見，并啟動了口審程序，在經過多次交涉之后，案件最終走向了視撤；而SIPO審查員面對申請文件的修改，要綜合考慮多個區別技術特征的存在，使用對比文件1結合公知常識繼續評述權利要求1創造性是否合適，在申請人爭辯的焦點確實存在的情況下，審查員最終接受的申請人的意見陳述，案件走向授權。

雖然，本案的最終走向不同，對此，不能認定這些差異一定是SIPO的審查與EPO的審查之間的差距。SIPO的審查意見不僅對申請文件的實質問題提出審查意見，還對不支持條款進行了準確、嚴格的把握，這種對申請文件的修改有利于保證授權文本的穩定性，同時，審查員在一通中進行全面審查的細致工作方式，節約了審查程序和資源。

整體來說，SIPO在圍繞發明構思、提煉智慧貢獻的同時也重視權利要求中特征本身的文字記載，而EPO對更關注發明對現有技術的實質貢獻，在特征對比中會省略對于隱含公開或推定公開的特征的評述。

從通知書撰寫方式上看，SIPO嚴格執行三步法，對權利要求中記載的所有特征一一對比，邏輯較為嚴謹，10版指南也明確了創造性評判中三步法的判斷方法，使得三步法逐漸從審查指南所說的“通常可按照以下三個步驟進行”[3]，逐漸被默認為是唯一的一種判斷方法。三步法中蘊含了評判標準的客觀化和具體化，要求審查員進行嚴格特征對比并針對區別特征引入其他證據或進行明確說理。在程序化使用三步法評判的過程中難免出現審查意見的刻板和僵化，導致某些權利要求因區別技術特征過多而容易獲得授權，使創造性評判偏離了“比較發明構思、評判智慧貢獻”的核心任務。而EPO更加關注發明構思的比對，重點突出技術實質，對于發明所解決的技術問題不相關的技術特征進行簡評。

從審查方式上看，EPO方式更加靈活多樣，當申請人和審查員針對某一或某些焦點問題存在爭議時，EPO審查員會適時啟動口審程序，加強溝通的時效性和有效性，這種較為靈活審查方式在實踐中也有其不利的一面，例如增加了審查資源的花費。

四、個人觀點

筆者認為，在審查實踐中，具體的案情千差萬別，針對不同案件的特點，EPO和SIPO的創造性評述方式各有千秋，誰更勝一籌不可一概而論，但無論何種方式，都不應偏離“把握發明構思，判斷發明貢獻”的精神內涵。EPO從最接近的現有技術和客觀解決的技術問題出發，考慮請求保護的發明對本領域技術人員來講是否是顯而易見的[4]，針對記載在權利要求中但是不能夠解決技術問題的技術特征，EPO采取了一定程度的忽略，無關技術方案作出實質貢獻的部分區別特征不予評價，在處理申請人或代理人專利運用水平較高的案件時，可以借鑒此種思路，然而在借鑒過程中，審查員也應當注意衡量SIPO和EPO對于新穎性和創造性的審查標準的尺度，核實同族給出的X/Y文獻類型，謹慎使用和借鑒。

準確地把握發明構思能夠避免在創造性評判中糾結于具體技術特征比對之中，使得確實對技術發展有智慧貢獻的專利獲得授權，從而保證專利授權穩定性，也保證了公眾權益，促進專利事業發展。