涉外定牌加工商標侵權問題探析

摘要：隨著國際經濟貿易和科學技術的不斷進步和發展，涉外活動日趨便捷與頻繁，跨境侵犯知識產權的法律問題也接踵而至。涉外定牌加工商標侵權問題便屬于其中一種典型情形，在我國學界與司法實踐中長期存在爭議。以相關司法判例，如“PRETUL”案、“東風”案為切入點，通過分析實踐中發生的涉外定牌加工經典案件，梳理我國涉外定牌加工司法實踐困境和“商標使用”“混淆可能性”和“合理注意義務”三大爭議焦點。在沒有統一裁判標準的前提下，“合理注意義務+實質性損害”的裁判標準符合我國市場經濟發展的特征和知識產權保護政策的要求。

關鍵詞：涉外定牌加工;商標使用;混淆可能性;合理注意義務

中圖分類號：D923.43??? 文獻標識碼：A文章編號：2095-6916（2020）24-0077-03

一、引言

在我國，涉外定牌加工為出口創匯、解決就業問題起到了不可估量的作用，但同時也引發許多商標侵權糾紛，尤其是相關商標在我國已被其他主體注冊，當涉外定牌加工在與注冊商標類別相同或近似的商品上貼附相同或近似的商標時[1]，涉外定牌加工是否構成侵權已成為理論與實務界熱議的話題，類似案件的認定結果也不盡相同，不僅給相關執法機關帶來困擾，同時對從事涉外定牌加工貿易的國內外各方帶來諸多不確定因素，因此迫切需要厘清涉外定牌加工之法律關系，建立涉外定牌加工中構成商標侵權行為統一的認定標準。

二、涉外定牌加工商標侵權的典型司法判例

2015年11月，浦江亞環鎖有限公司與萊斯防盜產品國際有限公司侵害商標權糾紛一案（簡稱“PRETUL”案），最高人民法院作出再審判決，其指導觀點為涉外定牌加工不視為商標侵權①。但是在其后判決的上海柴油機公司與江蘇常佳金鋒動力機械公司侵犯商標權糾紛一案（簡稱“東風”案），江蘇省高院的判決給出了新的判定思路，而最高人民法院提審該案作出的終審判決也遵循了江蘇省高院的裁判思路。江蘇省高院二審判決認為涉案“東風”商標為馳名商標，常佳公司明知該事實仍接受境外委托，并在境內生產與其相同商標的產品，未盡到合理注意義務，實質性損害了上柴公司利益，侵犯了上柴公司的商標專用權。再審中，最高院認為無證據證明常佳公司受托加工行為對上柴公司的利益造成了實質性損害，且常佳公司接受委托時，已經對委托方的商標權利狀態盡到了合理審查義務。故，最高人民法院撤銷了江蘇省高院的二審判決，認定常佳公司的涉外定牌加工行為不侵犯上柴公司的商標權②。

可見，江蘇省高院與最高人民法院對于“東風”案的裁判標準與“PRETUL”案截然不同，可以看出在實務界針對涉外定牌加工是否侵權的問題尚未有一個明確的標準。

三、涉外定牌加工商標構成侵權焦點分析

從上述案件的判決可以看出，涉外定牌加工構成侵權的焦點在于以下三個方面：一是涉外定牌加工是否是商標性使用;二是涉外定牌加工是否導致混淆可能性;三是合理注意義務的尺度。

（一）行為要件：涉外定牌加工是否構成商標法意義上的“使用”

持否定觀點的學者認為，從商標地域性與識別功能角度出發，定牌加工的商品從我國工廠直接出口進入外域市場，并未在國內市場銷售，不會影響國內市場注冊商標識別功能，不屬于商標性使用。持肯定觀點的學者認為，定牌加工的行為是出口行為，與銷售行為類似，應為商品流轉的重要環節，理應歸屬為商標使用行為。

是否構成商標性使用是判定涉外定牌加工侵權的理論基礎，故明確商標使用的法律內涵尤為重要。2013年修改后的《商標法》第四十八條對“商標使用”做出了明確的界定，該規定中商標使用行為包含兩個方面：在商業活動中使用和有識別商品來源的作用。但該法未對“商業活動”和“識別商品來源”作出明確界定，因此在實際操作中有較大分歧。

1.關于定牌加工“商業活動”的理論分析。筆者認為，應當認為定牌加工行為屬于“商業活動”，下面將這一行為拆分為兩部分進行分析：“生產加工”和“商品出口”。

（1）關于“生產加工”行為，涉外定牌加工在生產加工步驟與國內普通加工業一樣，受托方完成產品交付所獲得的是其生產成本及加工費的總和，并不是定做物的價金，因此只是勞務輸出而非商品買賣，其并不會因為貼附定作人提供的商標而獲得利益。但在實際操作中，貼牌商標本身的商業聲譽必然會給加工企業的聲譽帶來影響，因此定牌加工當然是產生了商業影響的使用[2]。另外，作為整個銷售產業的上游環節，貼附商標不產生利潤也不影響其以勞務經營獲利的商業性質。

（2）關于“商品出口”行為，我國《商標法》雖未明確出口行為是否屬于商標性使用，但我國海關對于涉外定牌加工出口商品有權作為涉嫌侵權物品進行扣押，這實際上認可了其行為的商業性。

2.關于定牌加工“識別商品來源”的理論分析。識別商品來源是商標的基本、首要功能，商標侵權行為使消費者基于錯誤認識難以憑借商標選擇正確的商品，從而擾亂正常的市場秩序。一些學者認為，只有進入流通環節才能發揮商標的識別功能，而涉外定牌加工產品全部交由域外市場流通，因此定牌加工所用的商標無法在我國發揮其“識別商品來源”的功能。另一些學者認為，定牌加工模式中加工、出口行為是一個整體，定牌加工方所完成的工作是商標的識別作用在域外發揮作用的前提，從這個意義上講，涉外定牌加工的貼牌行為，同樣起到了“識別商品來源”的作用。筆者更認同前者的觀點，認為涉外定牌加工的商標不能起到“識別商品來源”的功能。

綜上，結合《商標法》對于商標使用的定義，應當認為涉外定牌加工行為不屬于“商標使用行為”，首先根據定義所述構成商標使用的兩要件而言，涉外定牌加工僅滿足屬于“商業活動”性質，而不能認定其在中國發揮商標的“識別商品來源”功能，因此不能據此認為其是商標使用行為;其次從法院判例可以看出，多數法院傾向認為涉外定牌加工行為不構成“商標使用”;同時在國外，認定涉外定牌加工不構成“商標使用”也早有判例。

（二）結果要件：涉外定牌加工是否構成商標混淆

混淆可能性是我國法院早期判斷涉外定牌加工是否構成侵權的爭議焦點。對于商標侵權，混淆是一般構成要件，在認定侵權與否的觀點中，持否定觀點的學者認為，涉外定牌加工行為不可能使國內消費者對商標和產品產生誤認、混淆，不影響國內商標識別功能的發揮。持肯定觀點的也不在少數，如美國耐克公司訴浙江省嘉興市銀興制衣廠、西班牙CIDESPORT公司商標侵權糾紛案，廣東省深圳中級人民法院判決認為：“商標權作為知識產權具有地域的特性，在中國法院擁有司法權的范圍內，原告取得NIKE商標的專有使用權，被告在未經原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權。被告的行為侵害了原告的NIKE注冊商標專用權”③。

筆者認為，在現有研究基礎下，無論是在加工生產過程還是流通過程都應當認為絕無混淆的可能。首先在加工生產過程中，接觸產品的只有生產者和委托方，以這兩者對于商品與商標的了解和認知，難以對商品的來源等相關信息產生混淆。另外，在涉外定牌加工商品流通過程中，因商品不在國內市場上進行銷售，國內消費者、下游的經銷商和其他與消費相關的群體并沒有接觸到貼牌加工商品的可能性，不存在混淆的可能，更談不上實際上的混淆。

有些學者認為，定牌加工商品有先出口后進口回到國內市場的可能性，此時應該會產生混淆，從而損害國內商標所有權人的合法權益。筆者認為，這是將涉外定牌加工這一單純的加工行為與類似平行進口行為混為一談，從生產加工、出口轉進口回來的商品如構成混淆造成商標侵權，并非國內加工方生產行為導致的混淆，而是國內進口行為導致的混淆，應與商品生產者無關[1]。

（三）主觀要件：合理注意義務的尺度

江蘇省高院和最高法院在“東風”案中對于常佳公司是否盡到了合理注意義務很明顯出現了分歧，前者對于合理注意義務提出了更高的要求，后者則不同，僅要求加工方對委托方的商標權權利歸屬進行形式上的審查即可。可見兩者對于合理注意義務的尺度界定存在分歧，無論是形式審查還是更高的審查標準都具有一定的合理性，此標準應屬個案法官自由裁量的范圍。

宋健法官表示：“考慮到涉外定牌加工業態本身的復雜性以及我國對外加工貿易政策，對國內加工企業附加的審查注意義務不宜過度，以‘合理為限”[3]。

筆者認為，注意義務標準的高低應當與商標在國內的馳名程度有關，按照其馳名程度國內商標可分為三類：普通商標、具有一定有影響力的商標和馳名商標，那么加工方的注意義務應當隨著商標馳名程度的提高而提高。即對于普通商標而言，加工方對委托方是否享有商標權進行必要的審查后，就應當認定其盡到了合理注意義務。但是，對于具有一定影響力的商標和馳名商標，應當對加工方的注意義務提出較高要求。此外，對涉外定牌加工企業課以合理的注意義務，有助于提高其知識產權意識，能更好提高其在國際市場上的核心競爭力。

四、對“合理注意義務+實質性損害”裁判標準的考量

縱觀我國法院對涉外定牌加工商標侵權案件的裁判，大致經歷了從完全認定侵權——法院根據個案認定—認定不構成侵權三個階段，形成了三種做法。在上文所提到的“東風”案中，江蘇省高院創新地將涉外定牌加工的裁判標準推向了新的起點，其裁判思路在“PRETUL”案的基礎上，結合涉外定牌加工本身特殊的性質與國際貿易分工慣例，對受托方施加了合理的注意義務，即體現了“合理注意義務+實質性損害”這一標準。

所謂的“合理注意義務”是對國內加工企業履行注意義務的一般要求，通常滿足該義務國內加工企業便可以免責;而對于具有一定影響的商標和馳名商標，“實質性損害”標準是給予其的特殊保護。然而“合理注意義務+實質性損害”并不是江蘇省高院首次提出，北京市高院頒布的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發[2006]68號）中，首次將加工方的合理審查義務作為其承擔責任的依據[4]。此前，涉外定牌加工案件僅要求加工方對委托方的商標權利證明進行形式審查，然而“東風”案二審似乎突破了對委托方商標權利證明進行形式審查的標準。是否應該以“合理注意義務+實質性損害”來判斷加工方是否構成侵權呢？筆者認為，這樣的標準既滿足了現階段我國經濟社會發展新形勢下利益平衡的需求，又顧及全球化背景下各國知識產權保護政策的新變化，應當作為該類案件的裁判標準。

（一）該新標準是利益平衡原則的體現

知識產權保護是為了使知識資源和社會利益的公正分配得以實現，該分配實則是對社會上各個利益集團的利益進行平衡，從而激發創新的動力。在涉外定牌加工問題上，“合理注意義務+實質性損害”標準便是根據涉外定牌加工各方利益受到的影響作出的加工方與國內權利人之間利益的平衡。最高人民法院在“東風”案再審判決書中寫道：“在經濟發展全球化程度不斷加深，國際貿易分工與經貿合作日益緊密的復雜形勢下，人民法院審理商標侵權糾紛案件應當……既要嚴格依法保護商標權人合法權益，又要防止不適當擴大保護而對正常貿易和競爭秩序造成妨礙。”可見遵循該裁判標準是基于利益平衡原則考量的結果。

涉外定牌加工是我國對外加工貿易的重要組成部分，在全球產業加工鏈上，我國是高新技術和品牌與大量低端加工業并存[3]，且涉外定牌加工為我國出口創匯帶來了巨大經濟效益，解決了大量工作崗位需求的問題。因此，運用“合理注意義務+實質性損害”這一標準解決此類糾紛，充分平衡了國內商標權人、國內加工企業和境外商標權人的利益，滿足我國企業自主品牌實現國際影響力的需求，并且給涉外定牌加工企業一個相對寬松的發展環境，有利于我國加工產業的發展，體現了法律利益平衡原則的全面性與合理性[5]。

（二）該標準是政策選擇的結果

法律的制定和實施總是離不開特定經濟政策的影響，我國《商標法》自頒布以來，經歷了多次修改，這不僅僅是我國法律制度不斷完善的結果，更是我國經濟政策影響的產物。由此可見，將社會中何種行為納入商標法保護范圍完全是立法和政策雙重選擇的表現。

十九大報告明確提出加強知識產權創造、保護、運用，強調建立知識產權保護專門政策，營造良好營商環境，可見不能讓商標壟斷性成為經濟發展的障礙。我國正處于經濟產業轉型期，對涉外定牌加工產業進行盲目打壓顯然是違背我國經濟發展政策的，而“合理注意義務+實質性損害”這一標準便是在經濟政策不斷變化中，法官在法律尺度內綜合考量多方因素行使自由裁量權的體現，是政策對我國知識產權保護政策和對外加工貿易發展需求所做的調整。因此，將加工方盡到合理注意義務和實質性損害的標準引入涉外定牌加工侵權判定標準中，有利于我國當前經濟發展和商標權的保護。

注 釋：

①中華人民共和國最高人民法院（2016）最高法民再339號民事判決書。

②中華人民共和國最高人民法院（2014）民提字第38號民事判決書。

③廣東省深圳中級人民法院（2001）深中法知產初字第55號民事判決書。

參考文獻：

[1]曾婧煒.涉外定牌加工商標侵權糾紛法律問題研究[D].大連：大連海事大學，2017.

[2]王魯帥.涉外貼牌加工商標侵權認定研究[D].上海：上海大學，2014.

[3]宋健.對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀——以“東風”案為例[J].知識產權，2016（9）.

[4]蘇粲.涉外定牌加工的商標侵權問題研究[N].中國工商報，2016-01-21（003）.

[5]易健雄.OEM商標侵權糾紛處理的態度選擇——遵循“從結果出發”的思維方式[J].知識產權，2009（3）.

作者簡介：田宜鑫（1998—），女，漢族，四川成都人，單位為華南理工大學，研究方向為知識產權。

（責任編輯：董惠安）