涉外貼牌加工與商標(biāo)性使用

【摘要】國內(nèi)第？起涉外貼牌牌加工商標(biāo)侵權(quán)訴訟案以來，理論界圍繞涉外貼牌牌加工中商標(biāo)使用問題展開了如火如荼的討論，司法實(shí)踐中，不同法院對(duì)涉外貼牌加工中商標(biāo)使用行為的態(tài)度莫衷？是，據(jù)此，該文通過對(duì)商標(biāo)使用構(gòu)成要素的剖析，論證涉外貼牌加工中商標(biāo)貼附行為構(gòu)成商標(biāo)使用。

【關(guān)鍵詞】涉外貼牌加工 商標(biāo)使用 識(shí)別來源

目前涉外貼牌加工業(yè)務(wù)已成為我國大部分外貿(mào)加工企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展起到了顯著的推進(jìn)作用，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新、新型技術(shù)引進(jìn)、解決就業(yè)問題、調(diào)整社會(huì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及國家富強(qiáng)安定等多方面起到了至關(guān)重要的積極作用。然而，國內(nèi)代工廠在代工過程中需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)標(biāo)注，即貼牌加工，因此，當(dāng)出現(xiàn)所標(biāo)注的商標(biāo)在國內(nèi)歸屬第三方商標(biāo)權(quán)人所有的情形時(shí)，就會(huì)涉及到商標(biāo)侵權(quán)問題。

一、涉外貼牌加工與商標(biāo)性使用

商標(biāo)性使用是商標(biāo)侵權(quán)的先決條件幾近達(dá)成共識(shí)，涉外貼牌加工是否屬于商標(biāo)法上的“使用”是該類案件一直爭(zhēng)執(zhí)不休的首要問題，作為整個(gè)理論鏈條的起 始點(diǎn)，明晰該法律概念的準(zhǔn)確涵義是十分必要。商標(biāo)性使用與一般意義上的使用不同，按照《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定，商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)滿足兩個(gè)條件：首先是在商業(yè)活動(dòng)中的使用;其次應(yīng)當(dāng)是用于識(shí)別商品來源的使用;然而法律在細(xì)化條件 時(shí)卻又缺乏明確的解釋和界定，理論爭(zhēng)議則體現(xiàn)于對(duì)條文的不同理解。

二、商標(biāo)性使用要求在商業(yè)活動(dòng)中使用

學(xué)界及實(shí)務(wù)界針對(duì)“商業(yè)活動(dòng)中使用”這一構(gòu)成要件的探究較少，幾已達(dá)成共識(shí)認(rèn)為涉外貼牌屬于商業(yè)活動(dòng)，唯有早期張玉敏學(xué)者認(rèn)為：“涉外定牌加工中受托方 給付成品所獲得的對(duì)價(jià)，并非定做物的價(jià)金，而是其生產(chǎn)成本及加工費(fèi)的總和， 因此認(rèn)為這只一種勞務(wù)輸出而非商品買賣，貼牌不具有營(yíng)利目的，也不是商業(yè)活動(dòng)中的使用。顯然，此種觀點(diǎn)誤解了商業(yè)活動(dòng)的內(nèi)涵，對(duì)此筆者不再展開贅述。

三、商標(biāo)性使用中“用于識(shí)別來源的使用”屬于客觀行為

學(xué)界及實(shí)務(wù)界針對(duì)“用于識(shí)別來源的使用”這一構(gòu)成要件的理解爭(zhēng)議較大，形成了兩派針鋒相對(duì)的意見。相當(dāng)部分學(xué)者認(rèn)為“用于識(shí)別來源的使用”要求已實(shí)際發(fā)揮識(shí)別來源的作用， 因此，必須已進(jìn)入流通領(lǐng)域，并且基于地域性，識(shí)別的主體限于我國消費(fèi)者。例如，孔祥俊學(xué)者提出：“倘若認(rèn)為貼牌產(chǎn)品全部予以出口而未在境內(nèi)銷售從而沒有損害到境內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)所有人的利益，便可援引商標(biāo)法第四十八條有關(guān)“用于識(shí)別商品來源的行為”規(guī)定，據(jù)此認(rèn)定“貼牌”并未落入該條款的規(guī)制范圍。司法實(shí)踐中，最高院在 2015 年判決的 “PRETUL”案和2017年 “東風(fēng)”案的裁判中也持類似觀點(diǎn)。另一部分學(xué)者認(rèn)為“用于識(shí)別來源的使用”，并非是針對(duì)使用結(jié)果的規(guī)定，實(shí)屬客觀行為。例如，張偉君學(xué)者認(rèn)為：“通過對(duì)第四十八條“商標(biāo)的使用”定義條款由來和含義的分析，該條款的適用應(yīng)該回歸其本義（使用商標(biāo)的行為），在全部用于出口的商品上使用涉案商標(biāo)，也不會(huì)導(dǎo)致一個(gè)本身具有識(shí)別能力的商標(biāo)轉(zhuǎn)變成為一個(gè)不具有識(shí)別能力的標(biāo)識(shí);即使在出口商品上使用涉案商標(biāo)不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，也無法得出這個(gè)商標(biāo)不具有識(shí)別功能的結(jié)論。最高院在2019年判決的HONGDAKIT”案中否認(rèn)了之前 “PRETUL”案、“東風(fēng)”案的裁判思維，認(rèn)為商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場(chǎng)流通等等，是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)的使用”應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法作出整體一致解釋，不應(yīng)該割裂一個(gè)行為而只看某個(gè)環(huán)節(jié)，要防止以單一環(huán)節(jié)遮蔽行為過程要克服以單一側(cè)面代替行為整體。

針對(duì)對(duì)“用于識(shí)別來源的使用”這一構(gòu)成要件的理解，筆者不認(rèn)同“用于識(shí)別來源的使用”要求已實(shí)際發(fā)揮識(shí)別來源的作用，首先若支持此種觀點(diǎn)，會(huì)變相放縱商標(biāo)侵權(quán)行為。因?yàn)椋诓糠稚虡?biāo)侵權(quán)案件中，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在侵權(quán)貨物未實(shí)際流入市場(chǎng)前就進(jìn)行了相關(guān)查處，若要求侵權(quán)貨物已實(shí)際發(fā)揮識(shí)別來源的作用來認(rèn)定其構(gòu)成“商標(biāo)性使用”，等同于否定行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提前查出侵權(quán)貨物的合法性;其次，商標(biāo)法中“用于識(shí)別來源的使用”，并非是針對(duì)使用結(jié)果的規(guī)定，因?yàn)閷?duì)于使用結(jié)果而言更多是混淆可能性所考慮的，若在商標(biāo)使用中就將使用結(jié)果考慮在內(nèi)，實(shí)際上架空了混淆可能性這一商標(biāo)侵權(quán)判斷要素，顛覆了商標(biāo)侵權(quán)的體系，實(shí)不可取;最后，“商標(biāo)性使用”更多而言是對(duì)于商品的生產(chǎn)者的角度而言，“用于識(shí)別商品來源”的正確理解是“用于指示商品來源”（美國商標(biāo)法就是這樣來定義商標(biāo)的）或者“以便消費(fèi)者識(shí)別商品來源”。綜上所述，筆者認(rèn)為“用于識(shí)別來源的使用”，并非是針對(duì)使用結(jié)果的規(guī)定，實(shí)屬客觀行為，只要將商標(biāo)貼附于產(chǎn)品之上，商標(biāo)使用行為即已完成。

四、結(jié)語

我國對(duì)于涉外貼牌加工中商標(biāo)使用問題的研究曠日持久，筆者通過對(duì)商標(biāo)使用兩種構(gòu)成要素的解讀，認(rèn)為涉外貼牌加工中商標(biāo)貼附行為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，司法實(shí)踐中，否認(rèn)涉外貼牌加工中商標(biāo)貼附行為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用的觀點(diǎn)仍占據(jù)主流，但隨著最高院態(tài)度的轉(zhuǎn)變，筆者相信這一問題最終能撥開云霧見天明。

參考文獻(xiàn)：

[1]曹佳音.我國商標(biāo)法中“商標(biāo)使用”概念辨析——以貼牌加工為線索[J].北方法學(xué)，2016.

[2]張德芬.商標(biāo)侵權(quán)中“使用”的含義[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2014.

作者簡(jiǎn)介：盧鑫（1995-），男，浙江東陽人，上海大學(xué)法學(xué)院2017級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法專業(yè)碩士研究生，研究方向：民商法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。