商標禁用權沖突之共存機制探究

摘 要：商標禁用權為用于保護商標權方式之一。南北“稻香村”案的發生推動商標禁用權沖突問題的進一步思考。商標禁用權沖突指不同商標權人的商標禁用權出現重疊、交叉的情形，其發生的不可避免性引起不利于商標權的保護與不利于消費者信息利益保護等后果。因此通過劃定經營格局，保護在先使用權利以及保護強度類型化的方式，構建商標共存機制以期解決商標禁用權沖突問題。

關鍵詞：商標禁用權;商標共存機制;利益平衡原則

商標禁用權即為商標權的“禁”，作為一項消極權能，用以保護商標權人因他人未經其同意，使用，生產，銷售商品或服務而承受的注冊商標實質性侵害。因商品知名度、類似商品和服務等不斷更新變動等因素，使得商標禁用權的范圍不能穩定，因此極易出現A商標禁用權范圍與B商標禁用權范圍沖突情形。近日，對于2018年南北“稻香村”案件“同案不同判”以及“判決不矛盾”的呼聲此起彼伏，其涉及的核心問題即是商標禁用權沖突問題。但現有《商標法》并未禁止或排斥商標禁用權沖突情形，同時也沒有提供禁用權沖突的解決辦法。故系統地分析南北“稻香村”案件，不僅有利于商標禁用權的理論整理，也為日后商標禁用權沖突司法實踐提供一定意義的借鑒價值。

一、商標禁用權沖突問題概述

商標權包括專用權、禁用權、轉讓權、使用許可權以及續展權。一般認為，商標專用權是權利人對其注冊商標專有使用的權利。商標禁用權作為商標權的消極權利用于保護作為積極權利的商標專用權免受侵犯。從法條規定的權利范圍來看，《商標法》第56條規定的商標專用權范圍較為明確，即僅限于核準注冊的商標與核定使用的商品或服務。而《商標法》第57條第（一）項、第（二）項確定的商標禁用權范圍較為寬泛且模糊。所謂的商標禁用權沖突是指不同商標權人的商標禁用權發生重疊、交叉的情形。從法條規定的內容可知，若將專用權的范圍視為一個點，禁用權的范圍是以該點為中心向周邊輻射的一個區域，不同商標之間的禁用權輻射區域可能出現交叉區域（具體體現如圖）。在目前的司法實踐中商標禁用權沖突可總結為以下幾種類型：（1）普通商標禁用權沖突。即普通商標的標準模式的禁用權沖突。（2）關聯企業商標禁用權沖突，即關聯企業之間由于授權問題導致商標的禁用權沖突。（3）老字號商標禁用權沖突，即商標法影響下的商標禁用權沖突。四、馳名商標禁用權沖突，即馳名商標保護制度下與新興商標的禁用權沖突。

二、南北“稻香村”案之商標禁用權沖突問題

（一）南北“稻香村”案基本案情

根據2018年9月10日北京知識產權法院（2015）京知民初字1606號判決、2018年10月12日蘇州工業園區人民法院（2018）蘇0591民初1277號判決以及2014年12月19日最高人民法院（2014）知行字第85號行政裁定（以下簡稱第85號裁定）可確定以下事實：

1997年5月21日北京稻香村食品集團第1011610號商標被核準注冊，核定使用的商品為“……餃子、粽子、元宵……”，2006年7月31日注冊人變更為現北稻公司，2014年國家工商總局商標局認定第30類餃子、粽子、元宵商品上“稻香村”注冊商標為馳名商標。

1989年6月30日保定稻香村食品廠第352997號商標被核準注冊，核定使用在第30類“果子面包、糕點”商品上。2013年國家工商總局商標局認定第30類果子面包、糕點商品上的商標為馳名商標。2016年11月27日上述商標轉讓至現蘇稻公司。

2015年9月北稻公司以蘇稻公司在月餅、糕點等商品上使用“稻香村”扇形標識、“稻香村”文字標識以及“稻香村集團”文字商標標識侵犯北稻公司第1011610號注冊商標專用權及馳名商標的相關權益、“稻香村”未注冊馳名商標的相關權益的行為為由訴訟至北京知識產權法院。一審法院判決蘇稻公司停止在銷售月餅、糕點等商品的圖標上使用包含“稻香村”的文字標識和相關“稻香村”扇形標識等涉案侵犯北稻公司第1011610號注冊商標專用權的行為等。2018年2月蘇稻公司以北稻公司在糕點類商品上使用“稻香村”標識，北稻公司在企業名稱中突出使用“稻香村”文字的行為為由訴訟至蘇州工業園區人民法院。一審法院判決北稻公司停止侵犯蘇稻公司第352997號注冊商標專用權，停止在其生產銷售的糕點商品包裝上使用“稻香村”文字標識，停止銷售商品包裝上帶有“稻香村”文字標識的涉案糕點商品。

（二）南北“稻香村”案案情分析

上述案件可以看出，北稻案和蘇稻案的核心爭議焦點為：“稻香村”文字標識在糕點類商品上使用，究竟屬于北稻公司商標禁用權范圍內還是屬于蘇稻公司商標禁用權范圍內，還是屬于北稻蘇稻商標禁用權共同擁有部分？北稻公司能否將其第1011610號注冊商標使用權延伸使用至該注冊商標未核定使用的糕點商品上？對于以上核心沖突的判決，可反應出我國目前對于此類商標禁用權沖突案件的如下裁判問題。

首先，判定類似商品的標準不統一。在第85號裁定書中，最高人民法院采取的混淆可能性標準。即“……等商品在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面關系密切，屬于類似商品。雙方商標若在上述類似商品上共存，易使消費者對商品來源產生混淆誤認”。蘇州工業園區人民法院采取的是注冊商標核定使用范圍標準。即“……等商品上，該注冊商標的核定使用范圍不包括糕點商品，故北稻公司該注冊商標的自用權范圍不應延及糕點商品”。筆者認為，此分歧的核心在于我國商標注冊與認定類似商品的商標侵權的認定存在斷層。即商標注冊的依據主要是根據《類似商品和服務區分表》（以下簡稱《區分表》）來判斷商品是否類似。然而，《區分表》追求的是申請注冊的穩定性與一致性。在訴訟階段，如果僅僅以《區分表》認定類似商品，則忽略了商標權的保護商標專用權、防止消費者對商品來源混淆保護消費者利益的基本功能。因此在具體案件的審理過程中，判定類似商品時，應當在參考《區分表》的基礎上，綜合考慮個案商標使用的商品的功能、用途、生產部門、互補性、銷售渠道、銷售對象等因素確定，最終以是否容易導致消費者混淆為核心標準。這也與《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題解釋》第十二條的觀點相符合。至于商標權人的注冊商標自用權，能否跨《區分表》類別的商品問題，筆者認為除非是馳名商標可以，其他的普通商標不能跨此種類別。這種規范性保護措施，也在一定程度上保護了《區分表》的參考地位以及穩定性。

其次，判定類似商標的標準不統一。判定近似商標的標準是以商標的主識別部分為標準還是以商標的整體發音、字形等綜合判斷為標準。蘇州工業園區法院認為，“在判斷商標是否近似時應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度，以相關公眾的一般注意力為標準。”北京知識產權法院主要采用的是主要識別部分標準，“標識均包含主要識別部分‘稻香村文字，與第1011610號‘稻香村注冊商標相對比，其文字、讀音、含義相同，僅在字體上存在細微差別，屬于近似標識。”筆者認為，判定近似商標的標準應當綜合判斷，即對于本案主體識別部分“稻香村”，雙方的商標專用權均對此主體識別部分享有權利。所以就應當將此主體部分不作為判斷近似商標的主要標準。因此需要對整體發音來判斷。同時，若單獨采用混淆可能性標準來判斷商標近似，也極為具有不確定性和片面性，混淆可能性的標準需要以消費者的角度來思考，若僅僅以混淆可能性為標準，那么漢字“稻香村”與英文“DXC”與拼音“DAOXIANGCUN”與繁體字“稻香村”完全有可能都足以導致消費者混淆，那么，商標權人的禁用權未免過于寬泛且不受限制，其無法順利保障各商標權利人的商標禁用權。因此，對于近似商標的判定應當綜合判斷，逐一排除與考量，最后當不近似的要素總和大于近似要素總和時，則認定不近似商品，反之亦然。只有在量化每個商標的構成要件上逐個分析要素，而不是籠統分析商標，才能真正實現在整體上較為綜合公平地判斷商標的近似與否。

最后，對于已核準注冊商標共有部分“稻香村”，能否單獨割裂歸為各自的商標禁用權范圍？在本案中可以明顯的看到，“稻香村”作為共同識別的商標的主體識別部分，如何明顯的區分各自的禁用權范圍？尤其是北稻公司第1011610號注冊商標僅有“稻香村”字體，這極易導致后續的商標注冊無法避免出現“稻香村”字樣，而蘇稻公司的注冊商標的主要識別部分也是“稻香村”。這種嚴格地分裂各自的商標禁用權與商標專用權，將會導致訴訟不斷以及無法真正的保證各自商標權人的商標權利，無法避免再次出現商標禁用權沖突問題，且從長遠角度來看，不利于整體的市場競爭和市場經濟的發展。

三、商標禁用權沖突的根源分析

從權利的界限角度來看，禁用權邊界不確定性導致商標禁用權沖突不可避免。權利的界限首先來自法律和當事人約定所詳細規定的內容。商標專用權的范圍僅限于未經許可，商標權人可基于商標專用權請求權，禁止他人在相同商品或服務上使用相同的商標。而這一范圍之外的禁用權也在其請求權范圍之列。值得注意的是，保護商標專用權的同時也需要保護商標禁用權，且隨著商標知名度、顯著性、聲譽、相類似的商品和服務的不斷更新變動，其禁用權也在一定范圍上予以變動更新，這些變化因素也使得商標禁用權沖突不可避免。

從實踐裁判來看，排他性適用商標禁用權也使商標禁用權沖突不可避免。雖然我國《商標法》采取反向規定商標禁用權模式以保護商標專用權，但其并不禁止出現商標禁用權沖突現象，也未從正面釋明商標禁用權沖突規則。在實務中各法院大多采取排他性適用商標禁用權的方式來解決糾紛。例如，在“沃爾瑪與童小菊案”中，深圳市中級人民法院認為，“沃爾瑪”商標雖然馳名，但在同類同種商品上不享有獨占和排他使用相同或近似商標的專用權。在“無印良品案”中，北京知識產權法院認為，如果單純考量涉案商標禁用權的范圍，則涉案商標禁用權的范圍顯然褥子商品。但是本案中第7494239號商標核定使用的商品包括褥子，且涉案商標與此商標均為已注冊商標并長期共存，故此時應當對涉案商標禁用權的范圍進行縮限，即僅以涉案商標核定使用的商品為限。隨著新興行業的不斷涌起，商標顯著性的不斷變化，商標禁用權沖突不可避免。故正面面對與解決商標禁用權沖突問題迫在眉睫。

四、商標禁用權沖突的法律后果

商標其識別、區別功能的特性在于商標——商品/服務——生產商/消費者三方之間內在關系的穩定性。當商標禁用權沖突時，這種穩定鏈條關系受到動搖。消費者在尋求原商標對應的商品或服務時很可能進入其他競爭者建立的類似商標關系鏈條。當原固定鏈條對應出現在更多商品或服務時，消費者極易進入不明競爭者的陷阱，則商標的區別功能則更加無法有效的發揮。此外，還有可能因競爭者商品質量的低劣，導致原商標的聲譽下降，其商標的品質保障功能也受到動搖。因此商標禁用權沖突下無論從識別、區分功能還是質量保障功能、宣傳功能商標都有所減損。

當商標禁用權沖突時，商標的識別商品來源功能由此也隨之減弱，消費者產生混淆的可能性也隨之增強，消費者承擔選購商品的時間成本和搜索成本也隨之提高，降低消費者的安全感，更易降低市場交易效率，還有可能使各商標權人非但不可能實現雙贏，反而可能造成都喪失經濟利益的“囚徒困境”。

因此無論從保護商標權的角度還是保護消費者信息利益的角度，商標禁用權沖突不可避免地會對這兩個主體存在的商標穩定鏈條進行阻礙甚至動搖，最終損害還是回歸到商標權人自身商標被弱化的效果，不利于整體的市場經濟健康競爭發展。故分析商標禁用權沖突的來源以及尋求解決辦法至關重要。

五、商標禁用權沖突時商標共存機制

（一）商標共存機制基本模型

那么對于南北“稻香村”案等商標禁用權范圍沖突案件，如何保證各商標權人的商標權尤其是商標禁用權呢？對此筆者主張，應采取利益平衡原則作為解決此沖突問題的基本原則。利益平衡是指通過法律的權威來協調各方面沖突因素，使相關各方的利益在共促和相容的基礎上達到合理的優化狀態。在解決商標禁用權沖突問題，以利益平衡原則為基本原則，可以通過權利劃分防止消費者對商品來源混淆保護消費者利益，可以維護正常有序的市場競爭秩序。

具體辦法為采取特殊化的商標共存機制。其商標共存機制具體內容為：第一，在查明清楚注冊商標核定使用范圍的前提下，在先注冊的權利人可以適當地要求禁止后使用人在相同商品上使用或者申請注冊近似商標。第二，在查明清楚各自商標長期經營的穩定的市場格局下。以在該地區最先使用的商標為標準，通過劃分各自營業地域分別保護雙方的商標權。對于其他無法判斷誰最先使用該商標的地區，則將此模糊地帶認定給經營范圍最大，影響力最大的商標權人使用以實現商標共存。第三，對于沒有長期經營的且暫時沒有形成穩定市場格局的商標。通過認定商標顯著性的分類，只有是臆造性商標和強商標時，且在他人開始使用時該商標已經擁有“第二含義”的情況下，臆造性商標和強商標權人才有權禁止他人在近似商品上使用相同或近似的商標。對于非強商標且尚未擁有“第二含義”的商標，則其禁用權范圍僅限于在相同商品上使用相同或近似的商標。

此種特殊化商標共存機制，特殊之處在于：第一，各自的商標權人的部分商標已經被核準注冊商標，主體識別部分相同，且商標的字形與發音與形狀等相同或者近似，足以導致消費者混淆。第二，各自注冊商標核定使用的商品在《區分表》中的類別相似，且從商品的功能、用途、生產部門、互補性、銷售渠道、銷售對象等因素上足以導致消費者混淆。第三，不區分后使用權人的使用主觀目的。即不管是后使用權人善意使用還是惡意使用。因為不能因為搭便車的行為而拒絕、否認保護其商標權尤其是商標禁用權。

（二）商標共存機制下糾紛解決辦法

當然，商標禁用權沖突下商標共存機制只能是一個法院解決商標權的解決辦法之一，它并不能適用于訴前爭議階段。因此，在商標權人訴訟時，應當允許商標權人均針對侵權行為予以訴訟，均有權行使商標禁用權。而在訴訟階段，則可根據以上陳述的特點以及具體機制個案判斷是否允許共存。而在共存下，不可避免地需要對雙方已有的損失予以賠償或者補償。

由于禁用權沖突下商標共存機制能夠在較大程度上實現各商標權利人的利益平衡，所以在賠償補償部分應當根據已劃分的經營市場地域，在地域以外侵犯對方商標專用權的，則應當以這部分的權利人實際損失為標準，承擔侵權責任，賠償損失。這種賠償方式，既肯定了各自商標權人以后的發展格局，又認定了侵權事實的客觀存在，基于商標權人的權利保護與義務的承擔，能夠在較大程度上平衡商標權人的利益分配。

因此，根據以上觀點，針對本南北“稻香村”商標禁用權糾紛的解決，文章認為，應當依照上述機制解決本糾紛。首先劃分各自的經營范圍。對于網上店鋪應當采用店鋪名稱注明清楚是北京稻香村還是蘇州稻香村的方式加以區分。其次，對于現有的糕點類商品生產銷售問題。由于蘇稻公司擁有糕點類馳名商標，而北稻公司只有餃子、粽子和元宵的馳名商標，且蘇稻公司先于北稻公司注冊糕點類商標，并經過兩次許可協議。故應當認定蘇稻公司有權禁止北稻公司在糕點類繼續使用該商標或者生產、銷售糕點類商品。亦或者由兩公司共同繼續協商達成商標許可使用協議，以保持各自在糕點類的經營發展。如此的共存方式，既有利于二者作為老字號的傳承優勢，又有利于雙方誠信經營的構建，促進市場經濟的繁榮發展。

綜上，商標禁用權沖突下商標共存機制，可以同時平衡三方利益，既為商標權人以及市場提供一套高效且具有長期穩定性的權利分配模式，又保護了消費者的知情權以及利益需求。這種非排他性適用商標禁用權的方式，更能體現對商標專用權的保護，均衡其責任與義務的承擔。然而，值得強調的是，雖然排他性適用商標禁用權，可以最快程度解決糾紛，但其對各自商標權人的商標權利益并未平衡分配，反而可能造成利益不均的狀況。作為一個富有爭議點的問題，仍需從國際以及實務的更多經驗，對比共存與排他的優缺點，多角度論證共存機制的合理性與可施行性。

注：北京知識產權法院（2015）京知民初字1606號（以下簡稱“北稻案”）與蘇州工業園區人民法院（2018）蘇0591民初1277號（以下簡稱“蘇稻案”）合稱南北“稻香村”案件。

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作者簡介：李聰（1995- ），女，漢族，黑龍江人，碩士，蘭州理工大學，研究方向：知識產權方向。