李晶晶,杜驍勇
實用新型創造性的探討——由一件無效案例引發的思考
李晶晶,杜驍勇
(國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心,北京 100160)
由一件無效案例引發了對實用新型創造性標準如何把握的思考,從技術領域、最接近的現有技術、技術啟示三方面對實用新型創造性的判斷方法進行了探討,闡述了對于實用新型專利在進行創造性評判時所涉及的現有技術的領域以及對于相近或相關技術領域的現有技術的考量,為實用新型的創造性評判提供參考。
實用新型創造性標準;技術領域;電路模塊;電子閥門
《專利法》第二十二條第三款規定:創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。從創造性的法條中不難看出,實用新型的創造性比發明的創造性少了“突出的”和“顯著”的要求,實用新型專利創造性的標準應當低于發明專利創造性的標準[1]。
近些年,以實用新型專利不具備創造性提出的無效案件數量不斷增加,如何對實用新型的創造性進行準確評判,客觀把握實用新型創造性的評判標準是業內一直關注的焦點之一。
接下來,筆者通過一件無效案例來探討實用新型創造性的判斷方法。
復審無效案例[2]涉及申請號為201320826793.3的實用新型專利,權利要求如下。
充電器租售機的特征在于包括機柜1,機柜1上設有1個以上的充電模塊保管倉11,在充電模塊保管倉11中存放有移動充電模塊2;在機柜1上還設有支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊。
支付管理模塊識別管理用戶支付的費用,并連接主控電路模塊,向主控電路模塊提供檢測識別信號;主控電路模塊管理控制電子閥門模塊;電子閥門模塊控制充電模塊保管倉的開啟,以及向主控電路模塊提供移動充電模塊是否放回充電模塊保管倉的存放檢測信號;電源模塊,用于為支付管理模塊、主控電路模塊和電子閥門模塊供電,同時為移動充電模塊充電。
根據權利要求2所述的充電器租售機,其特征在于,所述的硬幣識別模塊包括有硬幣尺寸檢測單元和檢測硬幣重量的壓力傳感器單元。
本實用新型專利的相關附圖如圖1所示。

圖1 充電器租售機
證據1(CN 203151138U)公開了一種電池充電機柜,相關附圖如圖2所示。

圖2 電池充電機柜
證據3(US 2011/0258251A1)公開了一種便攜電源發布系統,相關附圖如圖3所示。
證據6(CN 201489594U)公開了一種公交車硬幣檢偽裝置。
針對本實用新型專利(下稱“本專利”),請求人與專利權人之間的主要爭議焦點在于:①本專利涉及對手機、數碼設備充電服務的租售機,證據1涉及電動車電池的充電柜,本專利與證據1的所屬技術領域是否不同;②證據1和證據
3是否存在結合啟示;③證據6涉及用于公交車的硬幣檢偽裝置,是否能夠用于結合評述權利要求5的技術方案。

圖3 便攜電源發布系統
之后,國家知識產權局作出無效宣告決定(下稱第36684號決定),認為本專利權利要求1保護一種給手機或數碼設備充電的充電器(移動充電模塊)的租售機,證據1公開一種對電動車或電動小車的電池提供充換電服務及收費的電池充電機柜,證據1的電池充電機柜的整體架構與本專利權利要求1中租售機的整體架構基本相同,均包括機柜、一個以上的充電模塊保管倉、支付管理模塊、主控電路模塊、電子閥門模塊及電源模塊。本專利權利要求1與證據1的區別在于:請求保護的主題不同,本專利權利要求1請求保護的是充電器租售機,其中相應存放的是移動充電模塊,可以對移動充電模塊進行租售;而證據1中公開的是電池充換電機柜,其中相應存放的是電池,電池可以進行交換。
由此可以確定權利要求1實際要解決的問題是:用戶可以取走移動充電模塊為手機、數碼設備充電或供電,使用后還可歸還(租模式),從而靈活、方便地對手機、數碼設備充電或供電。證據3公開了一種便攜電源發布系統,其中,公開了一種移動充電模塊(例如電源站1310)的付費租借系統,可以租借并取走移動充電模塊為便攜電子設備供電或充電,使用后可歸還,從而能夠靈活、方便地對便攜電子設備供電或充電。因此,證據3中給出了對移動充電模塊進行租借的啟示,在證據3給出的啟示的基礎上,本領域技術人員很容易想到可以對證據1中的電池充換電機柜進行改造,在其中存放移動充電模塊,從而實現對移動充電模塊的租借,至于售賣則是在租借的基礎上易于實現的常見的商業模式,對整體技術方案并未作出技術上的貢獻。因此,本專利權利要求1相對于證據1和證據3的結合不具備創造性。
對于爭議焦點1,合議組認為:移動充電模塊實質上是可充電電池加上電源管理功能模塊而構成的組件,無論是電動車電池還是移動充電模塊都是一種可再充電的、能夠給其他設備供電的電源組件,從可充電電池的領域來看證據1和本專利至少屬于相近的技術領域。
對于爭議焦點2,合議組認為:證據3的電源站可被取走給便攜電子設備充電,其功能與本專利的移動充電模塊完全相同,盡管證據3具體租借的過程和整體架構與本專利存在區別,但證據3已明確給出了可以租借移動充電模塊的啟示,在證據1公開的對可充電電池換電使用的機柜的整體架構的基礎上,本領域技術人員容易想到也可以使用該機柜來租借移動充電模塊。
對于爭議焦點3,合議組認為:權利要求5的附加技術特征被證據6公開,因此權利要求5不具備創造性。
筆者將從本案例所涉及的技術領域、最接近的現有技術、技術啟示三個方面對實用新型創造性判斷進行探討。
現有技術的所屬技術領域是實用新型創造性判斷需要重點考察的方面之一。因此,首先分析本專利、證據1、證據3以及證據6所涉及的技術領域。
《審查指南》規定了“發明或者實用新型的技術領域應當是要求保護的發明或者實用新型技術方案所屬或者直接應用的具體技術領域,而不是上位的或者相鄰的技術領域,也不是發明或者實用新型本身。該具體的技術領域往往與發明或者實用新型在國際專利分類表中可能分入的最低位置有關”,“所屬技術領域是根據權利要求書中限定的內容來確定的,特別是根據明確指出的那些特定的功能和用途以及相應的具體實施例來確定的。審查員確定的表示發明信息的分類號,就是申請的主題所屬的技術領域”[1]。從《審查指南》給出的信息中可以看出,在確定一件專利所屬的技術領域時,可以參考本專利的分類號信息以及根據權利要求所限定的內容,結合技術方案所實現的特定的功能和用途來進行 考慮。
具體到本案,本專利的分類號為G07F17/00:用于出租物品的投幣式設備,投幣式器具或設施。該分類下并沒有與本專利技術主題相對應的小組位置,再進一步結合本專利的技術方案,可以確定其技術領域涉及一種用于移動充電器的充電、租售設備。
證據1的分類號為H02J 7/00:用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負載供電的裝置,該分類信息較為準確地表達了證據1的技術主題,結合證據1的技術方案,可以確定其技術領域涉及一種用于電池組的可收費充電機。因此,本專利與證據1所應用的對象不同,不屬于相同的技術領域。最高人民法院在(2011)知行字第19 號行政裁定書中對相近技術領域進行了解釋,相近的技術領域一般指與實用新型專利產品功能以及具體用途相近的領域[3],本專利保護的產品與證據1的產品僅在應用對象上有所差別,一個用于對移動充電器進行充電和租售,一個用于對電池組進行充電和收費。因此,可以確定證據1與本專利屬于相近的技術領域。
證據3的分類號為H02J 7/00:用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負載供電的裝置,該分類信息相比證據3的技術主題較為上位,證據3公開了一種移動充電模塊(例如電源站1310)的付費租借系統,可以租借并取走移動充電模塊為便攜電子設備供電或充電,使用后可歸還,從而能夠靈活、方便地對便攜電子設備供電或充電。因此,結合其技術方案所實現的功能和用途,可以確定其具體的技術領域為一種用于移動充電器的充電、租售設備,其與本專利屬于相同的技術領域。
證據6公開了一種公交車硬幣檢偽裝置,結合分類號信息以及其技術主題,很容易就能判斷出其與本申請既不屬于相同的技術領域,也不屬于相近的技術領域。則其是否屬于相關技術領域呢?最高人民法院在行政裁定書中指出:相關的技術領域一般指實用新型專利與最接近的現有技術的區別技術特征所應用的功能領域[3]。權利要求5的附加技術特征所應用的領域為硬幣識別領域,而證據6涉及的也是硬幣識別領域。因此,證據6的技術領域即為本專利的相關技術領域。
《審查指南》中指出:最接近的現有技術,是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案,它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎[1]。在確定最接近的現有技術時,應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。而對于實用新型專利創造性的判斷,由于實用新型專利創造性的標準低于發明專利創造性的標準。因此,一般首先關注其所屬的技術領域,即相同的技術領域。本無效案例以證據1為最接近的現有技術,并且在決定中指出證據1所屬技術領域為本專利的相近技術領域。在判斷實用新型創造性時,對于最接近現有技術的選擇,只要現有技術中所公開的產品能夠實現相同的功能,且公開了較多的技術特征,則也應該考慮其相近的技術領域的現有技術。
《審查指南》中指出:對于實用新型專利而言,一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示,例如現有技術中有明確的記載,促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的,可以考慮其相近或者相關的技術領域[1]。在采用“三步法”判斷實用新型專利創造性時,第三步判斷要求保護的技術方案對本領域的技術人員來說是否顯而易見,該步驟就是要確定現有技術是否給出了將區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的技術啟示。對于發明專利而言,在尋找解決其存在的技術問題的區別技術特征時,應該考慮所有技術領域的現有技術,即本領域技術人員可以在除了相同或相近的技術領域之外的其他技術領域中,尋找解決其存在的技術問題的技術手段。而對于實用新型專利而言,在尋找解決其存在的技術問題的技術手段時,需要考慮相同、相近、相關的技術領域,縮小了實用新型在創造性判斷時所需要考慮的技術領域的范圍。
具體到本專利,證據3與本專利屬于相同的技術領域,其公開了本專利與證據1的區別技術特征,給出了對移動充電模塊進行租售的技術啟示,由于其與本專利屬于相同的技術領域,因此,將其結合到證據1中得到本專利的技術方案,對于本領域技術人員來說是顯而易見的。
證據6的技術領域為本專利的相關技術領域,創造性評判時,在相同技術領域沒有尋找到解決其存在的技術問題的技術手段時,需要進一步擴展技術領域,考慮產品的功能和具體用途類似的技術領域,以及技術手段的功能所在的技術領域。由于《審查指南》規定了在相近或相關技術領域中尋找技術手段時,需要具有明確的技術啟示,因此,對比文件應當給予本領域技術人員更加明確的引導,使得本領域技術人員能夠更加容易得到本專利的技術方案。對于明確的技術啟示,一般要求該區別技術特征在相近或相關技術領域的對比文件中被公開或直接、毫無疑義地確定,且具有相同的功能,當其被用于最接近的現有技術時不存在技術障礙。如果被相近或相關技術領域現有技術公開的技術手段用于最接近現有技術時,還需要對該技術手段進行進一步改進才能結合到最接近的現有技術得到本專利,則需要謹慎考慮現有技術是否給出了明確的技術啟示。因此,筆者認為在相近或相關的技術領域中尋找解決技術問題的技術手段時,一般不需要對技術手段進行進一步概括或擴展之后再檢索。
為了合理把握實用新型的創造性標準,需要對實用新型專利所屬技術領域進行確認,從相同的技術領域、相近的技術領域、相關的技術領域中尋找合適的對比文件,由此對技術領域進行限制,使得能夠評述實用新型創造性的現有技術的范圍被縮小。
對于實用新型專利來說,選擇最接近的現有技術時,除了考慮相同的技術領域的現有技術之外,還應當考慮與產品的功能和用途相近的技術領域的現有技術。
在相近或相關的技術領域中尋找解決其存在的技術問題的技術手段時,現有技術給出的技術啟示應當是明確的。明確的技術啟示可以理解為,區別技術特征在相近或相關的技術領域的現有技術中被公開或直接、毫無疑義地確定,且具有相同的功能,當其被用于最接近的現有技術時也不存在技術障礙。
[1]中華人民共和國國家知識產權局.審查指南2010版[M].北京:知識產權出版社,2010:134,172,207,411-412.
[2]中華人民共和國最高人民法院(2011)知行字第19號行政裁定書[EB/OL].[2018-05-09]http://rsj.xxz.gov.cn/ zwgk_170/ztzl/fzrsjs/201912/t20191220_1487885.html.
D923.42
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2020.12.063
2095-6835(2020)12-0142-03
〔編輯:張思楠〕