勝訴!歷時5年,TCL在美國的專利訴訟案最終獲得了令人振奮的結果,此前涉及至少1.1億美元損害賠償金的判決也被撤銷。對于任何一家企業來說,5年訴訟之路都是漫長且煎熬的,期間消耗的人力和財力更是不小的重擔。此次TCL勝訴愛立信,得益于其長期堅持不懈的努力,也離不開專業律師團隊的加持。無疑,美國飛翰律師事務所是推動TCL從敗訴到反轉的重要力量之一。
在這場“拉鋸戰”中,TCL是如何成功“逆襲”的?本刊就此專訪了本案的代理律師——美國飛翰律師事務所合伙人萊昂內爾M.拉維諾(Lionel M.Lavenue)和美國飛翰律師事務所上海代表處管理合伙人、律師王寧玲。
圍繞最后一項專利
2015年,愛立信在美國德州東區聯邦地區法院起訴TCL侵犯其五項專利權。對此,TCL向美國專利審查與上訴委員會(PTAB)尋求五項專利無效請求。經過雙方復審后,PTAB判斷其中四項專利無效,僅剩一項專利尚存爭議。
2017年年底,德州聯邦陪審團裁定TCL惡意侵權,需支付給愛立信7500萬美元的損害賠償金。此后,德州東區聯邦地區法院以惡意侵權為由,將裁決金額提高了2500萬美元,并裁定另一筆1000萬美元的判決前利息,以及一筆數額未定的判決后利息。至此,TCL面臨至少1.1億美元的巨額賠償金,不得不向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。
“當企業在美國德州東區成為被告時,不管是美國企業,還是中國企業,勝訴都非常難?!?王寧玲告訴記者,美國德州東區聯邦地區法院陪審團成員經常判定被告敗訴。
TCL尋求美國飛翰律師事務所(以下簡稱“飛翰”)在美國聯邦巡回上訴法院的上訴階段介入此案。在上訴過程中,飛翰指出,愛立信在專利的權利要求范圍前后不一致,在“簡易判決”時(就專利適格而言)要求的范圍過窄,而在“審判”時(就侵權而言)要求的范圍過寬。針對這一矛盾,飛翰提出,這些權利要求只不過是控制資源訪問的抽象概念而已。
據此,美國聯邦巡回上訴法院于2020年4月推翻了美國德州東區聯邦地區法院對涉案專利的專利適格性的裁決,根據《美國專利法》第101條判定所涉及的專利的權利要求無效,并因此撤銷了對TCL價值至少1.1億美元的判決。至此,TCL在這起長達5年的專利訴訟案中實現逆轉。
從兩個角度說服法官
拉維諾表示,在德州東區聯邦地區法院訴訟時,TCL就提交了簡易判決的動議,當時希望法院基于美國專利法第101條判定專利無效。不過,這一動議遭到了拒絕。原因是法官不會因為一個簡易判決動議就確定專利無效,因為在《美國專利法》第101條下判定專利是否適格或有效,是非常主觀的?;诖?,飛翰決定從兩個角度說服美國聯邦巡回上訴法院的法官。
第一,在提交給法官的文書中,飛翰通過很多圖說明愛立信主張的那一項專利保護的概念非常簡單。如果將這么簡單的技術作為專利進行保護的話,那么專利法保護的要求就太低了。
第二,鑒于美國是案例法的國家,飛翰把美國聯邦巡回上訴法院所有關于《美國專利法》第101條下的案子調出來,并將這些案子分成最可專利的等級和最不可專利的等級,以圖的形式展現給法官。飛翰按照美國聯邦巡回上訴法院之前的案例判決,將愛立信專利訴訟列為了最不可專利的等級。這種表達方式非常獨特,成功吸引了法官的注意,并最終促使美國聯邦巡回上訴法院判定專利無效。
這從側面反映了飛翰律師團隊的專業和優秀。王寧玲認為,美國有不同的途徑可以使專利無效,但企業在實際操作中,關鍵要找到適合自己的途徑??梢哉f,飛翰從以上兩個角度說服法官做出了專利無效的判決,對TCL的最終勝訴起到了非常重要的作用。
最終逆轉的關鍵點
實際上,TCL在專利訴訟案中最終實現逆轉,其中有很多關鍵點值得其他企業思考和借鑒。從飛翰的角度來說,主要有兩個關鍵點。
第一,找到好的上訴律師。拉維諾表示,TCL專利訴訟案是一個耗時較長的重大案子,在上訴階段翻盤并不容易。如果想逆轉,就必須找到應對美國聯邦巡回上訴法院案件經驗比較豐富的律師。飛翰律師事務所是美國有此相關經驗的三大律師事務所之一。
第二,代理律師能夠向美國聯邦巡回上訴法院的法官清楚地解釋為什么要翻盤。此案件中,拉維諾律師團隊不僅提供了具有說服力的法律文書,還以圖文并茂的形式向法官進行了說明,使得美國聯邦巡回上訴法院的法官愿意去翻盤。
“任何一個上訴到美國聯邦巡回上訴法院的案件,目的都是翻盤,但是真正能翻盤的案子并不多。飛翰給出了‘為什么要翻盤的多個理由,其中就包括專利無效的不適格性,最終讓美國聯邦巡回上訴法院做出了翻盤的判決?!崩S諾告訴記者。由此可見,應訴策略、律師的創造性及法律文書的表現形式,都是此案勝訴的加持因素。
中國企業也要“剛”到底
回頭看中國加入世界貿易組織(WTO)至今近20年的貿易之路,中國企業已從前期不斷“敗訴”的泥淖中逐漸走出來,近些年“勝訴”的聲音越來越大。這是一個不斷吸取經驗教訓的過程,不少企業曾因為消極應訴支付過高昂的“學費”。如今,越來越多的中國企業有了“抗爭到底”的信心和勇氣。TCL走過的5年應訴之路是對此最好的詮釋。中國企業能從中得到哪些啟示?
正如王寧玲說的那樣,由于美國德州東區聯邦地區法院和陪審團常判外國企業敗訴,因此,一旦在美國德州東區不幸成為被告,企業應盡快想辦法把案子轉走,去美國別的區應訴。TCL當初也提交了動議,要求將案子轉走,但是沒有成功,最后不得不上訴至美國聯邦巡回上訴法院。
另外,拉維諾建議中國企業一定要努力地進行抗辯。有些中國企業會因為訴訟費用高而放棄應訴,只希望花少量的錢解決問題。但像TCL遇到的這種訴訟案件,對手非常強勢,如果不積極主動地應訴并準備強有力的動議,最終只能承擔巨額賠償金。飛翰曾代表一家中國企業提交了6份動議,使這家企業最終勝訴。事實上,準備動議本身是一件比較花錢的事,但與動輒上億美元的賠償金相比,只能說是九牛一毛。
有一類企業被稱為“專利蟑螂”,即非實施實體(NPE),它們不生產產品,而是通過搶注、從他人處購買專利,專門通過專利訴訟賺取巨額和解金或賠償款。拉維諾曾幫不少德國企業應對此類訴訟,他明顯感受到了德國企業的“剛”——應訴到底,絕不和解。因為德國企業知道,只有在訴訟中獲勝,對方才會比較忌憚,以后不會再來找麻煩。而面對同樣的情況時,一些中國企業往往選擇支付和解金,以求大事化小,實際上小看了“專利蟑螂”的“大胃口”。
“如果中國企業面對的原告也是實體企業且生產產品,那么,可以拿自己強有力的專利組合去反訴。”拉維諾說。不過,拉維諾也表示,這需要中國企業進行長期的專利積累。當前,中國在專利申請方面已經做得很好了,每年遞交的專利申請數量都位于世界前列。但是,僅有數量是不夠的,更重要的是質量。“具有高質量的專利,能夠讓企業增加更多勝算?!崩S諾說。
對于TCL來說,已告別過去,揚帆開赴一個新的5年。對于更多中國企業來說,在美國市場是否已經更有底氣了呢?