優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響分析

王洪英

（中國專利信息中心，北京100088）

站在立法宗旨的角度看，世界各國制訂專利法具有相同的目的性，但各國會基于自身實際情況，制訂適合本國的專利法，因此不同國家的專利法，在內容方面有所差異。但在一些特殊情況下，這些差異關系到專利權申請是否通過。如果在專利申請過程中涉及優(yōu)先權，在審查階段，審查員需要將技術方案是否具備優(yōu)先權作為依據(jù)，使對比文件得到明確。因此對此項課題進行研究，意義十分重大。

1 優(yōu)先權的核實

在進行優(yōu)先權審查時，如果檢索出的內容提前于申請日，則表明申請的專利屬于現(xiàn)有技術的申請，審核可以直接通過。

如果存在下述幾種情況，優(yōu)先權審核必不可少。簡言之，將《專利審查指南》中的有關規(guī)定作為依據(jù)，如果檢測出的文件為PX 或PE 類文件，應該在專利申請過程中完成優(yōu)先權的核實[1]。

上文所說的PX 文件主要指與專利申請主題存在關聯(lián)的內容，且這種關聯(lián)十分密切，并且文件公開時間早于專利申請。PX 類文件的存在，會對專利申請創(chuàng)造性造成一定的影響。PE 文件主要指單位或個人所公開的內容，在主題上與專利申請日或優(yōu)先日大致相當，但前者在公布時間上晚于后者，簡言之就是專利申請的時間在文件公開之前或之間。

在檢索出PX 文件之后，需要對優(yōu)先權進行審核，如果審核結果未通過，這些文件就會對專利權創(chuàng)造性造成直接的影響。由于PE 文件的存在，導致優(yōu)先權審核不通過，會導致抵觸申請現(xiàn)象出現(xiàn)，專利權新穎性會被影響。

值得強調的是，申請人申請專利的時間，即使早于文件公開或主題發(fā)布時間，在申請過程中，依然可能會被劃歸到上述幾種文件中，在這種條件下，如果優(yōu)先權審核無法通過，申請人自身的申請可能會變?yōu)楝F(xiàn)有技術后申請或抵觸申請，但由于先申請與后申請技術主題性息息先關，因此審查員會將其作為依據(jù)，以實現(xiàn)對專利創(chuàng)造性和新穎性的準確判斷。此外，雖然核實申請具備優(yōu)先權，但申請人的優(yōu)先權日晚于先相關申請公開日，則專利技術的創(chuàng)造性就會被先相關申請所影響。

2 優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響分析

通過案例分析的方式，對優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響進行如下分析。

2.1 案例概述

某案例屬于日本專利申請進入中國的國家階段，對日本提出了3 件專利申請的優(yōu)先權要求，這個申請和各優(yōu)先權文件的申請日和公開日如表1 所示。

表1 優(yōu)先權申請時間

已知該申請的權利要求為20 項，獨立權利要求為4 項，這些權利要求的技術方案以及其在優(yōu)先文件中的記錄如下所述：①獨立權利1，復合型螺旋槳帽由2 部分構成，分別為擴散性部和收縮形部，因此2 個部分相結合是獨立權利要求，在優(yōu)先權核實后發(fā)現(xiàn)，這個要求及權利方案僅在優(yōu)先權文件2 中有所體現(xiàn)。②獨立權利4，復合型螺旋槳帽由4 部分構成，分別為第一擴散形部、第二擴散形部、收縮形部以及直線形部。因此4 個部分相加是這項獨立權利的要求，在優(yōu)先權核實后發(fā)現(xiàn)，優(yōu)先權文件1 對其進行了記載，但其他優(yōu)先權文件并未記載。③獨立權利7，復合型螺旋槳帽由多個部分構成，分別為數(shù)個引導鰭、收縮形部以及擴散形部。因此3 個部分相加是獨立權利7 的要求，在優(yōu)先權核實后發(fā)現(xiàn)，優(yōu)先權文件3 對要求方案進行了記載。④獨立權利14，復合型螺旋槳帽由第一擴散形部、收縮形部、直線形部、第二擴散形部和引導鰭構成。因此5 個部分相加是這項獨立權利的要求，在優(yōu)先權核實后得知，優(yōu)先權文件3 對該要求進行了體現(xiàn)。

審查員在初次審查階段，向申請人下發(fā)了意見通知書，通過3 份對比文件的使用，完成上述獨立權利要求創(chuàng)造性的評價，第一份對比文件來自于德國，其公開時間為1989 年，而對比文件2 和3，則屬于這項專利申請的優(yōu)先權，審核人員沒有進行后續(xù)權利要求的審核，則判定后續(xù)權利要求的創(chuàng)造性被審查人員所認可。

2.2 優(yōu)先權問題分析

2.2.1 優(yōu)先權較多

優(yōu)先權涉及較多，主要指專利申請要求書中含有大量的技術內容，且這些技術內容在國內外專利申請書中有所體現(xiàn)，在優(yōu)先權項目呈現(xiàn)出多元化的特點。

案例中專利權申請優(yōu)先權文件1，對權利要求4～6 的技術方案進行了體現(xiàn)，權利要求技術方案享有的優(yōu)先權，需要將優(yōu)先權文件1 作為標準，在查閱資料后得知，這項權利的日期為2014-05。而優(yōu)先權文件2 則記載了權利要求1～3的技術方案，因此權利要求技術方案享有的優(yōu)先權，需要將優(yōu)先權2 作為依據(jù)，其日期為2016-05。與之相同，剩余權利要求需要將優(yōu)先權文件3 作為依據(jù)，權利日期為2016-03。

以權利要求1 和7 的技術方案為切入點，可以發(fā)現(xiàn)，兩種權利方案并無本質上差別，最大的差別體現(xiàn)為權利要求7的技術特征較多，結合上述分析得知，權利要求1 所享有的優(yōu)先權為優(yōu)先權文件2，其日期為2016-05。由于優(yōu)先權文件2 并未記載權利要求7 中的新增技術特征，因此這項權利要求所享有的權利要求，不能是優(yōu)先權文件2 中的優(yōu)先權，與之相似的優(yōu)先權情況，如果技術方案的權利要求，已經在新申請中明確記載，則具有優(yōu)先權，如果先申請中并未記載技術方案，則不具有優(yōu)先權。

2.2.2 創(chuàng)造性對比文件

案例中專利申請，可以作為創(chuàng)造性評價依據(jù)的文件為優(yōu)先權文件1 和2，這樣就構成了影響創(chuàng)造性的情形，簡言之，優(yōu)先權文件影響了后申請專利的創(chuàng)造性。據(jù)了解得知，該專利申請的時間為2016-05，假如不對優(yōu)先權進行審核，則這個專利的申請時間與優(yōu)先權文件1 相同，為2014-05，但這個專利申請的優(yōu)先權文件不是在中國提出的申請，因此，需要判斷其是否屬于PE 文件[2]。

通過上述分析可知，優(yōu)先權文件1 和2 的公開日，與專利申請的時間大致相同，這就構成了PX 文件，再加上，優(yōu)先權文件沒有對該專利申請的多項技術方案予以體現(xiàn)，因此優(yōu)先權審核不通過。這樣一來，7～20 的現(xiàn)有技術由優(yōu)先權文件1 和2 所決定。但考慮到優(yōu)先權文件2 和權利要求7 的技術文件大致相同，且權利要求14 的技術文件與優(yōu)先權文件1 匹配程度較高，因此審查人員在審查階段，將優(yōu)先權文件2 作為了評價依據(jù)，實現(xiàn)對權利要求7 的評價，主要評價內容為創(chuàng)造性，在評價權利要求14 的創(chuàng)造性時，將優(yōu)先權文件1 作為評價標準。

2.2.3 范圍對創(chuàng)造性的影響

范圍對創(chuàng)造性的影響，主要指權利要求范圍越大創(chuàng)造性越強，對比時，需要以權利要求范圍為主。以上述案例中權利要求4 和14 為例，在初次審核階段，審核人員對權利要求4 較為認可，與權利要求4 相比，權利要求14 的范圍較小，因此權利要求4 具備創(chuàng)造性，而權利要求14 則與之相反。與此同時，權利要求14 的限定也多于權利要求4。

在看到上述結論后，可能會產生一定困惑——審查人員在認可權利要求4 創(chuàng)造性的同時，有沒有考慮到權利要求14 的限定，這種困惑很好解答，權利要求4 的限定之所以少于權利要求14，主要是優(yōu)先權文件1 的優(yōu)先權，被權利要求4 所享有，因此與其他權利要求相比，更具創(chuàng)造性。

2.3 案例啟示

在科學技術發(fā)展背景下，對現(xiàn)有技術方案提出改進申請的情況必然會出現(xiàn)，但后改進的方案卻不具備申請優(yōu)先權，這種現(xiàn)象具有不可逆的特點，但在提前申請之前，后申請當前技術對專利申請創(chuàng)造性的影響卻可以被規(guī)避，為此，需要注意以下方面的要點。

如果申請時間延后，并非是技術研發(fā)本身所致，則后申請的時間應該在先申請公布日之前。通過應用這種措施，避免先申請的文件成為后申請審查的對比文件。例如，在上述申請中，在優(yōu)先權文件1 和2 尚未公布前完成優(yōu)先權文件3的申請，則優(yōu)先權文件3 的對比文件中就不會出現(xiàn)優(yōu)先權文件1 和2，這是規(guī)避創(chuàng)造性問題的有效途徑。若存在后續(xù)申請，杜絕提前公開的情況。以上述申請為例，據(jù)了解得知，優(yōu)先權文件2 在申請日和公開日上差距較小，前后不超過3個月，顯然是專利申請者提出的要求，如果沒有特殊要求，申請日和公開日的間隔長達18 個月，如果按照這一時間標準公開優(yōu)先權文件，則優(yōu)先權文件2 的公開日必然滯后于文件3 的申請日，這樣就可以對后續(xù)創(chuàng)造性問題進行規(guī)避。

3 結論

綜上所述，在新時期背景下，科學技術實現(xiàn)了快速發(fā)展，諸多技術在融入科學技術后，出現(xiàn)了變動，在技術出現(xiàn)變動后，專利申請人員需要申請設計方案的變更。此時，可能會出現(xiàn)涉及多項優(yōu)先權、申請人自身優(yōu)先權文件成為對比文件等現(xiàn)象，這些現(xiàn)象的存在，必然會影響創(chuàng)造性。建議專利申請者調整申請時間和杜絕提前公開的方式，對上述現(xiàn)象進行規(guī)避，從而實現(xiàn)預期的目的。