試論專利法中實用性與技術方案經濟實用性的關系

籍海燕 童曉晨

國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100160

我國《專利法》第二十二條第一款規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性［1］。因此，發明或實用新型專利申請具備實用性是其被授予其專利權的一個必要條件。

一、專利法中實用性基本概念

根據《專利法》第二十二條第四款規定［1］，“實用性，是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果”。其中，對于“能夠產生積極效果”這一限定是我國專利法制度中對專利實用性要求所特有的。

《專利審查指南2010》第二部分第五章第二節中對“能夠產生積極效果”作了進一步解釋，“能夠產生積極效果”，是指發明或實用新型專利申請在提出申請之日，其產生的經濟、技術和社會的效果是所屬技術領域人員可以預料到的［2］。這些效果應當是積極的和有益的［2］。在專利審查指南未修改前，專利法認定因無法產生積極效果而不具備實用性的情形主要包括如下五類情形的技術方案：（一）明顯無益；（二）脫離社會需要；（三）嚴重污染環境；（四）嚴重浪費能源或資源；（五）損害人體健康的技術方案。但在修訂后的2006版和2010版《專利審查指南》中，被認定為無積極效果的發明或者實用新型，通常是指明顯無益、脫離社會需要的發明或者實用新型專利申請的技術方案，刪除了其余內容［3］。

經濟實用性的概念，專利的經濟實用性一般而言是指作為一項專利，其應當能夠帶來經濟價值［4-5］，這種經濟價值可以是直接的，也可以是潛在的。專利是市場化的產物，一項專利或專利申請應當具備經濟實用性，那么，如何考量專利實用性概念下“積極的效果”當中的經濟屬性對于一項專利是否具備實用性，以及市場應用的經濟實用性之間的關系，是否能夠給出一定的判斷依據，值得我們進行思考和探討。

二、案例分析

案例1［6］：1.一種向車輛提供部分或全部行駛動力的市區車用道路，其特征在于它是以人工風和行波路的方式，視需要分段向車輛供能。所謂人工風式方式是在由往返兩條矩形管狀道路中由風機站產生與車行方向一致的風以消除風阻。所謂行波路方式由電動機驅動構成路面的各個“路面單元”作不同相位的垂直振動，其規律是按車輛前進方向“路面單元”的振動相位依次逐個滯后，以此在路面上產生一行進的正弦或非正弦的機械波，車輛則在波的上升沿不斷地被路面抬升又不斷地在“溜坡”下滑并前進。

根據權利要求書和說明書的記載，具體分析發現，市區車用道路通過以人工風和行波路的方式向車輛提供部分或全部行駛動力，按照需要向車輛分段供能。實際上，本案中兩種提供能量的方式均需要提供大量能量使道路能夠為路面上的車輛提供能量，所需要提供的能量遠遠大于目前車輛本身自帶的能量或者自行車由人力提供的能量，嚴重浪費能源，明顯無益、脫離社會需要；并且其技術方案實施的投資也是無從估算的，其投入與產出的價值比也將是巨大的，該技術方案的實施完全是不經濟的，其效果并非是積極的、有益的。上述由于嚴重浪費能源、產出遠遠低于投入導致的巨大不經濟性，除了作為一項技術方案不具備產業上的經濟實用性外，同時也不具備專利法規定的實用性當中應當具備的經濟屬性。

案例2［7］：一種酸性鍍鋅除雜劑，其特征在于：由以下重量百分數的組分組成：螯合劑10%-40%；增效劑15%-45%；沉淀劑20%-45%，所述螯合劑為2，2-吡啶酮-4，4-二甲基-3-縮氨基硫脲，所述酸性鍍鋅除雜劑在電解液中的含量為1-3g/L。

然而，技術方案中所采用的螯合劑組分“2，2-吡啶酮-4，4-二甲基-3-縮氨基硫脲”，其最初原本為抗腫瘤抑制劑，其價格昂貴，每毫克約為20-50元（即每克約20000-50000元）左右，即使按其最少電解液加入量1%，占除雜劑比10%計算則仍需要0.1g/L，而工業電鍍槽體積通常在1000L左右，甚至更大，則就一般電鍍槽而言，該工藝除雜需要的成本至少需要200萬-500萬元，其加入酸性鍍鋅溶液中，不具備電鍍經濟性的程度是巨大的，且其除雜所獲得的收益與其成本投入來說微乎其微，遠遠超出了本領域技術人員可預期的程度，因而未能產生積極效果，從而不具備專利法規定的實用性。雖然該申請的技術方案能夠在產業上實施，但是考慮到其技術問題的解決依賴于超出行業標準幾十倍甚至幾百倍的經濟成本，那么，這種發明或實用新型中技術方案的實現顯然是徒勞且脫離社會需要的，即符合無積極效果的情形。回歸專利的本質，實施專利時考量其技術方案的可實施性和有益性是首當其沖的。如果授權專利其技術方案已經完全脫離經濟實用性，且程度是巨大的，在其它方面如技術價值和社會效果上都無法予以相應回報，那么應當歸屬于實用性中無積極效果的情形。

能夠在產業上制造或使用，并不意味著能夠取得經濟上的利益。針對專利法實用性要求技術方案是否能夠產生積極的經濟效果更是難以判斷的。同時也可以理解，專利申請的技術方案能否取得良好的經濟效果，并非僅由該專利技術方案這一單一因素所決定的，而是受到各種因素的制約。通常來說，一般不會簡單地以成本增高或有可能增高來否定一項專利的實用性，盡管從經濟角度講可能不足夠經濟，但是這種不經濟程度應當是在社會、企業、各方可接受的范圍之內，同時還應當在其它方面獲得了一定程度的彌補。

三、關于“實用性”審查中的證據認定

如果審查員依據專利法的規定發出了發明或實用新型不具備實用性的初步審查意見，則申請人應當在規定的答復期限內做出相應的答復，否則將被視為主動撤回，導致審查終止。申請人在答復有關實用性的審查意見時應當針對審查員在審查意見通知書中提出的相關疑問直接回應，避免模棱兩可。如果能夠提交新的證據，申請人應當有義務盡量提供，增強相對單一文字表述的說服力。

一般而言，申請人提交的用于證明實用性的新證據應當為申請日之前已經存在的事實證據［8］。如果申請人為了搶占新技術的制高點或者專利布局等需要進行的策略性專利申請，完全有可能在申請提交之時該發明或實用新型并無實用性，之后如果申請人或者他人開發了這項發明的相關技術，使之滿足實用性的要求，這種情形下的新證據是否應當采信呢？

值得注意的是，我國現在專利審查過程中沒有明確規定在實用性審查中新證據的時間性要求、是否應當考慮和如何應用申請日后的證據［8］。筆者認為，相對于新穎性和創造性要求，發明的實用性具有一定的特殊性。對于實用性的審查證據認定不應當受限于申請日。針對不同個案的審查過程中具體的判斷標準可以適當變化，應當具體分析和考慮證據的性質和佐證力度。譬如，公開時間晚于申請日的證據若能證明發明或實用新型能夠在產業上客觀實施，能夠產生積極效果，審查員則應當予以采納。若申請日后的證據能夠證明發明或實用新型的原始技術方案不具備實用性，則審查員在發出審查意見通知書時應當告知申請人該證據并否定其專利申請的實用性。