涉外定牌加工商標侵權的認定問題

張佳

國際公約和國內法對涉外定牌加工行為是否能形成商標侵權的規定尚無明確。我國認為，在不構成商標意義上使用的定牌加工的行為是不構成

商標法上的侵權的，這雖然可以認定受托方沒有成立商標侵權，但并不符合常理且有經不起時間的考驗的嫌疑。本文將在商標使用、合理審義務、涉外因素等方面闡述關于商標侵權認定的難點和建議。

一、 定牌加工行為的內涵

定牌加工也稱為“貼牌生產”，簡稱 oem ，涉外定牌加工是其中的一個門類，具有涉外性，狹義的定牌加工是指由國內和境外的合作者簽訂，由加工方按約定生產產品，并貼有定作方商標，加工方悉數提交給定作方，由其出售并給予對方加工費。本文只討論國內的加工方行為認定問題，即狹義的涉外定牌加工問題。隨著國家商標制度的改進，公眾越發重視商標權利的保護，很明顯的是定牌加工有關行為中的商標侵權糾紛增多，且逐年上升。關于該類侵權問題的解決辦法目前還不存在，因此需要各界深度探究，尋找合理解決方案。

二、涉外定牌加工商標侵權實務表現的解讀

1.判定為非侵權的案件及其原因。最高人民法院在“ pretul ”案件中，以“ 不被視為商標意義上的使用行為 ”為理由，將其定牌加工行為定性為非商標侵權行為。從那時起，雖然仍有令人費解的問題，但總的來說，判決結果反響還是很好的。商標意義上的使用很久以來是人們認為該類案件侵權的唯一度量標準，在某種程度上并不是與時俱進的，在某些方面來講也是不合時宜的。隨著時代的發展，立法顯露出其滯后的一面，所以以單一原因作為判定結果的依據屬實不妥。像“ pretul 案”一樣，儲伯公司同意亞環公司使用其商標，這種英文標識充分發揮了其識別的重要作用，“ pretul ”標志被亞環公司用作中國境內的實物貼牌商標，該行為也是儲伯公司應用其在墨西哥國擁有商標專用權的商標的重要條件，該公司擁有使用該商標的專屬權利。但對國內商品的來源并無識別能力，因此，亞環的貼牌行為既沒有分辨產品的出處意義，也沒有實現分辨的功能，沒有商標的性質，不能將其當做是商標來去使用，但對于該判決理由法律應該去更加肯定的釋明。

2.判定為侵權案件及其原因。最高法院對于“本田”案件給出的判決原因，是最高法院對待類似案件所采取的立場。最高法院裁定，恒勝鑫泰和恒勝集團的侵權行為，屬于商標使用行為。本案中侵權的商品，其各方經營者也可能經手到的多個環節，如交通、運輸等等，因為網購海淘發展迅速，進出口頻繁，被訴侵權產品雖遠銷海外也可能重新出現在國內市場，并且還能再出口，如此反復。同時，中國經濟不斷發展，消費者逐漸占領了一大部分國外市場，這時在消費時需要對魚龍混合的商標進行分辨，其識別能力卻又難以預估，所以消費者遇到貼牌商品時，一般是分辨不出的，該類商品無法被消費者考慮是否侵權，很大的原因是沒有時間來考慮侵權問題，這對消費者來說也是一種因為混淆其合法權益遭到的損害。而且這種損害，在短期內難以消除。因此，在商標法中，增加了“容易引起混淆”這一特點，意思是說，侵權商品可以被公眾熟知，并且公眾有可能接觸到這些商品，他們的認知混淆率非常之高，這也是判定侵權的一個考慮因素。該案表明，恒勝鑫泰和恒勝集團在生產并銷售侵權摩托車時，使用的是“ hondakit ”文字和圖形，這與本田株式會社所保護的商標構成相同、或類商標。如前所述，被訴侵權行為符合商標使用的條件，也有可能引起相關公眾的混亂、誤解。在“東風”案中，常佳公司曾保證說它不再侵權，以此可推定其對印尼 ptadi 公司有惡意搶先注冊國內馳名商標的嫌疑，對于為印尼公司加工產品并出口印尼銷售會損害我國企業在海外的利益明知不可為而為之，屬于未履行合理審查并對此注意的義務。因此，江蘇高院最終判定加工該商品的行為屬于侵犯行為。如此判定主要考慮了三個問題：國內加工企業應明確委托方的資格，審核主體商標登記是否合理;加工人是否有必要履行合理的義務，判定該案構成商標侵權的重要特征之一就是考慮了域外商標因素的作用。

三、我國關于涉外定牌加工商標侵權立法的不足

國內立法在這方面存在缺陷。《商標法》第48條，本法稱為商標使用，指在產品和包裝上使用商標，并將其解釋為發揮商品來源的辨別作用，第57條詳細列舉了商標侵權不同情形。還另外在未經商標注冊人許

可，在同一種商品上使用與其注冊商標相似的商標，或在其類似產品上使用同樣的商標后添加“容易導致混淆”一要素。從這兩條法條可以看出，對于是否為商標使用，界定商標的作用至關重要，法條明確規定商標使用的范圍僅限于“商品上”，因此，附著、印刷在商品上可視為在商品上使用這一觀點;這與《商標法》第40條的內容是異曲同工的，都是在商品生產過程中“貼附商標”的行為;可以認為，貼標是侵犯了注冊商標的專用權行為，這與是否使用商標沒有任何關系，而商標是為了“識別商品來源”;識別不應將其只劃定于國內，對區域進行區別對待同樣不符合相關法律的內涵。但在“ pretul ”案例中，認為商標是在中國境內進行的實物附著行為，沒有識別商品服務出處的功能，不構成商標使用，該結論與法律的規定有一些本質的區別。域外因素成為本田案件判定侵權與否的重要因素，在過去判定案件時，對于相關公眾可以接觸到的商品，很明顯漏掉了生產、運輸等環節、可能接觸商標的經營者，以及出口商品重新出現在國內市場和消費者在外國消費時的接觸，這些點的遺漏應該被重視。此外，在涉外定牌加工過程中，一定限度內的審查義務沒有得到加工方高度的關注，這就錯失了一個有效減少爭議的手段，因此對該義務的改進和完善是很有必要的。

四、完善涉外定牌加工商標立法的建議

1.商標性使用的合理設置。單從字面上可以看到商標的大致的使用范圍，商標的使用必須是商品在流通過程中所使用的商標，這是由商品的性質和識別功能決定的，商品流通時，公眾使用商標來篩選心儀產品，從而發揮商標的作用。其功能作用可以肯定貼牌是在手工加工環節產生的，而不是商品流通環節，所以一定要抓住商品流通這一點。此外，《商標法》還必須考慮到，商標的使用不應有固步自封的地域局限，更不應有一個國家主義思想。商品未在國內銷售，但商品可能流回國內且中國消費者出國旅游或消費也會接觸到商標，這時商品雖然未在國內使用，但是隨著電子商務洋淘等跨境交易的高度發展，不能排除商品回流走進公眾視野，出國旅游消費也可能接觸到商標，商標侵權認定依舊是個問題。所以對于商標使用的范圍需要進一步考量并做出合理規定。

2.對域外因素的考量。對于涉案商標在國外注冊狀況以及定作方所委托產品所涉商標的使用狀況、以及定作方是否持有商標相關證明等的文件、為定牌加工前期做好域外因素的審查工作，這些都是涉及域外需要重點考慮的因素。消費者在國外消費時，一個商品是否是侵權的商品并不被視為消費的重點關注因素，所以商標侵權的亂入，無意間擾亂了定牌加工的商品在市場中的大眾認知，造成了公眾的混淆，對商標實際所有者來說，也是一種經濟利益的損害。在商品流向市場的過程中，商品的各環節中的經營人員也算是對商品的一種經手，同樣存在接觸的較大可能，這時在跨境加工的過程中，地域因素應該受到重視，立法人員應將地域因素列入重點關注的對象名單，并作出適時有效的規定。

3.合理審查義務。在受委托之前，應對產品涉及的知識產權、專利等情況進行必要的理解和審核，但對加工企業來說，只要加工方對定作方的合法資質及商標權屬狀態進行審查了之后，就能了解定作方的商標權利狀況，并能夠了解定作方的商標權利狀態，這樣便屬于履行了必要的審查注意義務，而不應要求加工企業審查定作方取得商標的合法性和正當性等問題。在交易過程中，雙方當事人都有對彼此的信賴利益并依據誠實信用原則來進行民事活動的權利，在涉外定牌加工過程中，超出必要限度審查，便加重了受托方的責任義務，考慮到審查境外定做方取得商標的是否合理和正當對于加工方而言，難度很大，所以，立法時在審查義務上應加以限制。