淺議商標指示性使用

[ 作者簡介 ]

黃睿，女，四川瀘州人，華南理工大學，碩士在讀，研究方向：知識產權法。

[ 摘要 ]

當前我國商標指示性使用原則存在立法空白，國內學者以及司法界實務人士對于其中一些理論層面的問題尚有爭議，實務中法院的說理方式及認定要件都不盡相同。本文從司法案例入手，研究此類案件存在的問題，再結合理論爭議，對商標指示性合理使用的性質進行辨析，在此基礎上對理論界的一些爭議作出回應。商標的指示性合理使用應當是非商標意義上的使用，即僅用作說明自己生產經營的產品或服務的用途、特征、范圍等，向消費者傳遞真實信息，而不能用作識別商標權人的產品或服務的使用;商標的指示性合理使用不同于合理使用原則，二者的性質、法律地位有差異，不能將其混為一談;應當把混淆可能性作為判斷標準。最后，結合借鑒司法實踐的經驗，與理論基礎相結合，重新梳理認定行為是否構成商標的指示性使用的標準。

[ 關鍵詞 ]

商標指示性使用;非商標性使用;正當使用;混淆可能性

1 問題的提出

關于商標的指示性使用問題在理論界尚存爭議，諸如指示性使用是商標性使用還是非商標性使用？是正當使用還是合理使用？當認定行為不構成指示性使用時是屬于商標侵權還是不正當競爭？存在上述問題的緣由之一是我國的《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）未曾規定商標的指示性使用制度。雖然在理論和法律層面關于此問題還無統一定論，可是這并未阻礙法官作出司法判決，司法實踐中法院是如何處理此類問題的呢？換言之，理論界爭議的焦點似乎并不是司法實踐面臨的難題，而且司法實踐中已經形成一套解決方案，既然如此，那么理論界的爭議有何意義？是否能結合理論界的觀點與司法實踐的經驗重新建構一套完整的商標指示性使用制度？本文旨在研究理論界爭議的焦點并作出回應，同時借鑒司法實踐已有經驗梳理商標指示性使用認定要件。

2 商標指示性使用之司法實踐

上海某國際貿易有限公司侵害商標權糾紛一案中，上訴人意大利某公司訴稱被上訴人未經其授權擅自在店鋪店招、外墻指示牌等處使用其商標，構成商標侵權。被告辯稱，涉案店鋪銷售的某產品為正牌產品，在店招等處使用的標識屬商標合理使用范疇，并不構成商標侵權。一審法院最終判定益朗公司的使用行為必要且善意，也不會造成混淆，屬于商標合理使用的范疇;二審法院和再審法院認為被上訴人在店招上單獨使用、櫥窗內突出使用某商標的行為，明顯超出了商標指示性合理使用規則要求的客觀描述經營范圍的限度，致使相關公眾產生混淆和誤認，侵犯了原告的商標專用權。

益陽市赫山區某黑茶經營部、湖南益陽某茶業股份有限公司侵害商標權糾紛一案中，最高人民法院認為黑茶經營部在店鋪門頭以大號字體突出顯示“×××黑茶”，并在下方標注某公司的企業名稱，此種使用方式具有試圖使消費者認為黑茶經營部與某公司存在特許經營、加盟、專賣等特定商業關系，超出了指示性使用的合理范圍，容易使相關公眾產生誤認，所以侵犯了某公司的商標專用權。

通過對商標指示性使用判例的研究發現，雖然在整體上法院的判定思路大同小異，但正是這些細微的差別體現了商標指示性使用的理論差異，并且也會出現同一案件一審與二審的審判結果相悖的情形。上述案例又與《商標法》第五十七條所列舉的商標侵權情形有所不同，法院的裁判思路大致為被訴侵權人的使用方式為商標性使用，超過了合理限度且造成了相關公眾混淆，因此不屬于指示性使用，進而認定為商標侵權行為。可是在理論界，學者競相爭論商標指示性使用的性質與認定要件。問題源于并沒有詳細的法律規定商標指示性使用的認定標準，導致司法實踐中法官只能從商標侵權或者是商標合理使用的認定要件入手。

3 商標指示性使用之理論爭議

《商標法》并沒有對商標指示性使用的含義予以明確規定，但其實對于商標指示性使用的內涵并無太多爭論，其是指經營者在商業活動中善意使用他人的商標，以此說明自己提供的商品或服務的用途、范圍和特點，表明與該商標的商品或服務具有關聯性。如我們使用的電腦都會標有“Intel”的標志，該商標是英特爾公司的商標，但生產電腦的生產商為了說明自己用了英特爾公司的中央處理器配件，遂使用了“Intel”標識。

3.1 商標性使用與非商標性使用之辯

近來學界關于商標性使用與非商標性使用的爭論異常熱烈，在商標侵權語境、取得語境、維持語境下，商標使用的含義都有所不同。因為商標的本質是識別商品或服務的來源，商標的核心功能是識別功能，商標上承載著商品或服務于商標權人的聯系，承載著商標所有權人的商譽。《商標法》第四十八條規定商標的使用是將商標運用于各種場景下、用于識別商品來源的行為。而非商標性使用不是發揮商標標識的識別功能，只是利用商標標識作為基本符號的指示性功能。其法理基礎在于，商標是由文字、符號構成，而文字、符號是人類通用的語言，為了保證公平競爭以及言論自由，不能完全禁止其他人使用已有的商標標識。

但是對于指示性使用到底屬于商標性使用還是非商標性使用，學界眾說紛紜。凌洪斌認為，商標指示性使用應當是商標性使用。其理由在于當使用者使用商標標識時，雖然指向的是自己的商品或服務，但是消費者的確會將商標與商標權人的商品或服務聯系起來，這客觀上起到了商標的識別作用，所以是商標性使用。馮小青認為，指示性使用是經營者使用他人商標向消費者傳達其商品或服務可與商標權人的商品或服務相兼容或者有關聯等信息，是對商標標志本身的使用，是語言領域的使用行為，不屬于商標性使用。

筆者認為，從應然的角度來講，商標的指示性使用應該是非商標性使用。美國法院在審理“New Kids案”時確立了商標的指示性使用。美國的兩家報社在問卷調查中使用了樂隊的“New Kids”商標，法院認為涉案商標是不可避免地被提及使用，如果不使用該商標則無法完成評選活動，因此不構成侵權。所以根據對商標性使用以及非商標性使用的界定，在使用方式層面，指示性使用應當是非商標性使用。但是在司法實踐的判例中涉及商標的指示性糾紛時，大多數情況下是原告主張被告構成商標侵權，而被告主張是商標指示性使用。法官則從侵權要件的角度出發，以商標性使用或者非商標性使用作為判斷商標侵權的前提。如果商標性使用成立，再判斷是否是相同或者類似的商品或服務以及是否造成了混淆。如此一來，商標指示性使用問題認定要件與商標侵權的標準已然別無兩樣。

3.2 正當使用與合理使用之爭

張慧霞教授認為指示性使用本身就是合法的行為，屬于正當使用，而非作為侵權豁免事由存在的“合理使用”。熊文聰副教授認為商標的指示性使用并非基于特定利益考量，而是強調不構成商標意義上使用的某些情形，因此不可能侵犯商標權。陳彥蓉認為《商標法》中的合理使用是對商標權進行限制的一種情形，但是指示性使用是對商標的“正當使用”，不能等同于對商標權的限制，所以指示性使用不屬于合理使用的情形之一，并且指示性使用應在商標法的規制之外。一些司法政策文件也將指示性使用認定為正當使用：商標侵權行為應以在商業標識意義上使用相同或近似商標為條件，被訴侵權人為描述或說明其產品或者服務的特點而善意合理使用相同或近似標識的，可依法認定為正當使用。

可以從《商標法》的規定推導出商標指示性使用屬于正當使用。學界普遍把《商標法》第五十九條第一款作為商標敘述性使用，59條規定“注冊商標專用權人無權禁止行他人正當使用”，可見立法將敘述性使用定性為正當使用。而敘述性使用與指示性使用的內核都在于對“商標標識的使用”，而非“商標”的使用，即非商標性使用。因此，敘述性使用與指示性使用的性質一致，都為正當使用。

在司法實踐中也會有合理使用與正當使用的不同表述。在前文上海某貿易公司商標案中，一審法院認為被告屬于合理使用范疇;在其他一些案件中，二審法院認為被告的使用行為是一種正當性使用。司法實踐中并未嚴格區分合理使用與正當使用，經常在同一個案件中把“正當使用”與“合理使用”混用，而在商標權糾紛中的案件中，兩者都是指向商標指示性使用或敘述性使用以及其他的正當使用情形。

在司法實踐中區分正當使用與合理使用的意義在于認定要件不一致。若按照通說觀點，合理使用是商標侵權的抗辯事由，并且若把“商標性使用”作為商標侵權的前提，那么合理使用也是一種“商標性使用”，而且在客觀層面被告的使用方式已經屬于侵權的情形;如前所述，商標指示性使用在客觀層面的使用方式并非“商標性使用”，也不可界定為侵權行為，所以不是合理使用，而是一種正當使用。就如對指示性使用的定義，是說明商品或服務的經營范圍，向消費者傳達真實信息。所以本文認為商標敘述性使用與指示性使用都不是真正意義上的合理使用，“合理使用”的概念也是從版權法中借鑒過來的，應當把敘述性使用與指示性使用都稱作“正當使用”。

3.3 認定要件之爭

前兩點的爭議是商標指示性使用的性質問題，只有正確認識了性質，才能更好地界定其構成要件。雖然在司法實踐以及理論研究中對商標指示性使用都會存在正當使用與合理使用的表述，但這只是概念之爭，而實踐中只有一套認定標準，具有爭議的是這一套認定標準涵蓋的具體要件。在一些地方法院發布的司法解釋性質的文件中，對正當使用的構成要件作出了規定。

理論界的重點爭議在于混淆可能性是否應當作為判斷標準之一。少數觀點認為混淆可能性不應當作為標準之一。周園副教授指出，指示性使用僅僅是為了指示來源而非借用商譽，本身就不可能混淆，又何來排除混淆可能性一說呢？張慧霞、杜思思認為，指示性使用不構成商標使用的基礎上，討論混淆可能性是否是其構成要件，已無意義。也有觀點認為，無混淆可能性作為指示性合理使用的內在要求、必然結果以及該制度設立的主要限制，應當視為指示性合理使用的構成要件之一。

在實務中存在兩個問題，第一，將正當使用的構成要件籠統地適用于商標指示性使用的判斷中，我國的《商標法》也沒有對正當使用進行分類，所以一些法官回避了此問題。第二，不同的法官在一些細節的把握上不一致，有的以銷售正品作為具體要件之一，有的以是否突出使用來判斷。有的法官明確指出判斷是否構成商標指示性使用應當從使用目的的正當性、使用需求的必要性、使用尺度的適當性、使用結果的非混淆性等維度進行考量。所以在實務界關于要件的適用也是非常混亂的。

筆者認為學界摒棄混淆可能性作為認定標準的邏輯缺陷在于混淆了實然與應然的關系。在應然層面，商標指示性使用應當是非商標性使用，的確非商標性使用本身是不會造成混淆的。但是當在討論認定要件或者法官要對一個行為作出判斷時，這是在實然層面展開判定，實際上并不能知曉一個行為是不是指示性使用。如果將非商標性使用作為判斷一個行為是否構成指示性使用的前提，的確在已經構成非商標性使用的前提下不必再討論是否會造成混淆的可能。如果前提條件已經不具備，這已經是對一個行為成立指示性使用的根本否定，所以再論證混淆可能性也無濟于事。因此，不宜將混淆可能性作為一個使用結果的判定要件，但這并不妨礙在認定是否構成商標性使用時，將使用人在主觀上是否具有混淆意圖作為考量因素。

4 結論

在厘清商標指示性使用的基本問題后，對其的認識更加清晰，司法實踐對此原則的運用雖然呈現雜亂無章的局面，但是通過理論層面的梳理，可以借鑒司法實踐中已經采用的某些因素，完善商標指示性使用認定要件。商標指示性使用在理想狀態下是正當使用，其性質為非商標使用，遂可以將非商標性使用與正當使用作為第一層面的標準，以此實現對判斷要件的原則性指導;第二層面是對兩個條件進行細化，更精準地把握商標指示性使用的認定標準。使用方式應當是非商標性使用，在使用限度上應當是正當使用，正當使用包含合理與必要兩個標準，兩個層面都應該從多方面考量。

在非商標性使用的認定上，應當將是否有混淆商品或服務來源的目的作為主觀考量因素之一，衡量使用人是不是善意的，商標指示性使用的他人商標是指向使用人自己的商品或服務，雖然也會發揮識別商標權人商品來源的功能，但不能識別使用人商品來源。在客觀上可以根據是否為合法渠道獲取的商品來輔助判斷使用人善意與否。

在正當使用要件中，首先應符合必要性，若不使用他人商標則無法說明自己商品或服務的特點、經營范圍等信息，例如美國判例法中的“不可避免地提及”;合理性是指在客觀上與自己的商標或經營的其他產品的商標相比，不能突出使用。

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