民用航空發動機主制造商委托開發合同知識產權權益受限原因分析

姬兆芬

一款新型號航空發動機產品的研制涉及大量的技術開發工作，主制造商一般會簽署委托開發合同來支撐項目研制目標實現，從而產生大量的技術成果與知識產權。締約雙方對技術成果及其知識產權歸屬與使用、收益、轉讓等（下文統稱“實施權”）的約定關乎項目產品成功、市場成功和商業成功，技術成果及其知識產權歸屬與實施權安排是委托開發合同的關鍵內容之一。

在實務中，因種種原因部分委托開發合同的受托方只交付實物成果不交付或者不完整交付技術成果，主制造商未能實現其預期的知識產權權益，可能對型號項目獲得產品、市場或商業成功產生障礙。

主制造商擁有技術成果與知識產權的必要性

航空發動機的高度集成性決定了主制造商需要掌控產品相關技術及其知識產權，主制造商擁有技術成果和知識產權的必要性主要體現在：

首先是產品成功的需要。一是若主制造商不掌握技術成果及其知識產權，其技術人員將無法掌握委托開發所得的創新成果和知識產權、不能熟練運用該技術成果開展集成等產品研制工作。二是若主制造商不擁有知識產權，不經權利人許可就無法基于該前景知識產權對技術方案進行優化、改進提升產品功能和性能。三是適航取證的需求，航空發動機主制造商在產品上市前必須取得TC證和PC證，為了順利取證，主制造商必須全面掌控產品各部件/系統技術方案情況。四是掌握相關產品及技術的知識產權，能夠在產品鏈和市場競爭中處于有利地位，避免相關的技術成果被其他競爭對手采用，從長遠來看，掌握技術成果的知識產權是保持產品市場競爭力的保證。五是知識產權本身作為無形資產也是主制造商最重要的資產之一，隨著技術的發展，科技企業的無形資產特別是以專利為代表的知識產權在企業資產的占比越來越大，知識產權也能通過許可、轉讓等方式實現直接受益。

其次是市場成功的需要。一是客戶普遍要求主制造商承諾與保證產品不侵犯第三方知識產權，若主制造商不掌握產品相關技術方案，將無法開展產品侵權風險排查，無法提交滿足客戶需求的不侵權分析報告。某種程度上，如果主制造商自身知識產權實力較強，比如在各個技術模塊都布局有相關專利，一方面是自主知識產權的直接證明，另一方面，這些專利也是抵御知識產權風險的最有效手段。在國際市場競爭中，知識產權是企業相互競爭的最有效工具，若一方的產品缺乏相應的專利，很容易在市場競爭中遭到排擠，通常競爭對手會通過直接發起專利訴訟或者在競標的時候給買家施加壓力，通過這種方式將競爭對手排除出市場，或者對其銷售造成干擾，降低產品的競爭力。在這種情況下，主制造商若要掌握足夠的知識產權，相關的專利同樣能夠覆蓋到競爭對手的產品，對方就無法以知識產權為杠桿進行干擾，容易通過談判達成交叉許可，而掌握足夠的知識產權就是實現知識產權交叉許可的基本要求。二是若外委獲取的相關技術成果存在權利瑕疵，將影響產品交付和運營，主制造商將可能由此承擔巨額的侵權賠償責任和違約責任。三是客戶一般要求主制造商授予客戶知識產權免費許可，若主制造商自己不擁有知識產權，將會受到上游供應商的掣肘而無法做出授權許可承諾。

最后是商業成功的需要。一是主制造商不掌控技術成果及知識產權，將使其在該技術乃至相應部件系統上嚴重依賴供應商，不利于供應鏈管控。二是供應商擅自申請專利、將應以專利形式保護的技術方案未申請相關權利或者將主制造商作為技術秘密保護的技術公開，都可能破壞主制造商某個技術領域或總的知識產權保護和布局策略;三是供應商將本該交付主制造商的技術成果或者相關知識產權自我實施、轉讓或許可他人使用，將損害主制造商權益。四是若知識產權歸受托方所有的技術成果受到出口管制，可能造成斷供，會對產品集成和順利交付客戶產生重大影響。

主制造商無法獲得知識產權權益的原因分析

關于委托開發合同的技術成果歸屬和實施權，我國《民法典》、《專利法》、《著作權法》等都有相關規定，但從法律條文看，民事一般法和特別法對委托開發合同技術成果歸屬和實施權規定的基本原則是當事人意思自治，有約定從約定，無約定將基于交易習慣或者以法定規則確定。在法定層面，兩類技術成果有所區別：發明創造和作品等智力成果歸屬于技術開發完成方即受托人，雙方均可實施，受托人轉讓專利申請權時委托人在同等條件下享有優先受讓權;技術秘密成果由雙方享有，雙方均有權使用、轉讓，但不得侵犯第三人已登記的知識產權，且未交付給委托人前受托人不得轉讓給第三人。由此可知，若直接適用法定規則，主制造商將無法享有或獨自享有技術成果及其知識產權權益，可能導致其委托項目部分目的落空，為此，主制造商需要通過合同安排和全面履行以保障其知識產權權益的實現。

一般情況下，主制造商無法獲得知識產權權益的原因有以下幾個。一是未對知識產權權屬做出約定，直接適用交易習慣或法定規則。一種情況是委托開發合同文本對前景知識產權歸屬及后續改進等未做約定。另一種情況是合同簽署時未能精準識別合同業務場景，從而將委托開發合同以買賣合同、委托加工合同等類型簽署，從而導致合同文本中缺乏有關知識產權、技術成果交付物及驗收標準等內容約定，只能直接適用交易習慣或法定規則，在知識產權權益獲取上陷入被動。在實踐中，一般作為受委托的機構，對知識產權的所有權非常重視，特別是零部件供應商，對于這些零部件企業而言，他們希望自己的客戶盡量覆蓋多的企業，擴大自己的產品銷量，若受委托開發的技術成果知識產權由委托方掌握，零部件企業只能向單一企業供貨，顯然減少了自己的潛在收入。另外，很多零部件產品在知識產權上有很多共性的部分，這部分的技術特征可能是不同產品都必須要具備的，比如產品的安全設置、節約成本的方法，這些在委托開發過程中產生的知識產權成果，可能在多個產品中發揮效益，供應商通常會通過模糊的方式處理知識產權條款，或者抵制討論知識產權歸屬權的問題。這樣造成主制造商在委托開發后，知識產權的歸屬根據法定原則歸受托人，陷入被動。

二是技術成果交付、驗收標準約定不清，導致交付不完整。委托開發合同的標的和交付物應為記載了技術成果信息的文件、附著了智力成果的相關實物及其基于技術成果的知識產權，在實務中時常發生合同文本對知識產權的歸屬、實施權等做出詳細約定，但雙方對交付物內容約定不完整，僅約定實物、文件等有形物而忽視了對技術成果技術交底、權利類交付物的約定。如在計算機軟件委托開發合同中對是否需交付源代碼約定不明;或雖約定需交付技術成果和相關知識產權，但對具體交付內容、驗收方式和標準未進行約定，或者約定非常模糊，造成技術成果及其知識產權交付不完整、權益虛化。

另外，知識產權的顯性化具有滯后性，合同驗收時往往相關知識產權還沒有權證化，比如還沒有申請專利，驗收存在難度，也會導致在驗收時無法確認交付是否完整。

三是對知識產權權屬和實施權約定進行不利讓步。由于談判地位等原因，受托方在技術成果及知識產權權屬和后續實施權等方面提出諸多限制條件，如前景知識產權歸受托人獨有、授予主制造商的知識產權許可僅限于該合同履行等，主制造商出于優先解決技術問題的考慮在相關條款上進行讓步，往往不利于后續對技術成果的實施和改進，甚至影響主制造商委外項目目的實現。這種現象在涉外技術合作項目中比較常見。另外，由于不同國家或者地區知識產權相關規定的差異，涉外合同所適用準據法的選擇也會影響知識產權的實際獲取。

在委托開發合同中，知識產權歸屬的約定往往非常復雜，具體的技術成果往往涉及到眾多的技術特征與技術成果，比如產品構型、生產工藝、軟件代碼、測試數據等等。在這些知識產權特征中，又有背景知識產權、前景知識產權、雙方共同產生的知識產權、一方獨自產生的知識產權，以及在背景知識產權基礎上產品的知識產權。如果不在合同清單中逐一約定知識產權歸屬，就會產生很多爭議的空間。比如對于背景知識產權的界定，一開始就需要明確項目進行過程中可能實行的前景知識產權，包括技術秘密、專利等，并取得相關的許可和保證，一方面是主制造商在以后應用到背景知識產權時不會承擔風險，另一方面避免被委托方將新產生的前景知識產權作為背景知識產權，甚至獨自將前景知識產權申請了專利。

四是未從委托目的出發，讓步約定知識產權共有。在實務中，業務人員為了盡快達成合意，往往將合同條款從堅持知識產權獨有讓步到共有。約定知識產權共有可能是交易雙方最容易達成的一致的情形，但是事實上知識產權權屬共有的約定會衍生出非常復雜的法律關系。如，申請專利、排他方式許可他人使用、轉讓該技術必須經雙方同意，實施、轉讓、轉化、許可所得利益由雙方分享，受托人可以獨立進行改進并享有知識產權。

在委托開發合同中，經常會出現一種雙方妥協的條款，即雙方約定相關的知識產權共有，對可專利的技術成果，雙方共同申請專利，作為共同的權利人。這會產生很多潛在的風險。首先在知識產權保護方式上，有些技術成果可以技術秘密保護，有些可以通過專利來保護，由哪一方來申請專利、承擔費用，在實踐中都是比較難以處理的事情，比如對于選擇怎樣的技術方案申請專利、對于適合技術秘密保護的成果采用何種保密措施，雙方都會有很大差異。例如在對一方離職人員的技術秘密的保密措施管理上，雙方就容易發生爭議，對于掌握技術秘密的人員通常會簽訂競業禁止協議，但是根據法律就需要支付相應的費用，對于被委托方通常不愿意采取如此嚴格的保密措施。其次，一般在委托開發合同中，簽訂知識產權共有的前提是基于雙方共同開發的技術成果。但是在實踐中，共同開發很多情況下非常模糊，雙方技術人員共同討論，有時候主制造商雖然委托供應商開發，但是主要的技術構思、技術要求、甚至測試都是主制造商完成的，而被委托方主要承擔方案細化和完善的工作，這種情況下，雙方約定知識產權共有有損公平。原則上在這種合作模式下，技術成果的主要貢獻者是主制造商，但是若在約定共同開發共享知識產權的情況下，技術成果也共享了，對主制造商是一種損失。

五是未嚴格開展技術成果及其知識產權的驗收。在實務中，業務人員往往對實物交付物的交付和驗收比較重視，而忽視技術成果及相關知識產權的技術交底和驗收;另外，也存在工程技術人員由于缺乏知識產權專業知識，僅將可專利的技術方案認定為前景知識產權，未將完成開發任務產生的新的工藝方法、圖紙、技術秘密成果等納入前景知識產權范圍，未進行全面驗收;還有，驗收時未對技術成果是否具有創新性、是否存在權利瑕疵等進行必要的風險排查，為今后實施或運營技術成果及相關知識產權留下隱患，甚至導致糾紛。

技術成果及相關知識產權的驗收難度非常大，必須建立在背景知識產權、合伙開發的知識產權、獨立開發的前景知識產權非常清晰的前提上，需要對照合同簽訂時附帶的清單嚴格核驗。一方面避免供應商將新產生的技術當成背景知識產權，這一點在實踐中經常出現，對于專用于相關產品開發的技術成果，背景知識產權和前景知識產權相對容易區分，但是對于在開發過程中產生的一些通用的技術，這些知識產權可以用于當前的項目，也可能用于將來的其他項目，被委托方通常希望能夠據為自有，有的甚至獨自申請專利。