中外專利審查中新穎性的判定比較研究

趙 順

（吉林省市場監(jiān)管廳標準院，吉林 長春 130000）

0 引言

社會進步需要科技創(chuàng)新，發(fā)明專利是科技創(chuàng)新的成果。各國專利審查對新穎性的判定也存在不同的標準，不同的時期也在發(fā)生變化，只有真正適合才是最好的，并不存在最優(yōu)選擇，但在判定時大體方向上都是相同的，中國發(fā)明專利審查中的新穎性判定更多地為發(fā)明的創(chuàng)新性提供了有力保障。

1 國外專利新穎性審查標準

1.1 韓國采用“實質(zhì)性相同”的新穎性審查標準

如果要求保護的發(fā)明限定的內(nèi)容和被引用的發(fā)明公開的內(nèi)容沒有區(qū)別，要求保護的發(fā)明不具備新穎性。另外，當要求保護的發(fā)明與被引用的發(fā)明實質(zhì)上或確切地相同時，要求保護的發(fā)明不具備新穎性［1］。

韓國實用新型專利的審查，原則上對于在申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）之前，在世界任何地方已向公眾公開的發(fā)明創(chuàng)造不予授權(quán)。在下列情況下，發(fā)明或?qū)嵱眯滦腿狈π路f性：①申請日之前，在韓國國內(nèi)或國外為公眾所知或公開使用的發(fā)明創(chuàng)造；②申請日之前，在韓國國內(nèi)或國外出版物上公開發(fā)表，或者通過網(wǎng)絡(luò)公開而公眾可以利用的發(fā)明創(chuàng)造。另外，如果一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾垖儆谔峤辉谇扒夜_在后的申請，那么該申請在韓國就成為影響在后申請新穎性的現(xiàn)有技術(shù)。這種在先提交的申請不能與其他現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合用于評判創(chuàng)造性。如果發(fā)明創(chuàng)造所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)容易創(chuàng)造出一項發(fā)明，那么該發(fā)明不能被授予專利權(quán)。一般來說，通過將請求保護的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)在目的、構(gòu)成以及效果方面進行比較來確定創(chuàng)造性。實際上，韓國知識產(chǎn)權(quán)局針對如何將“非常容易”基準（相對于發(fā)明專利的“容易”基準）適用于實用新型專利審查沒有明確的指南，所以審查員并不能嚴格地總以較低的創(chuàng)造性基準來判斷所審查的實用新型專利申請。

1.2 日本新穎性審查標準

《日本專利法》第29條規(guī)定了構(gòu)成專利的要件，即“做出產(chǎn)業(yè)上可利用的發(fā)明的行為人，除下列發(fā)明情形外，其發(fā)明可獲得專利［2］。”包括：①申請專利之前在日本國內(nèi)或者國外已被公眾知曉的發(fā)明；②申請專利之前在日本國內(nèi)或國外已被公開實施的發(fā)明；③申請專利之前在日本國內(nèi)或外國刊物上已有記載的發(fā)明或者通過電子通信回線能夠被利用的發(fā)明。這也表明一項發(fā)明技術(shù)要獲得發(fā)明專利，必須要具有新穎性、創(chuàng)新性以及產(chǎn)業(yè)上可利用的特性。專利的新穎性是針對現(xiàn)有技術(shù)而言，現(xiàn)有技術(shù)如果通過專利獲得獨占使用的壟斷權(quán)力就會對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來負面的影響。因此專利賦予的對象主要是針對新的發(fā)明創(chuàng)新。

《日本專利法》第29條沒有專利的新穎性的直接規(guī)定，而是規(guī)定三個有關(guān)專利喪失新穎性的條件。也就是說，上述專利法第29條規(guī)定的三個條件之外的情形，當然也具有專利新穎性。在日本，這些發(fā)明新穎性的判斷時間不是申請日，而是專利申請的具體時間，如果某技術(shù)于某天10點在學會上公開的，那么當日11點提交的申請也不具有新穎性。

1.3 美國采用“早期公開”新穎性審查標準

美國專利商標局早在2001年就開始實行“早期公開”的制度，也是向“早期公開，延遲審查”邁出的又一步。此外，美國也在探索法國的“檢索報告制”。美國的專利法對新穎性要求嚴格細致，且明文規(guī)定，“凡在美國或者其他國家已經(jīng)取得專利或者已公開于出版刊物，或在美國公開使用或銷售超過一年，即喪失新穎性”。

美國專利法同樣鼓勵創(chuàng)新，保護真正有價值的發(fā)明，即符合專利法保護條件的發(fā)明。在美國的一些專利爭議案件中，被許可人可以通過現(xiàn)有技術(shù)證明許可人的權(quán)利要求不具有新穎性，從而為許可使用費抗辯。甚至在早期一些案件中，最高法院沒有質(zhì)疑下級法院有權(quán)認可被許可人證明專利設(shè)備不具有新穎性的證據(jù)，只是一致同意在對專利新穎性存在沖突的證據(jù)的情況下，不會推翻下級法院關(guān)于專利有效性的裁決。后來，美國最高院發(fā)現(xiàn)這一原則不公平，于是拒絕頒布禁令來強制執(zhí)行被許可人絕不挑戰(zhàn)基礎(chǔ)專利有效性的承諾。對于社會公眾來說，競爭不應(yīng)被無價值的專利壓抑，這與真正有發(fā)明價值的專利才應(yīng)當?shù)玫綄＠ㄉ系奶貦?quán)保護同等重要［3］。

1.4 歐洲專利局新穎性審查標準

歐洲專利公約規(guī)定一項發(fā)明僅當其是新的情況下才可被授予專利［4］。所有歐洲大陸的成員國都通過等同原則，給予專利權(quán)人超過權(quán)利要求確切用語之外的法律保護。根據(jù)歐洲專利局“具體放棄”的做法，權(quán)利要求修改時引入的否定技術(shù)特征。根據(jù)公約53條第3款和第4款的現(xiàn)有技術(shù)，權(quán)利要求沒有新穎性，具體放棄是為了恢復其新穎性。根據(jù)公約第54條第2款，對比文件和要求保護的發(fā)明如此之不相關(guān)，以至于本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不會在發(fā)明完成過程考慮它，同樣可以具體放棄［5］。

歐洲專利申請中對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的特定技術(shù)特征的判定時，如果在歐洲專利申請中請求保護一組發(fā)明，只有在這些發(fā)明中存在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)的一個或多個相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征時，方能滿足公約第82條規(guī)定的發(fā)明單一性要求。一件申請中所請求保護的多項發(fā)明中，如果存在著技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)的一個或多個相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征時，則發(fā)明具有單一性。這類技術(shù)特征的判斷與現(xiàn)有技術(shù)是相關(guān)的。這類特征相對于現(xiàn)有技術(shù)而言是新的，是對創(chuàng)造性作出貢獻。

德國作為歐洲國家，在專利新穎性判定時與歐洲專利局在現(xiàn)有技術(shù)是否完全公開方面對新穎性的影響也有不同，德國在技術(shù)方案層面考慮更多一些，而歐洲專利局主張判斷申請的專利是否存在于現(xiàn)有技術(shù)中或者說以具體的形式被公開，但德國在判定方式上也在向歐洲專利局發(fā)展［4］。

法國作為老牌的專利制度大國實行“登記制”，并附以對專利申請的新穎性檢索報告為基礎(chǔ)的審查，由于檢索報告的客觀性，盡量地減少人為的因素與干擾，使審查更加科學和公正［6］。法國專利法要求，未包含在現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明具有新穎性［7］。現(xiàn)有技術(shù)狀況是指在專利申請之日前通過書面或口頭描述，使用或任何其他手段為公眾所知悉的一切情況。

2 中外專利新穎性審查的主要異同

2020年中國第四次修訂的《專利法》第二十二條規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。此處將新穎性和創(chuàng)造性區(qū)分開來，新穎性更多地強調(diào)技術(shù)層面的變化和改進，也就是說更加注重技術(shù)方面有哪些創(chuàng)新突破，不是單純地追求形式上的新變化，因此與創(chuàng)造性有所不同，不是單純的創(chuàng)造，而是更注重技術(shù)層面的改進創(chuàng)新，更注重改進后的價值效果。

中國的新穎性審查與韓國相似，判定新穎性時考慮是否“實質(zhì)相同”，并且都對申請日和公開發(fā)表范圍作出明確規(guī)定。歐洲各成員國，曾經(jīng)對等同基準日的判斷沒有形成共識，各自有自己相應(yīng)的規(guī)定。美國對新穎性的要求也更加細致，在使用時限上也做了嚴格的規(guī)定，明確了新穎性失效的情形。在日本，判定專利發(fā)明新穎性精確到專利申請的具體時間，而不是申請日，而且日本更加明確了能夠被電子通信回線利用的發(fā)明都被視為已有發(fā)明。

各國都重視在專利審查中對新穎性的判定，不同程度上納入了對發(fā)明專利創(chuàng)新性的考慮。中國作為科技大國，一直鼓勵自主創(chuàng)新，專利審查的新穎性判定更是政府引導推進科技創(chuàng)新的有力抓手。《專利法》幾經(jīng)修訂，在專利新穎性判定過程中越來越強調(diào)“新”字，在專利審查中對新穎性嚴格把關(guān)，防止缺乏技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品重復開發(fā)，既符合中國大市場的實際國情，又能提升中國自主研發(fā)產(chǎn)品的核心競爭力。部分歐美國家，在專利審查新穎性判定時，同樣會考慮創(chuàng)新性，但在某種程度上，對“新”的界定顯得更加寬泛，這與他們的市場環(huán)境和科研氛圍有關(guān)。而日本、韓國等亞洲國家，對新穎性判定也同樣更加慎重，以免科技資源重復浪費，鼓勵發(fā)明專利的真正創(chuàng)新。

歐洲專利局判定時強調(diào)字面解釋，認為只要有不一樣的地方就應(yīng)該是新的。而中國相對更強調(diào)從申請文件的整體來解釋保護范圍，更多地注重引入了技術(shù)層面的判定內(nèi)容，注重創(chuàng)新性。相比較而言，對于中國企業(yè)和政府管理者來說，標準化的生產(chǎn)制造工藝和法治的因素顯得尤為重要，國內(nèi)也一直堅持解放思想，大膽實踐，勇于創(chuàng)新，敢于沖破條條框框的束縛。因為專利制度的根本應(yīng)注重新穎性，新穎性是創(chuàng)造性的前提。有關(guān)專利申請的科學規(guī)范的新穎性檢索報告就顯得尤為重要，不僅能提高審查效率，還能保證審查質(zhì)量。所以通常由法律部門、審查部門和專利文獻部門共同協(xié)作通過檢索報告來完成專利的新穎性判定，這也是很多國家都采用的方式。

3 專利審查中對新穎性的具體把握

國內(nèi)審查新穎性時，根據(jù)《專利審查指南》中的原則進行判斷。簡要來說，審查員首先應(yīng)當判斷被審查專利申請的技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同，如果兩者的技術(shù)方案能夠適用的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題、達到的預(yù)期效果都相同的話，則判定其不具備新穎性［8］。

這就對新穎性審查工作提出了明確的要求，不能停留在表面，實際審查過程中要對技術(shù)層面有更深的把握，這也是一項發(fā)明專利不屬于現(xiàn)有技術(shù)的本質(zhì)要求。審查中應(yīng)以“新”字為中心，對技術(shù)標準要更深入地去了解。一項新申請的專利，如果它只是外在形式有不同，其本質(zhì)在技術(shù)層面沒有創(chuàng)新，單純的“換湯不換藥”，沒有產(chǎn)生新的效果和改進，卻投入大量的研發(fā)經(jīng)費，重復發(fā)明，不僅會造成資源浪費，而且同樣的產(chǎn)品一旦流入市場，又會加劇市場競爭。

因此，具體評定過程中，主要看申請專利的項目涉及的原理、技術(shù)和產(chǎn)生的作用效果是否區(qū)別于以往披露的相關(guān)知識和技術(shù)手段等，尤其是在相關(guān)領(lǐng)域中已經(jīng)十分常見的方法。這雖然增加了一些工作量，但對科技創(chuàng)新卻有積極的推進意義。在審查員、代理人以及申請人之間產(chǎn)生分歧，對一些具有特殊性的內(nèi)容、技術(shù)啟示方面的特點存在認知差異時，應(yīng)該遵循既鼓勵創(chuàng)新，又要確保質(zhì)量的原則，求大同存小異，本質(zhì)上的標準不能放寬，但要從長遠效果上予以考慮。對此，在創(chuàng)造性判斷環(huán)節(jié)中，要考慮技術(shù)特征功能，也要考慮其在整個技術(shù)方案中的效果。而不應(yīng)當將技術(shù)特征進行單獨對比，因為相關(guān)技術(shù)方案整體效果和其他相關(guān)方案特征具有一定的相關(guān)性和協(xié)同性，需要綜合評估。可能單獨來看創(chuàng)新力不足，但放在整體方案中卻帶來以往不同的改進效果，這就是有價值的發(fā)明專利。

審查員為了能讓對比文件的技術(shù)特征和本發(fā)明的特征對應(yīng)上，經(jīng)常使用類似“技術(shù)特征b（相當于本發(fā)明的技術(shù)特征a）”的論述。這里用的“相當于”一詞似乎就是前面提到的《專利審查指南》中強調(diào)的“實質(zhì)相同”的體現(xiàn)。針對這個“相當于”，申請人和專利代理人往往會找出對比文件和本發(fā)明相關(guān)技術(shù)特征的很多不同點來論證它們并“不相當于”［9］。此時的“不相當于”就是證明所申請專利的新穎性，審查員對此處的把握尤為重要，要篩選出表面特征“不相當于”但實質(zhì)特征“相當于”的專利發(fā)明。這就要求審查員具備一定的專業(yè)素質(zhì)，認真檢索，通過科學的報告來判定其是否具備新穎性。由于審查人員自身的專業(yè)素質(zhì)和思考的角度都有不同，導致這種判定過程存在一定的主觀因素，科學的檢索報告可以提供比較客觀的依據(jù)。另外，在技術(shù)效果評價方面應(yīng)該有一個更加明確的準則，使不同的審查人員形成共識，以保證在“新”字的判斷上更加客觀有效。

對此，審查員還可以指出相關(guān)技術(shù)特征的很多相同點來論證它們就是“相當于”。這就是筆者在上面提到的“實質(zhì)相同”中的“實質(zhì)”如何操作會給新穎性判定帶來不確定性。此處的實質(zhì)判定就需要從多個層面考慮，不能主觀判定。從判定新穎性的創(chuàng)新性體現(xiàn)方面來說，要求發(fā)明創(chuàng)造項目有顯著改進，在實際中可以考慮其技術(shù)效果和效益。通常，專利發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果和效益都與創(chuàng)造性有著一定的聯(lián)系，其在應(yīng)用效果、價值的量化方面的技術(shù)特征，是評定該專利發(fā)明是否具備新穎性的關(guān)鍵。

4 結(jié)語

習近平總書記強調(diào)：“我國經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術(shù)解決方案，都更加需要增強創(chuàng)新這個第一動力。”科技創(chuàng)新是經(jīng)濟社會向前發(fā)展的重要推動力，政府也越來越重視引導創(chuàng)新。因此，專利新穎性審查工作就顯得尤為重要，在具體判定中注重專利質(zhì)量的同時要鼓勵創(chuàng)新，不斷在實踐中探尋科學有效的評價體系，是專利審查工作努力的方向。