專利代理機構的專利管理問題及對策研究

鄭浩

摘?要：隨著國家知識產權戰略的實施，創新主體的創新行為更加活躍，創新主體對專利代理機構的專利代理服務需求激增，專利代理機構的作用愈發重要。文章首先介紹了專利代理機構的專利管理現狀，其次結合法院判決案例、協會處分案例和國知局處罰案例，分析了專利代理機構在專利管理過程中出現的專利從業人員離職交接不到位、專利質量低下、專利流程管理疏忽、專利檔案管理混亂等主要問題，最后針對這些專利管理問題提供了相應的對策，建議通過建立專利從業人員入職、培訓和離職管理制度，建立專利質檢管理制度和專利代理師執業能力評價制度，建立專利流程規范操作制度，建立專利檔案規范管理和保密制度，及時辦理專利代理職業責任保險等方式來提高專利管理能力，更好地服務創新主體，同時降低專利管理風險，有利于可持續高質量發展。

關鍵詞：專利代理機構；專利管理；管理問題；職業責任保險

中圖分類號：F204;D923.42??文獻標識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）34-0071-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2023.34.071

1?引言

2008年，隨著《國家知識產權戰略綱要》的實施，我國知識產權創造、運用、保護和管理的能力開始大力提升，全面建設創新型國家，促進經濟社會全面發展［1］。各種政策舉措激發了各類創新主體的創新活力，專利申請量從2014年起逐年遞增，2016年突破300萬件，2018年突破400萬件，2020年突破500萬件。隨著專利申請量的高漲，專利代理機構數量從2016年開始也進入高速增長階段，連續6年實現年增長率超過20%，截至2022年年底，專利代理機構數量達到4520家（不含港澳臺），專利代理行業規模仍持續壯大，見圖1。

圖1?2013—2022年專利代理機構數量變化情況

數據來源：國家知識產權局《全國知識產權代理行業狀況（2022年）》。

全國專利代理機構的專利申請代理總量隨之暴漲，自2011年全國專利代理機構年度總代理量首次突破100萬件以來，專利代理量逐年遞增，2016年專利代理量突破200萬件，2018年專利代理量突破300萬件，2020年專利代理量突破400萬件，2020年專利代理率也從長期65%左右上升至76%，專利代理行業的主渠道作用越來越明顯，見圖2。2021年，隨著《知識產權強國建設綱要（2021—2035年）》的發布，全社會創新活力進一步被激發，專利申請量繼續攀升，專利代理率達80%以上，再創歷史新高。

圖2?2011—2022年專利代理量和專利代理率變化情況

數據來源：國家知識產權局2011—2022年報。

由此可見，專利代理機構的一端連接創新主體，另一端連接國家知識產權局（下稱“國知局”），是將科技創新成果轉化為專利權的重要節點，是維持專利制度高效運轉的關鍵角色之一。但是近年來，有些專利代理機構的專利管理工作出現了嚴重的問題，如專利撰寫質量太低、專利流程管理疏忽，這些問題經常給自己或者客戶造成不可挽回的嚴重后果。因此，如何改善專利管理、規避執業風險是所有專利代理機構一直不斷思考和探索的目標。例如，趙孔超等人提出了專利代理機構建立質量保證機制以及獎懲制度的建議［2］，但是沒有提供具體的操作方案；尹瑋提出了引入專利代理職業風險基金的建議［3］，但是該建議的可行性不大。

2?專利代理機構的專利管理現狀

當前，專利代理機構一般設置有業務員、前臺客服人員、專利流程管理員、專利代理師等崗位；其中，專利代理師的工作兼具極強的法律性和技術性，因此專利代理師被稱為“第二發明人”［4］；專利流程管理員的工作也至關重要，起到對接國知局、專利代理師、業務員和客戶的橋梁作用。這些崗位人員之間的相互支持和緊密配合，是專利代理機構可持續正常運營的有力保障。從廣義上來說，專利代理機構的專利管理是指專利代理機構將專利申請人委托的創新成果轉化成專利權并進行相關活動而組織管理工作的統稱。專利代理機構的專利管理貫穿了專利的創造、運用、管理（狹義上）和保護的全過程，主要內容包括專利從業人員管理、專利質量管理、專利流程管理和專利檔案管理等。

3?專利代理機構的專利管理問題

目前，專利代理機構的專利管理方面主要存在以下問題：專利從業人員離職交接不到位、專利質量低下、專利流程管理疏忽、專利檔案管理混亂，其中有些問題給客戶造成了不可挽回的重大損失，甚至因此被客戶起訴、被中華全國專利代理師協會（下稱“協會”）通報批評處分、被國知局處罰。

3.1?專利從業人員離職交接不到位

隨著專利代理機構數量的激增，部分專利代理機構出現惡意低價競爭導致利潤不足以為員工提供令其滿意的薪資，或者員工個人發展出現瓶頸等原因造成了專利從業人員流動性大，特別是業務人員、流程管理人員、專利代理師助理等經辦人員的頻繁更換導致工作交接不到位，給客戶造成嚴重的損失［5］。在河南省鄭州市中級人民法院（2019）豫01民初660號一案中，專利代理機構存在管理不善的問題，申報專利的經辦人已經從專利代理機構離職，卻沒有向專利代理機構上繳其向客戶收取的專利代理費，專利代理機構無法從財務上管理專利代理事務，導致專利申請未繳納申請費而被視為撤回。

3.2?專利質量低下

專利質量主要是指發明專利和實用新型專利授權公告文本的權利要求保護范圍大小。專利的權利要求保護范圍太小，則質量較差，難以維權；專利的權利要求保護范圍虛大，則專利權不穩定，容易被無效掉；專利的權利要求保護范圍適中，專利權穩定性強，維權成功率高。影響專利質量的主要因素有：第一，發明人的技術交底書質量；第二，專利代理師的理解能力、檢索分析水平、撰寫能力和答復水平；第三，專利審查員的審查水平。2019年，國知局啟動了專利代理行業“藍天”專項整治行動，重點打擊非正常專利申請行為，提升專利質量，第一季度對18位代理非正常專利申請的專利代理師進行懲戒。在協會的全專協處字〔2019〕第006號文件中，重慶某專利代理機構及其法定代表人因從事非正常專利申請行為被協會通報批評處分，分別被記入會員誠信檔案，同時協會將提請國知局專利代理監管委員會對該專利代理機構和責任人員做進一步處理。2021年12月，國知局對9家代理大量非正常專利申請的專利代理機構分別作出了停業6個月、停業12個月或者吊銷執業許可證的處罰決定（國知處字〔2021〕3號至11號）。2023年2月至4月，國知局對12家代理大量非正常專利申請的專利代理機構分別作出了停業6個月、停業12個月或者吊銷執業許可證的處罰決定（國知處字〔2023〕1號至12號）。

3.3?專利流程管理疏忽

專利流程一般指專利申請流程，但其實還包含了專利復審、宣告專利權無效、專利權恢復請求、專利著錄項目變更等不同代理業務的流程。專利流程工作的重點內容包括：第一，申請前進行費減備案；第二，填報專利申請文件和專利申請中間文件等；第三，接收、整理和轉達國知局的各種通知書（例如，比較重要的《補正通知書》《審查意見通知書》《繳費通知書》《專利權終止通知書》）和專利證書；第四，整理和轉達專利各種費單，確認收款后安排財務繳費。這些工作需要專利流程管理人員相當認真細心，稍有不慎就會出現紕漏，專利作業任務的各種時限非常重要，特別是沒有及時答復通知書或沒有按時足額繳納申請費、實審費，導致專利申請被視為撤回；沒有按時足額繳納授權費，導致專利申請被視為放棄取得專利權；沒有按時足額繳納年費，導致滯納金的產生；不發或漏發已經產生滯納金的《繳費通知書》，導致專利權被終止；不發或漏發《專利權終止通知書》，導致客戶錯過恢復專利權的最后機會。

由專利流程管理疏忽造成經濟損失的案例非常多，每年這樣的事故屢見不鮮。在山東省高級人民法院（2017）魯民終1038號一案中，泰安市某專利代理機構未答復審查意見，也未通知客戶答復審查意見，導致專利申請被視為撤回。在中華人民共和國最高人民法院（2020）最高法知民終109號一案中，中國某專利代理機構未在規定的期限內繳納相關費用，導致專利申請被視為撤回。在福建省泉州市中級人民法院（2017）閩05民初339號一案中，泉州一家老牌的專利代理機構沒有準確告知客戶專利年費應繳的數額和時間，少收代繳專利年費，未足額向國知局繳納專利年費，也沒有向客戶轉達已產生滯納金的《繳費通知書》，更沒有向客戶轉達《專利權終止通知書》，令客戶失去了最后的補救機會。

3.4?專利檔案管理混亂

專利檔案是專利申請形成、提交、受理、審查、授權、實施和保護專利權過程中直接形成的有價值的歷史記錄。一件專利申請的有關文件材料組成一個案卷，按文件形成的先后順序進行排列，在專利申請公布或者公告前絕對保密。專利檔案中的文件材料大多是在專利業務流程中產生的，這部分文件材料雖然是最顯而易見的，但是其建檔規則雜亂無章，有的專利代理機構按專利申請日和客戶名稱兩級進行整理，也有的按專利申請日和專利申請號兩級進行整理，還有的按客戶名稱和發明名稱兩級進行整理，這些專利檔案的規模顯得非常龐大，不方便文件的存檔和檢索，沒有明確的文件保存規則和文件銷毀規則。專利申請文件形成前的文件材料經常被忽視，包括技術交底書、實物產品照片及演示視頻、與發明人交流時所做的筆記、專利申請前的查新報告等，而這些文件材料在專利審查過程中對專利代理師答復審查意見時可能有所幫助，例如在專利申請被國知局認為是非正常時，在專利申請被審查員質疑不能實現時，實物產品的演示視頻是一份非常有說服力的反證。

專利申請文件形成前的文件資料除了含有客戶的基本信息和技術信息，還可能含有客戶的經營信息，這是關乎客戶生存發展、核心競爭力的商業秘密。專利是以公開換取保護，包含技術信息的專利申請文件一旦被國知局專利局公布或公告，就不存在保密的問題，那些沒有被寫入專利申請文件中的技術信息、經營信息等商業秘密需要專利代理機構及相關接觸人員進行保管或銷毀，但是有些專利代理機構的人員沒有規范自己的行為，將客戶未公開的技術信息另作他用。在協會的全專協處字〔2019〕第001號文件中，杭州一家老牌專利代理機構的專利代理師未經客戶允許，將客戶的技術以他人的名義申請專利，導致客戶的商業秘密泄露，因此協會決定給予該專利代理師通報批評處分，并記入會員誠信檔案，同時協會將提請國知局專利代理監管委員會對該專利代理師做進一步處理。

4?完善專利代理機構的專利管理的對策

文章結合GB/T?34833—2017國家標準，提出了以下幾點完善專利代理機構的專利管理的對策。

4.1?建立專利從業人員入職、培訓和離職管理制度

專利代理機構應與專利從業人員簽訂勞動合同，必要情況下同時簽訂競業限制協議，明確專利從業人員的任務、責任，監督專利從業人員恪守職業道德和執業紀律。制訂培訓計劃，定期對專利從業人員進行培訓，培訓內容包括相關法律法規、國家及地方政策、職業道德和執業紀律、公司規章制度、執業技能提升、業務操作規范等。妥善辦理專利從業人員離職事務，安排專門的在職人員與離職人員進行無縫對接工作，維持專利代理機構正常良好運行。

4.2?建立專利質檢管理制度和專利代理師執業能力評價制度

專利代理機構應對技術交底書質量、專利申請文件撰寫質量、審查意見答復質量進行嚴格把控。對于不符合質量要求的技術交底書，應由相應領域的專利代理師指導客戶補充、完善必要資料。安排專門的質量監控人員，定期按比例抽檢專利代理師提交前的專利申請文件和意見陳述書，對它們的質量進行打分，打分結果可以分為5個等級，根據打分結果對專利代理師進行獎懲。加強對專利代理師的職業技能培訓，組織內部研討交流學習以相互提升執業水平，對專利代理師的執業能力（包含檢索能力、分析能力、撰寫能力、答復能力等）進行周期性等級評價，如每半年或每年進行一次等級評價，評價結果可以分為3～5個等級，不同等級的專利代理師對應不同的基本工資和/或提成比例。

4.3?建立專利流程規范操作制度

專利代理機構應使用專利電子申請管理系統或其他軟件工具，實現流程管理信息化。根據專利申請文件提交、通知書和證書的下載和轉達、費用通知等不同節點設置相應流程崗位，分別配備專門的流程管理人員，有利于提高流程管理人員的專注度和專業度，避免提交錯誤、漏發通知等。針對具體的流程崗位，制定相應的操作規范和操作時限，要求對應的流程管理人員按要求進行操作，避免操作錯誤和操作超期。設立時限監督提醒規則，提醒專利代理師、業務員和客戶等相關人員的作業絕限日，避免作業超期。應客戶的要求，有償提供專利年費監控、專利年費代繳服務，向客戶通知的年費應繳金額和繳費截止日應以“中國及多國專利審查信息查詢”網站的實時狀態為準，避免少繳、超期繳納。

4.4?建立專利檔案規范管理和保密制度

專利代理機構應制定建檔規則，明確案卷管理，如按時間、客戶、專利名稱來設置三層文件夾，便于文件的存放和查找。明確文件的保存方式、保存期限和銷毀方式，將專利檔案存放在專門加密的電腦設備里或加鎖的保密柜中，發明專利案卷保管20年，實用新型專利案卷保管10年，外觀設計專利案卷保管15年，保管期限屆滿通過電子不可恢復方式刪除或碎紙機粉碎進行銷毀。與專利從業人員簽訂保密協議，對專利檔案中涉及的客戶基本信息、技術信息、經營信息負有保密責任，除法律規定應披露、客戶要求或同意披露以及通過其他途徑業已披露以外，不得公開。

4.5?及時辦理專利代理職業責任保險

專利代理機構應加強職業風險防控，提高專利代理機構抗風險能力，有效維護客戶的合法權益。為機構內所有專利代理師及時辦理專利代理職業責任保險，機構每次事故責任限額600萬元，累計責任限額2000萬元，基本能夠覆蓋客戶的經濟損失，首次投保追溯期3年，續保的追溯期逐年遞增1年直至最長追溯期10年，能夠覆蓋一些歷史遺留問題引起的事故［6］。辦理主險的專利代理機構在中國大陸從事專利代理業務時，因過失造成客戶的經濟損失，由客戶在保險期間內首次向專利代理機構提出損害賠償請求的，依法應由專利代理機構承擔經濟賠償責任，中國人民財產保險股份有限公司北京分公司負責賠償。同時，辦理附加險的專利代理機構，其出險原因可以是過失泄露客戶的商業秘密、技術秘密等應當保密的信息或資料而造成客戶的經濟損失。

5?結語

專利代理機構是支撐專利制度良好運轉的頂梁柱，專利代理機構運用法律和技術服務專長，促進專利的創造、運用、保護和管理，充分實現創新主體的技術創新價值。專利代理機構只有建立健全各項專利管理制度和提前購買職業責任保險，明確管理職責，完善決策、執行和監督機制，才能實現有效管理，提供優質服務，規避執業風險，保障合法、有序、安全、可持續運行。專利代理機構及其從業人員應依法誠信執業，遵守法律法規，恪守職業道德與執業紀律，提高專利代理服務能力，提升專利代理服務質量，規范專利代理服務市場秩序，促進專利代理更好地服務于知識產權強國建設。

參考文獻：

［1］陳浩.牢記初心使命?共促專利代理行業健康發展［J］.專利代理，2019（3）：14-18.

［2］趙孔超，王亞許，李夢然.關于專利代理機構現狀與發展措施研究［J］.河南科技，2020（3）：25-27.

［3］尹瑋.專利代理機構規避執業風險的幾點建議［C］//中華全國專利代理人協會.2011年第二屆知識產權論壇論文集：2011.北京：中華全國專利代理人協會，2011：63-67.

［4］蹇煒.專利代理事務及流程［M］.北京：知識產權出版社，2013.

［5］冷奎亨.簡析專利代理機構經營風險［J］.專利代理，2018，14（3）：85-90.

［6］中華全國專利代理師協會.關于辦理專利代理責任保險的通知［EB/OL］.（2023-04-06）.http：//www.acpaa.cn/article/content/202304/5752/1.html.