發明專利修改不超范圍的初步探討

關鍵詞：發明；隱含公開；顯而易見；超范圍

中圖分類號：D923.42 文獻標志碼：A 文章編號：1003-5168（2025）14-0127-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.14.025

Preliminary Discussion on Patent Amendments Without Exceeding Beyond the Original Scope

ZHANGHaichaoLIMeibao2 （1.Zhejiang Intellectual Property Protection Center，Hangzhou 31OO12， China; 2. Zhejiang ZhonghuanKaitong Patent Agency Co.，Ltd.，Ningbo 315O4O， China）

Abstract： [Purposes] This paper aims to analyze whether \"obviousness\" meets the standard of \"implicit disclosure\"，and whether \"direct and unambiguous derivation\" can replace \"implicit disclosure\"，so as to provide reference for determining whether amendments to invention patents exced the scope.[Methods] Starting from the latest judgment of the European Unified Patent Court and typical domestic court rulings，this paper elaborates on the diferences between \"implicit disclosure\" and \"obviousness\"，as well as the analysis of substituting the \"implicit disclosure\" standard with \"directlyand unambiguously derived\" under the legislative intent of Article 33 of the Patent Law.[Findings] The study concludes that amended technical solutions deemed \"obvious\" fail to meet the non-extension requirement for patent amendments.While the \"directly and unambiguously derived\" standard represents a valuable analytical approach，it diffrs fundamentally from the \"implicit disclosure\" criterion and may inappropriately introduce \"obviousness\" considerations into the amendment assessment process.[Conclusions] From the legislative purpose of balancing the interests between patent applicants and the public，any analytical approach that conforms to the original meaning of \"directly and unambiguously determined\" from the perspective of a person skilled in the art should be permissble.This conclusion aims to provide references for determining whether patent amendments exceed the original scope. Keywords： invention; implicit disclosure; obviousness; exceeds the scop

0 引言

歐洲統一專利法院（UPC）于2025年1月28日就編號UPC_CFI_355/2023案件①做出判決。在該案中，修改前輔助請求2的權利要求1為“包含聚合引發劑，…，所述式1表示的化合物的HOMO與至少一種聚合引發劑的HOMO的差為0.60eV 或更小（記為特征B）”，修改后的權利要求1增加了“所述聚合引發劑是兩種或更多種受電子型聚合引發劑的組合（記為特征C），其中所述兩種或更多種受電子型聚合引發劑為被烷基取代的二苯基碘鎓鹽化合物（記為特征D）”，也即增加了特征C、D，此時修改后的特征B應理解為計算HOMO差異的聚合引發劑是一種帶有烷基取代的二苯基碘鎓鹽，并且這種計算結果是HOMO差異為 0.60eV 或更低。然而，上述修改不是由原申請文件直接且明確地教導給本領域技術人員的，不能得出修改不超范圍的結論，進而導致該輔助請求被駁回。

實際上，不論是國外還是國內，判斷修改后的申請文件是否滿足修改不超范圍的要求均是首先需要考慮的。《中華人民共和國專利法》以下簡稱《專利法》）第33條規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是對發明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。該法條的立法宗旨在于平衡專利申請人利益與社會公共利益：一方面，為保障專利制度的正常運行并實現其制度價值，賦予申請人對專利申請文件進行修改和補正的機會，從而確保真正具備創造性的發明創造能夠獲得授權和保護；另一方面，嚴格遵循先申請制原則，防止申請人通過引入原申請文件未記載的內容不當獲取新穎性或創造性等利益，避免損害社會公眾對原申請文件的信賴。

專利行政部門在審查實踐中認為，判斷修改是否超范圍的關鍵在于對“隱含公開\"的判斷，即修改后的主題是否可從原申請文件（說明書、權利要求書和附圖）中直接地、毫無疑義地確定。歐洲專利局（EPO）也采用該標準，并將這一判斷標準稱為“黃金標準”。然而在實踐中，存在以下爭議：若修改后的內容是“顯而易見”的，是否相當于滿足了“直接且毫無疑義地確定”的標準，即是否滿足了“隱含公開\"的標準。此外，對于“隱含公開”這一術語，是否可采用更恰當的表述，如“直接、明確推導出”，也值得探討。本研究將結合國內外典型司法案例，對上述問題進行深入分析，從而為發明專利修改范圍的判定提供參考依據。

1兩個典型司法案例

UPC在UPC_CFI_355/2023案（以下簡稱\"355案\"）中，修改前輔助請求2的權利要求1為\"…包含聚合引發劑（記為特征A）所述式1表示的化合物的HOMO與至少一種聚合引發劑的HOMO的差為 0.60eV 或更小（記為特征B）”，修改后的權利要求1增加了特征“所述聚合引發劑是兩種或更多種受電子型聚合引發劑的組合（記為特征C），其中所述兩種或更多種受電子型聚合引發劑為被烷基取代的二苯基碘鹽化合物（記為特征D）”，那么修改后的特征B應理解為：計算HOMO差異的聚合引發劑是一種帶有烷基取代的二苯基碘鎓鹽，并且這種計算結果是HOMO差異為 0.60eV 或更低。然而，上述理解在原申請文件中找不到相應依據。例如，原說明書第144段記載了“受電子型聚合引發劑可以單獨使用，也可以兩種或更多種組合使用”，但該記載無法使特征C、D建立直接聯系。而第155段記載的\"上述受電子型聚合引發劑中，優選的例子是從印刷耐久性的角度來看，碘鹽特別優選”，以及第157段記載的“具體而言，碘鎓鹽化合物是更優選的是，例如，被烷基或烷氧基取代的二苯基碘鎓鹽化合物，或者優選為不對稱二苯基碘鎓鹽化合物”，似乎可以在特征C、D之間建立直接聯系。但第145至154段羅列了多種（a）至（k）類受電子型引發劑，可以得出“兩種或多種”是指類似于緊接著列出的（a）至（k）類等類別，即不同類別的組合，而不是這些類別中的單個化合物，即不是同一類別的兩次或多次組合。將第144段與第157段記載的“兩種或多種”“被烷基取代的二苯基碘鹽化合物\"組合，會賦予“兩種或多種”一種新的含義，而這種含義在原始申請文本中找不到依據。因此，基于原說明書第144段與第157段的組合并沒有直接且明確地教導“兩種或更多種被烷基取代的二苯基碘鹽化合物\"作為具體、清楚定義且具有可識別的獨立實施例。相反，包含特征C、D的技術方案也許是顯而易見的，但這僅僅是一種可能。因此，這種修改方式不能得出修改不超范圍的結論。

在“自緊式法蘭\"案②中，修改后的獨立權利要求1中增加了特征“T形密封環的唇部為斜面結構，斜面的傾斜角度為 β，β?5^° ；套節與T形密封環的唇部外斜面接觸過盈配合而存在的過盈角度為 α，5^°? α?12^°，βlt;α^′′ 。其中，原說明書和權利要求書中沒有明確的文字記載新增技術特征中的 βlt;α 。修改的依據是原說明書第13段記載的“由于密封環與法蘭端面通過錐面接觸，形成一種幾何彈性接觸…壓力越高，自緊密封性能越好”，第36段記載的“繼續加大螺栓預緊力，使套節與密封環產生適當線接觸力，形成密封，這個過程稱作‘預緊’；當管道承壓后，密封環出現自緊作用，形成有效的自緊密封”，以及第59段記載的“一、是真正的無泄漏：隨管道內壓的增加，T形環的唇部與套節的密封錐面越貼越緊，即是說，密封面的密封比壓增大，形成自緊而無泄漏”。并且，進一步從說明書第31、32段的記載可以看出 α=8^° 且 β=6^° ，因此得出 βlt;α 的結論。對于技術特征 βlt;α 是否修改超范圍，我國法院認為，安裝完成后， β 與 α 這兩個角度可能有以下3種關系。

可能 1：βgt;α 。當管道內部通過高壓介質時，T形密封環的唇部外斜面未能與套節密封錐面接觸，無法獲得說明書所記載的壓力越高，自緊密封性能越好的技術效果。

可能 2：β=α 。此時，T形密封環的唇部外斜面與套節密封錐面完全貼合，但是不會形成線接觸力，只能形成面接觸力。當管道內部通過高壓介質時，T型密封環的唇部形成強度整體，無法獲得說明書所記載的壓力越高，自緊密封性能越好的技術效果。

可能 3：βlt;α 。此時，T形密封環的唇部外斜面與套節密封錐面呈線接觸狀態，產生線接觸力。當高壓介質通過管道且壓力進一步增大時，套節的密封錐面強行擠壓T形密封環的唇部外斜面，利用其彈性使之收縮變形，過盈配合，密封環出現自緊作用，形成有效的自緊密封，進而獲得說明書所記載的壓力越高，自緊密封性能越好的技術效果。

因此，盡管原說明書和權利要求書中沒有文字記載 βlt;α ，但是本領域技術人員從原說明書和權利要求書中可以直接、明確地推導出，只有在 βlt;α 的情況下，才能實現說明書所記載的技術效果，實現發明目的， βlt;α 已被原專利申請文件所隱含公開。這種修改是不超范圍的。

2隱含公開與顯而易見

UPC在編號UPC_CFI_131/2024案（以下簡稱“131案”中已確認其在判斷歐洲專利申請或歐洲專利的修改時，將長期使用EPO建立的判斷標準，尤其是“黃金標準”，即任何對歐洲專利申請或歐洲專利的修改，必須是在本領域技術人員根據原申請文件直接且明確地教導的范圍內進行，修改后，本領域技術人員不得獲取新的技術信息；還明確為滿足“黃金標準”而僅聲稱增加的技術特征對本領域技術人員來說是“顯而易見”也是不行的。其在355案中進一步明確，直接教導意味著所述主題在原申請文件中就被具體、清楚定義且具有可識別的獨立實施例，無論是明確公開還是隱含公開，并不需要應用任何推理技能。因此，在判斷修改不超范圍即可被接受時，需要考慮的正確問題不是本領域技術人員是否會認為修改后的權利要求主題屬于原申請文件的更廣泛教導范圍內的內容，而是本領域技術人員是否立即且毫無疑問地理解修改后的權利要求主題是具體的、獨立的實施例，并且原申請文件也是這樣公開的。所謂明確教導意味著必須毫無疑問一而不僅僅是可能一修改后的權利要求所保護的主題在原申請文件中就是這樣被公開的。

UPC與國內專利行政部門對于“隱含公開”的文字表述上略存在差別，這可能是由不同語言習慣帶來的。對于是否還可以將“隱含公開”做其他表述，我國最高人民法院充分考慮專利申請人的利益與社會公眾利益之間的平衡的前提下，在“墨盒I”案中進行了有益探索，將其表述為所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容；只要所推導出的內容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該內容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍?？梢?，我國最高人民法院的探索與UPC在131案、355案中的觀點并不完全一致。其還在后續“自緊式法蘭\"案中使用“墨盒I”案相關描述并略作調整將“隱含公開\"表述為所屬領域技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確地推導出的內容。既然是可以“推導出的內容”，那么就結合本申請聲稱的壓力高、自密封性能越好的技術效果，分 βlt;α，βgt;α 及 β=α 等3種情況進行分析推導。經過分析發現， Bgt;α 和 β=α 兩種情形下無法實現聲稱的技術效果，而申請人修改后的βlt;α 的情形能夠實現聲稱的技術效果，因此修改是不超范圍的。但是，此案得到“推導出的內容”的前提是 β 和 α 存在3種邏輯大小關系是“顯而易見”的。

我國最高人民法院探索采用“直接、明確推導出\"來替代“隱含公開”。采用這種類“推導出”的描述，可能存在一定歷史原因。例如，2001年修訂的《專利審查指南》中對于“隱含公開”具體描述為無可歧義地推定出，直接導出的唯一，直接地、毫無疑義地導出或直接明確地導出。然而，此后的專利審查指南中均統一采用“直接地、毫無疑義地確定”來表述，即采用“確定\"替代了“推定出\"或“導出”。并且，修改不超范圍的標準與判斷權利要求可以享受某一優先權文件的優先權日標準相同。2010修訂的英文版《專利審查指南》3（以下簡稱《審查指南2010英》）在第2部分第8章第4.6.2節優先權核實的一般原則中采用的表述為directlyand unam-biguouslyderive;對應的2010年修訂的《專利審查指南》4]（以下簡稱《審查指南 2010? ）中的表述為直接和毫無疑義地得出。因此，可能基于歷史原因，盡管2006修訂的《專利審查指南》公布前的從業人員有可能將derivable/derive翻譯為推定出、推導出、導出或得出，但這并不影響對于“隱含公開”的理解。同時，作為部門規章存在的《審查指南2010》對應的英文版中已經將“確定”翻譯為derivable/de-rive，那么也無理由將上述英文再翻譯成漢語時變為推導出或者導出等。此外，發明的技術方案是對要解決的技術問題采取的利用了自然規律的技術手段的集合，采用推導出或類似漢語表述后，就可能會基于基本理論或實驗數據進行推導，而推導的過程可能會涉及復雜的模型或實驗驗證，此時可能會對“所屬技術領域的技術人員\"知識和能力的判斷變得不再那么客觀，難以保證審查標準的統一性。

我國法院在“自緊式法蘭\"案中實際上引人了“顯而易見”的說法，但“顯而易見”與“隱含公開”是不同的。參考EP0在T598/12、T823/96、T329/99等案中的觀點：隱含公開是只涉及未明確提及事項，但卻是根據明確提及事項能明確且毫無疑義地確定的結果，還不能理解為不屬于文件提供的技術信息內容的事項，但可根據技術信息內容判斷為“顯而易見\"的事項。具體來說，對原專利申請中實際公開的判斷不能成為對“顯而易見”的判斷，“顯而易見”是創造性審查的一部分，如在確定“隱含公開”內容時要考慮公知常識，但是基于公知常識得到的修改內容是顯而易見的與判斷什么是申請隱含公開的內容是無關的。也就是說，“隱含公開\"既包括本領域技術人員能夠明確從原申請文件中得到的信息，還包括本領域技術人員客觀上認為必然隱含在明確內容中的任何特征。例如，對于要求保護的產品來說，該產品的“固有屬性\"就是隱含公開的。在“自緊式法蘭\"案中，我國法院若從“固有屬性”出發進而得出 βlt;α 是必然的（而不僅僅是一種可能），可能是更容易使得專利行政部門接受，將會更加利于行政、司法相統一，并最終落實《專利法》第33條的立法宗旨。

在發明授權或確權階段中，若采用“直接、明確推導出\"來替代“隱含公開”，那么“顯而易見”不可避免被帶入其中，而“顯而易見”屬于創造性審查的一部分。從我國專利法立法角度看，創造性審查從屬于《專利法》第2章授予專利權的條件，而修改不超范圍審查從屬于《專利法》第3章專利的申請。在邏輯上，只有完成專利申請的發明案件才進行授予專利權條件的審查，這也與若申請文件被修改，首先要進行修改不超范圍的判定的審查實踐相一致。也就是說，創造性與修改不超范圍屬于兩個不同的法條，每一法條應該有其固有作用，否則就會有悖于立法技術，也有違現行法律體系的統一性。采用“直接、明確推導出\"和“顯而易見\"作為修改不超范圍的標準，也可能會造成申請人的困惑。例如，在“漢字輸入法\"案中，專利申請人認為相應的修改是本領域技術人員容易想到的，即顯而易見的，那么該修改就不超范圍，但該案判決已經明確了修改是超范圍的。EP0也在T1724/08案中指出，本領域技術人員能夠基于公開內容實現某種功能，并不意味著該功能已經以隱含公開的方式在原申請中得到了公開。盡管修改能夠實現結果也沒有不適當的困難，但不能得出修改不超范圍的結論。這主要是由于該修改方式有多種，也避免了申請人權利的過度擴張。

3結論

專利審查實踐中，國內外專利行政部門和司法部門共同面臨的核心難題在于發明專利修改是否超范圍的判斷。修改后的技術方案是顯而易見的并不能得出修改不超范圍的結論，“直接、明確推導出”是實踐中對“隱含公開”的一種有益探索，但該探索若替代“隱含公開”標準，就可能引入對“顯而易見”的判斷。但從平衡專利申請人的利益與社會公眾利益之間的立法目的出發，著眼于審查標準統一，符合立法技術，遵守現有法律體系的統一性，站位本領域技術人員，進行有益的探索且符合“直接地、毫無疑義地確定\"本意，那么這樣的修改均是被允許的。

注釋：

① 統一專利法院初審法院UPC_CFI_355/2023裁決。② 中華人民共和國最高人民法院（2021）最高法知行終440號行政判決書。③ 統一專利法院初審法院UPC_CFI_131/2024命令。④ 中華人民共和國最高人民法院（2010）知行字第53號行政裁定書。

⑤ 中華人民共和國最高人民法院（2020）最高法知行終212號行政判決書。

參考文獻：

[1］中華人民共和國國家知識產權局.審查指南2001[M].北京：知識產權出版社，2001.

[2]查理德·哈康，約亨·帕根貝格.簡明歐洲專利法[M].何文懷，劉國偉，譯.北京：商務印書館，2015.

[3]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010（英文版）M].北京：知識產權出版社，2010

[4]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010

[5]歐洲專利局上訴委員會.歐洲專利局上訴委員會判例法（第10版）[EB/OL].[2025-01-30].https：//wwW.epo.org/en/legal/case-law/2022/index.html.

（欄目編輯：文雯）