我國股東以專利投資的相關法律問題

[摘要]股東以專利進行投資的，涉及投資主體的范圍和投資客體的范圍問題；在公司設立的過程中還涉及到所投資的專利的有效性、專利投資的程序和投資的繳納等多方面的問題；在資本繳納后又會涉及到專利失效、稅收、投資權利糾紛的處理等問題。對這些問題的恰當處理有賴于相關法律的合理設計。

[關鍵詞]股東；專利投資；法律問題

[作者簡介]董新凱，南京理工大學知識產權學院副教授，南京大學博士研究生，碩士生導師，江蘇南京210094

[中圖分類號]13922.291.91[文獻標識碼]A[文章編號]1004－4434(2007)11－0152－04

依照我國《公司法》的規定，股東可以用專利向公司投資。但是，這一規定在適用過程中涉及到諸多法律難題有待解決，存在著一些法律困惑需要厘清，甚至還凸顯出一些法律上的不足有待完善。筆者擬從以下三個方面探討這些問題。

一、專利投資的范圍問題

1可以用專利投資的主體范圍

我國《公司法》第27條規定，有限責任公司的股東“可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資”；第83條規定，股份有限公司“發起人的出資方式，適用本法第27條的規定”。從中可以看出，有限責任公司的所有股東和股份有限公司的發起人都可以用專利權投資，而股份有限公司的其他股東則不能以專利權作價出資。這種限制與公司法修訂的意旨并不吻合。從修訂后的公司法有關知識產權投資的規定來看，立法者明顯是要通過放寬對知識產權投資的限制來促進知識產權成果的推廣與轉化，因此，法律應當使更多的擁有知識產權的投資者能有投資的機會。除發起人外，股份有限公司的股東基于其募集范圍的不同而有兩種情況：一是在公開募集情況下的社會公眾股東；二是在私募情況下的特定范圍(較小范圍)內的股東。法律不允許社會公眾股東以專利權投資，主要是因為這類股東人數眾多而無法操作，具有較強的合理性。法律不允許私募股東以專利權投資，就不是很合理，因為在私募情形下股東的人數往往并不多，他們完全可以像發起人那樣以包括專利權在內的各種知識產權出資，這不僅是可行的，而且可以盡可能地擴大知識產權投資者的范圍。

2可以用作投資的專利范圍

股東可以專利權投資，但這里的“專利權”是僅指完整意義上的專利權，還是包括專利申請權和專利實施權限在內?股東可以用完整意義上的專利權投資，這是應當沒有疑義的。問題在于，股東可否用專利申請權投資?或者僅用專利實施權投資而保留專利權本身呢?公司法有必要給予更為明確的規定。就專利實施權而言，筆者以為它應當被列入可以用來投資的知識產權的范圍。根據TRIPS的相關規定，專利權包括權利人自己實施專利、禁止他人實施專利、許可他人實施專利和轉讓專利等權利。既然公司法允許投資者以專利權投資，以其中的專利實施權投資也是應有之義。理由至少有三點：其一，公司法允許股東以知識產權投資，但并未禁止以某種知識產權中的某一權能進行投資；其二，以專利實施權投資與以整個專利權投資并無實質上的差異，兩者在投資的性質、投資的操作、對公司的經營可以發揮的作用及可能存在的問題等方面有共通性；其三，以專利實施權對公司投資，即專利權人許可公司實施其專利，在現實中已經屢有出現，這是社會現實的需要；其四，允許以專利實施權單獨投資，可以避免因專利權的整體投資而將專利的效用限制在特定的公司的范圍內，從而最大限度地實現專利的價值。就專利申請權而言，筆者以為它不應被作為對公司投資的方式。一是因為該權利對公司的利益和債權人的利益具有過度的不確定性。公司法允許股東以知識產權投資，除了想借此促進知識產權成果的創造與推廣應用外，還要考慮到公司自身生產經營的實際需要和對債權人提供較充實的保障問題，而后兩者是有賴于用以投資的知識產權所能發揮的實際作用的。公司獲得股東投資的專利申請權后會有兩種后果：(1)公司經過申請取得了專利權，公司自身會因為該專利權的行使而促進經營活動，增加收益；公司債權人也會因為公司資產的充實而得到較大程度的保障。(2)公司因申請被駁回而未能取得專利權，公司的經營活動會因為沒有獲得預期的知識產權成果而受到很大的影響，公司的實際資產也會因此而嚴重縮水，并因此而削弱對債權人的保障能力。當發生后一種情況時，以專利申請權進行的投資實際上等于沒有投資。二是因為該權利的屬性的不確定性。股東可以用知識產權投資，但專利申請權是否屬于公司法規定的“知識產權”呢?專利申請權不屬于專利權的范圍，因為專利權通常是當事人行使專利申請權的后果；至于專利申請權是否屬于其他知識產權，從國內學者對知識產權的列舉情況以及有關國際條約對于知識產權的規定情況來看，這一點頗有疑問，至少沒有人明確將專利申請權列舉為一種知識產權。在權利屬性不明確的情況下，如果股東用專利申請權投資，就很有可能超出公司法允許的投資方式的范圍，從而害及投資方式的法定性。

3預期中的專利權可否用于出資

預期中的專利權是指尚未獲得授權、在未來可以取得的專利權。公司法對此未作規定，但筆者以為預期中的專利權可以被股東用作投資，理由有兩點：(1)法律上的可行性。公司法并未要求用以投資的知識產權必須是已經存在的知識產權，而且，公司法規定股東可以在公司成立后分期繳納出資。基于此，股東可以用預期中的專利權出資，只要該預期中的專利權在公司法和公司章程規定的繳納出資的時間之前成為現實即可。但是，為了避免此種投資有太大的不確定性，公司法應當要求預期中的專利權具有較大的現實可能性。比如，股東以未來將取得的發明專利權投資的，該發明專利申請必須已經進入實質審查階段。(2)技術創新與公司發展的需要。允許發明創造者就其未來可能取得的專利權進行投資，一方面可以消除發明創造者在科技成果轉化應用方面的后顧之憂，使其安心于研究開發，另一方面可以使其能夠及時根據公司的需要對技術方案進行必要調整，從而保證未來取得的專利成果更具有實用性和針對性。對于公司來說，它們可以因此而提前獲得其生產經營活動所需要的技術來源，避免在該專利權實際形成時再與其他經營者進行技術的爭奪。

二、在設立公司時對專利投資的法律要求問題

根據公司法與專利法等相關法律的規定，股東在設立公司時以專利投資的，需要遵守下列要求，但這些法律規定的適用很可能會遇到一些法律障礙。

1專利權的有效性

無論股東是用完整的專利權投資，還是通過許可公司實施其專利來投資，該專利應當是有效的專利。在公司設立時已經失效的專利，不再具有知識產權應有的價值，自然也就不能作為知識產權出

資。由于現行公司法允許股東分期繳納出資，這就意味著用專利出資的股東在公司成立時可能還沒有向公司移交專利，而是在公司成立后一定期限內移交專利。這就產生一個問題：股東是應當保證在公司成立時其專利處于有效狀態，還是應當保證在其移交權利時其專利處于有效狀態呢?一般來說，股東以專利向公司投資是緣于公司的需要，如果專利在移交給公司時已經失效，就表明它未能滿足公司的任何需要，公司接受這種投資也就沒有任何意義。因此，股東應當保證在其將專利移交給公司時該專利是有效的，即保證該專利的有效期未屆滿，且沒有因未繳專利年費或聲明放棄而失效，也未被宣告無效。

此外，如果投資者是某一專利的被許可人，被許可人以向公司進行再許可的方式對公司投資的，投資者除了證明專利權本身的有效性外，還應當證明其再許可權的有效性。其是否具有再許可公司實施專利的權利，取決于被許可人與專利權人訂立的合同(主許可)的約定。如果在主許可中沒有特別授權，被許可人是不享有發放分許可的權利的，也就不能以其經授權實施的專利再向公司投資。

2專利投資的程序

我國《專利法》第10條規定，專利權轉讓的，當事人應當訂立書面的合同，并經國務院專利主管部門登記，轉讓自登記之日起生效。《專利法實施細則》第15條規定，專利權因其他事由轉移的，當事人應當憑有關證明文件或法律文書向國務院專利主管部門辦理專利權人變更手續；專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利主管部門備案。

股東以完整的專利權對公司出資的，公司將因此取得該專利權，出資股東則因此而喪失該專利權。但是，在出資股東與公司之間并不存在專利法所規定的專利轉讓合同，因此，因出資而導致的專利權的轉移不屬于專利法所規定的專利權的轉讓，不需要辦理轉讓登記手續，而是屬于“專利權因其他事由轉移的”情況，應當向國務院專利主管部門辦理專利權人變更手續。至于辦理變更手續的時間，應當取決于公司章程規定的繳納出資的時間。如果公司章程規定股東在公司成立前繳納出資的，該股東與公司應當在公司成立后及時辦理變更登記手續；如果公司章程規定股東在公司成立后的一定期限內繳納出資的，當事人應當在股東向公司轉移專利權之前辦理變更登記手續，以便公司在專利權實際移交后馬上取得專利權。

股東如果以許可公司實施其專利的方式對公司進行投資的，是否需要辦理備案手續呢?單從形式上看，這一情況似乎不屬于專利法規定的應當辦理備案手續的情形，因為以專利實施權投資的股東與公司之間并未訂立專利實施許可合同，而只是在該股東與其他股東或發起人之間就公司的設立問題存在著合同關系。但是，在事實上，該股東與公司之間的關系與在專利實施許可合同中許可方與被許可方之間的關系并無實質上的差異，兩者僅有的區別只是一個合同的形式。專利法對專利實施許可合同實行備案制度，目的在于使專利主管部門及時掌握專利實施情況，并起著一種公示作用；無論當事人之間有無明確的合同，只要存著專利權人同意的專利實施的事實，這種備案的需要是同樣存在的。因此，股東以許可公司實施其專利的方式投資的，也應到專利主管部門辦理備案手續。不過，這種要求最好還是應當通過法律規范的形式固定下來，未來可以通過《專利法》或《專利法實施細則》的修改來解決這個問題。

3出資的繳納

我國《公司法》第28條規定：“以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。”以專利出資的，出資的繳納實際上也就是相關權利的轉移，它涉及到以下幾個法律問題：

其一，繳納出資的時間。根據公司法的規定，公司的資本在公司成立時繳納一部分，其余部分在公司成立后兩年內繳清。依此規定，股東或發起人可以在設立公司時約定，用以出資的專利在公司成立時移交給公司，或在公司成立后兩年內移交給公司。但無論如何，出資繳納的時間應當是在該專利的有效期屆滿前。

其二，繳納出資的內容。如果股東是以完整的專利權投資的，除向公司提供實施專利所需要的必要的技術數據外，還應將專利證書移交給公司；如果股東是以許可公司實施其專利的方式對公司投資的，在繳納資本時只需向公司提供實施專利所需要的技術數據，而不必要將專利權利證書移交給公司。

其三，出資的驗證。《公司法》第29條規定：“股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。”這一規定引發兩個問題：一是驗證的時間。“繳納出資后”具有不確定性，在股東移交專利后1年也算是在“繳納出資后”，如果此時對用作出資的專利進行驗證，很容易導致不公平。因為在專利移交公司后，有可能因公司的行為導致專利增值或貶值，在此時進行驗資，這種增值或貶值就會反映在最終的驗證結果上，從而使公司行為的后果由用專利投資的股東承擔。這么做的后果是，要么會損害公司的利益，要么會損害該股東的利益。基于此，筆者以為，《公司法》宜將驗資的時間確定在“股東繳納出資時”，或將驗資時間限定在“股東繳納出資后”的一定期限內。二是驗證的機構。“依法設立的驗資機構”的范圍較廣，適于對專利投資進行驗證的機構主要是會計師事務所和專利事務所。

三、出資繳納后涉及所投資專利的法律問題

1專利失效

股東以專利出資后，其用以投資的專利可能會因為下列情況而失效：一是因專利期限屆滿而失效；二是因他人申請而被專利復審委員會宣告為無效專利；三是因為專利權人未按規定繳納專利年費而提前終止；四是因專利權人書面放棄而提前終止。對于第一種情況，驗資機構通常在進行驗資時已經考慮到，因此不會影響公司的資產，也不應當影響股東的權益。對于第二種情況，處理方式有兩種：(1)專利投資行為的效力不受影響，但以專利投資的股東應當對公司進行賠償。根據我國《專利法》第47條規定的精神，無效宣告不具有溯及力，但如果專利權人不向對方當事人返還專利轉讓費或專利使用費，明顯違反公平原則的，則專利權人應當返還全部或部分專利轉讓費或專利使用費；如果因專利權人的惡意造成他人損失的，專利權人應當賠償。(2)由以專利投資的股東向公司補充出資，以彌補因專利被宣告無效而導致的公司資產的縮水。根據《公司法》第3l條的規定，“作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，應當由交付該出資的股東補足其差額”。至于如何確定因專利被宣告無效而造成的公司損失的數額或公司資產縮水的程度，是一個難題。筆者以為可以根據公司已經使用專利的年限與該專利預期在公司中的使用年限的對比，并結合該專利所折合的資本數額來確定股東應賠償的數額或應補充投資的數額，即賠償數額或補充投資的數額=專利折合資本數額×公司已經使用該專利的年限÷該專利預期在公司中的使用年限。第三

種和第四種情況一般發生于專利權人以許可公司實施其專利的方式投資的場合，相當于股東從公司中抽回了一部分投資，該股東應當向公司補交所抽回的投資。至于股東應補交的資本的數額，可以比照筆者在解決第二個問題時所提出的辦法來處理。

2稅收

股東以完整的專利權投資的，在其將專利權轉移給公司后，該股東會涉及到三個方面的稅收問題：(1)如果該股東是一個實行獨立核算的經濟組織，便涉及到企業所得稅的繳納問題。在征收企業所得稅時，是按照投資收益征稅，還是按照技術轉讓收益征稅呢?我國目前的企業所得稅法規定依投資收益征稅。筆者以為這種做法不利于促進專利投資活動，因為依投資收益征稅增加了投資者的稅負。(2)如果投資者是個人，涉及到個人所得稅的繳納問題。個人的專利投資涉及的個人所得稅的稅目有兩個，即特許權使用費所得和利息、股息、紅利所得。如果按照前者征稅，納稅人享受一定的免征額，即以扣除800元或收益額的20％以后的余額作為計稅依據；如果按照后者征稅，則不進行扣除，直接以收益額作為計稅依據。我國的稅收實踐中更多采用后者，但這不利于鼓勵股東以專利投資。(3)專利投資還涉及到營業稅的繳納問題。在2003年前，根據國家稅務總局的規定，以包括專利在內的無形資產投資人股，參與分紅且共擔風險的，不繳納營業稅；但轉讓該股權的，要就其轉讓所得繳納營業稅。從2003年開始，轉讓專利投資所獲得的股權的，也不用再繳納營業稅。從促進知識產權的投資與轉化的角度來考察，這種轉變更為合理。

3出資的轉讓

出資轉讓可能產生的問題主要發生在股東以許可公司實施其專利的方式對公司進行投資的場合。這種轉讓有兩種含義：一是股東將因許可公司實施其專利而獲得的股權進行轉讓；二是股東將許可公司實施的專利權進行轉讓。在發生第一種轉讓后，雖然專利權人與公司之間已經沒有關系，但是他們仍然負有允許公司實施其專利的義務，因為這是他們獲得股權轉讓收益所必須付出的代價；在發生第二種轉讓后，很容易出現受讓專利的人不允許公司繼續實施其所受讓的專利的現象。為了避免出現這種現象，專利權人在轉讓專利時應當通過專利轉讓合同使受讓人負有繼續按原有條件許可公司實施該專利的義務。

4權利糾紛的解決

股東以專利投資后，可能使被投資公司陷入一些權利糾紛。比如，在以完整的專利投資的情況下，公司與他人之間可能就股東所轉移的專利權是否無效發生糾紛；在公司被許可實施專利的情況下，公司與他人之間有可能就公司是否侵犯他人享有的獨占許可權或排他許可權而發生糾紛，公司也有可能被控侵犯了他人的專利權。在發生這些糾紛時，公司自身是訴訟當事人，而以專利投資的股東應被列為第三人，因為這些糾紛實際上都是由該股東引起的。如果公司因這些糾紛的發生而受到損失的，以專利投資的股東應當負有賠償責任或補充資本的責任。

責任編輯：戴慶瑄