從兩起案例看如何應對美國“３３７調查”？

呂　璐

自從1986年中國首次遭遇美國“337調查”后，美國對我國企業實行的337調查呈愈演愈烈之勢。截至2008年期間，美國對我國出口產品共發起90余起337調查，受到337調查影響的行業和產品從機電類輻射到了輕工、化工、生物、醫療器械等多個行業和產品。如果說反傾銷是打壓中國出口產品的常規武器，那么337調查就是“大規模殺傷性武器”；或者說它為中美企業較量提供了新的擂臺。本文針對兩起案例不同的裁定結果，對如何認識和應對美國“337調查”進行了分析。

一、案例簡介

案例一（成功）：

2003年4月28日美國勁量控股和EVEREADY電池公司向美國國際貿易委員會（ITC）提出申訴，認為中國大陸等國家和地區的25家企業侵害其無汞堿性電池的生產技術專利權，要求根據337條款，禁止其生產的電池進入美國市場。

同年5月28日美國國際貿易委員會接受了“勁量”的申請，正式立案；

同年5月28日中國電池工業協會組織并協調涉案企業包括雙鹿、南孚、豹王、虎頭、長虹、三特、正龍等7家電池廠家（均是中國電池行業的龍頭，產量占全國總量的50%以上）聯合起來開展應對工作；

2004年10月4日ITC最終裁決，認定原告美國勁量公司709號專利無效；

同年10月7日勁量公司把ITC告到聯邦法院，要求認定ITC裁決有誤；

2005年1月25日美國聯邦巡回法院駁回勁量要求，判決ITC重新審理此案；

2007年2月ITC再次作出專利無效的裁決，勁量第二次向聯邦法院上訴；

2008年4月22日美國聯邦巡回法院最終維持了ITC裁定，判決勁量專利無效；

此案中國企業歷經5年應訴，驚險環生，大獲全勝實屬不易；無汞堿性電池得以繼續出口美國市場。設想如果敗訴：中國是電池大國，總產量（占全球1/3）的70%用于出口，無汞堿性電池作為環保產品，深受美國市場青睞。在申請人專利失效（即2011年底）前，中國不能再向美國出口任何無汞堿性電池，對已輸入美國和庫存的產品將依據ITC的禁止令銷毀。這必將扼住我電池企業的咽喉。

案例二（失敗）：

2006年2月17日，美國愛普生公司及其日本子公司向美國國際貿易委員會（ITC）提出申請，指控中國在美銷售的墨盒（Ink Cartridges）產品侵犯了其關于噴墨打印機墨盒的專利，要求對其啟動337調查。3月20日，ITC決定對進口墨盒及其組件進行337調查并正式立案。2007年3月31日，ITC發布初審裁決，宣布精工愛普生的11項專利全部有效，認定24家公司所出售的墨盒產品中，有超過1000種型號的墨盒侵犯了愛普生的專利，并建議發布一個普遍排除令和停止令。

此案中國企業（除珠海納思達外）放棄應訴和由此導致的應訴失敗，意味著ITC發布的普遍排除令將停止中國通用耗材產品在美國境內的進口、銷售、分銷、營銷等行為，這對于出口占總產能90%的國內通用耗材產業來說，無疑是個滅頂之災。

二、美國“337調查”的基本特征

“337”調查來源于美國《1930年關稅法》第337節規定：如果任何進口行為存在不公平行為（主要針對侵犯專利權或者商標權行為），并對美國產業可能造成抑制和壟斷，美國ITC可以應國內企業的申請進行調查。若違反337條款，美國ITC將隨即簽發排除令，指示美國海關禁止進口該產品，這將直接導致涉案企業、甚至國家或地區的相關產品無法進入美國市場。

2008年7月7日，美國國際貿易委員會（ITC）在聯邦記事（Federal Register）上發布公告，公布了修改后的《ITC操作與程序規則》（ITC Rule Changes）。新的規則提高了申請門檻，明確了有關調查程序的時限，增強了對案件進程的可預見性。新規則已于2008年8月6日生效。

如果將我們比較熟悉的反傾銷與“337條款”措施做一個比較，可以發現如下不同：

具體說來：

1.“337條款”調查的主管部門是美國國際貿易委員會（ITC），而不是法院，由ITC依當事人申請后展開調查并作出裁定，屬于美國的“行政救濟”。

2.起訴要件寬松，立案容易。在“337條款”調查中，只須證明進口產品有侵權行為而不要求證明美國國內產業遭遇到實質性的損害，而且，并不要求美國國內已建立起成熟的該產業，而只要求其證明國內有相關產業籌建即可。

3.“337”調查和裁決具有不公正性?！?37調查”程序中有非常不利于不應訴或不全面應訴的被告的缺席裁決規則。根據“337調查”程序規定，被訴方沒有正當的理由，沒有在規定的時間和以規定的方式提交答辯意見，行政法官可根據單方證據作出裁決； 被訴方缺席，視為其放棄應訴的權利，放棄在調查期間答辯的權利。行政法官可缺席裁決。

4.處罰措施比較嚴厲，典型的有：（1）有限排除令：雖然只禁止被調查企業生產的侵權產品進入美國，但“有限排除令”的效力可以擴大到包含侵權物品的下游或下級產品，以及上游的零部件產品。（2）它不僅針對被告公司的產品，還禁止某一種類的所有進口產品進入美國市場。（3）禁銷令：要取得禁銷令必須事先在申述書中將該美國國內企業列為侵權方，加上該企業必須經調查發現違反“337條款”，同時證明該企業在“337調查”過程中庫存大量的侵權產品。（4）沒收已入境流通的產品。

三、中國被訴企業的對策

第一，高度注意防止侵犯他人的知識產權

在本文開頭的案例二中由于愛普生擁有自家墨盒產品的核心專利，特別是在出墨方面。而我國國內一些廠家為了與愛普生打印機兼容，就在兼容墨盒產品中不得不采用了愛普生的專利技術。這樣看來，通用墨盒對于愛普生打印機原始平臺的依賴性，就給自身的獨立設計產品預留了一道難以逾越的專利陷阱。所以此案的337調查讓國內墨盒廠商避無可避。

以貼牌、代工方式出口的外貿企業，還要注意下單的外商是否擁有該產品的商標、專利、著作權等權利的證明文件。若外商既非權利人又無適當的授權證明文件，則應考慮法律風險，應在合同中規定，如果因知識產權問題發生糾紛而發生損失，概由委托加工方負責。但事實上，因侵權被訴引起的連帶損失很難得到充分補償。被委托方還是持審慎態度為好。從根本上說，我國企業應積極開發自有知識產權，并且及時在美國等目標市場進行專利、商標等知識產權權利的登記注冊，取得在當地專有權利，這樣就不必擔心受到其他權利人的排擠，相反如果在美國當地有生產的情況下，同樣可以提出申訴和要求得到保護。

第二，被告方，抗辯的主要途徑

1、申辯不侵權。主要有以下兩種情況：

情況之一，被調查的企業應當竭力證明被指控的產品并不完全符合專利保護要求的范圍；盡量指明對方專利弱點，壓縮對方專利的權利要求的解釋范圍。要說明被指控產品與要求保護的專利并不等同，針對己方的產品特征，分析對方的專利，指出兩者的關鍵差別，最終達到不侵權的結果。

情況之二，證明涉案產品是使用別的方法生產的，這就需要舉證用別的方法也可以生產出與原告專利產品同樣的產品；不僅如此，還需要在生產現場展示生產設備和生產過程。

2、原告所稱的專利根本無法實施。即申請人專利不具有執行性，包括專利已經過期失效或者申請人的專利通過欺詐獲得，存在“不公正行為”?；蛘呱暾埲双@得專利后存在不當使用該專利的行為，違反了反壟斷法或者是在專利授權范圍以外實施專利等。在案例一中，我國電池企業勝訴的突破點就是證明對方專利無效。抗辯依據包括起訴方美國勁量的“專利技術的權限說明寫得不清楚、不明確，概念太廣泛、太含糊，任意擴展專利權限概念以圖證明中國企業侵權”等。

3、美國境內已經沒有使用該專利的產業。即考查原告是否在滿足兩方面的測試上有漏洞：在“技術”方面，原告須證明“美國國內有一個相關專利保護的物品的產業存在或正在建造”。在“經濟”方面，該產業是否（判定產業存在的必要條件）：（1）對工廠和企業作了大量的投資；（2）雇傭了大量的工人或者資本；（3）在開發方面有大量的投入，包括工程、研發或者許可。

4、貿易救濟可能損害公眾利益。即證明產品排除令的執行將損害美國的公共健康、社會福祉、社會競爭和消費者利益，那么ITC就不會判定將該產品排除美國市場。

第三，努力尋求行業協會和政府的支持

從訴訟成本看，反傾銷的律師費用通常為幾萬至幾十萬美元，而“337調查”的律師費則是反傾銷的幾倍甚至幾十倍。據悉，案例一中最終取得勝利的中方電池企業共花費了高達300萬美元的訴訟費用。因此，對于申訴方發起容易、起效迅速、限制有效的“337調查”，對于被訴企業則是調查節奏快、費用高、難度大。對于訴訟雙方來說訴訟難度和訴訟成本懸殊。有些被訴方往往權衡得失后做出不應訴的選擇，以致于在對手面前落下了“挨打不還手，相逢繞著走”的名聲。

不可回避的問題是，應訴“337調查”的難度和巨額的成本對于絕大多數被訴企業來說是沒有辦法負擔的。案例二中堅持應訴的珠海納思達，也在抱怨著面臨的經濟壓力“打這個官司真的不劃算，在美國銷售的產品利潤很可能遠遠不夠支付高昂的律師費。但為了未來在美國市場的發展，我們必須打?！本退阋匀昀麧櫲ケＷC長遠的獲利，也是一個值得付出的代價。其余11家墨盒廠商的退出更是使沉重的經濟負擔完全留給了納思達一家。因此應對“337調查”要重視發揮行業協會、政府的作用，全行業、產業共同出擊，參與國際協調，建立行業預警機制、應訴費用分攤機制等，有效增強應對能力。以上中國電池企業應訴獲勝，除這幾家中國企業擁有自主知識產權之外，一個更為重要的原因是：中國電池工業協會探索了一條“以企業為主、協會牽頭、商會配合、政府支持、精選律師”的應訴模式，協調發揮了各個方面的作用，取得了良好的效果，這種模式值得借鑒。

第四，和解也是一種策略

據統計，全球有關337調查案件，50%左右的案件達成和解。337調查程序中，有三次法定和解機會，但是達成和解是有條件的。其一是原告會權衡獲得案件勝利的難度和時間長短；如原告的舉證難度較大，專利保護期即將屆滿等。其二是被告具備可用于交換、和解與撤訴的條件；如被告也擁有自己的專利技術，可以與原告進行交叉許可；原告向被告所在國出口產品，需要被告方給予配合，以提高市場占有率等。其三是一方或雙方適當地讓步或者提供優惠的條件；如，被告方承認原告專利的合法性，愿意支付合理的專利許可費；被告支付部分賠償金，并對生產工藝做出適當調整；雙方具備良好的合作條件和合作前景等。比如，曾經有三家中國拖拉機企業成為被告，其中兩家應訴，最后達成和解，只是稍微改變了外觀的顏色就行了。事實上，有一些美國企業就是利用337調查來以打求和或者以打逼和，通過訴訟等威脅手段達到和解的目的。我國企業應當把握住談判的時機，擺脫作為被告的被動局面。