商標合理使用制度研究

趙萬福

摘要本文在概述商標合理使用制度的基礎上,分析了國內外與其相關的立法現狀,明確了我國應確立商標合理使用制度,加強對商標濫用制裁,限制商標人的權利,維護他人正當合理使用注冊商標的利益的觀點。

關鍵詞商標合理使用構成要件判斷標準

中圖分類號:D923.4文獻標識碼:A文章編號:1009-0592(2009)01-038-02

一、引言

商標是用于識別商品和證明商品來源的標志豍。商標法賦予商標權人積極使用商標的權利,同時又賦予其排除他人妨害其商標權的權利,但是這種排他權利并非漫無邊際的,其排除妨害的范圍應該僅限于禁止他人將商品用于標識商品來源的作用上,而不能禁止其他方面的使用。這就是對商標專用權的限制,即商標的合理使用。合理使用制度作為知識產權制度的重要組成部分在各國著作權法、專利法及相關的國際條約中早有反映,但有關商標的合理使用,直到近年來才逐漸受到國際社會的重視。《與貿易有關的知識產權協議》(以下簡稱TRIPS協議)第17條對商標權的限制作了原則性規定,美國商標法、日本商標法、南美洲的《卡塔赫那協定》及《歐共體商標條例》均有類似的規定。盡管我國新《商標法實施條例》對商標的合理使用也有所涉及,但未免過于原則,可操作性不強,系統的商標合理使用制度也還沒有健全起來,我國商標法修訂時必須借鑒國際法和外國法中的成功經驗,對商標合理使用模式和具體判斷標準做出明確界定。

二、商標合理使用制度概述

(一)商標合理使用的概念及其構成要件

合理使用是國際上的通用術語,我國著作權法對此作了明文規定。我國商標法領域內尚未使用這個概念,但許多國家已經使用該概念描述商標法中的權利限制現象。一般來講,商標的合理使用有廣義、狹義之分。廣義的商標合理使用是指未經允許,基于正當目的使用權利人的商標的合法的事實行為。該行為不視為侵權。豎而人們平常所提到的商標的合理使用主要是商業性使用,也就是狹義的商標合理使用,是指在顧及商標所有人及第三人合法利益的情況下,將他人的注冊商標在自己的商品或服務上善意地作敘述性的使用。豏這在外國法上又被稱為“侵權的例外”,即在某些情況下他人正當使用與商標權人的注冊商標相同或相似的標記不視為對商標權的侵犯。豐

商標合理使用的構成要件有:(1)使用出于善意;(2)不是作為商標使用;(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務;只要被控侵權的行為同時具備以上三個要件即屬于商標的合理使用,不具有可歸責性。豑具體而言:

1.主觀要件——出于善意。使用人主觀上應當是善意的,即這種使用是出于正常需要,而非為不正當競爭之目的。這里所謂的“善意”指:不知他人已注冊某商標;或者雖明知他人已注冊商標,但未以惡意方式使用。

2.行為要件——不是作為商標使用。“不是作為商標使用”一般指的是一種商業上通常使用的方法,在主觀上無作為商標使用的意圖,而客觀上一般公眾也不認為是商標。

3.客觀要件——不會造成混淆。從客觀上看,這種使用不會造成混淆或誤認,不妨害商標權人的商標專用權。至于在具體的事件中,對合理使用的判斷,針對兩個方面的情況應當分別由當事人舉證和公眾影響來認定,尤其是是否造成混淆或誤認,實踐中相關公眾的態度應當作為重要的判斷依據。

(二)合理使用的方式

就使用方式而言,商標的合理使用一般包括商業性使用和非商業性使用,美國的商標合理使用是比較成熟的,其對商標的商業性合理使用主要包括商品或服務的敘述性合理使用和被提及的合理使用兩種。

1.商業性使用。商標的商業性合理使用包括敘述性合理使用和被提及的合理使用(兩種。前者是由美國《蘭哈姆法》明確規定的,后者則是通過判例確認的。美國蘭哈姆法(LANHAM ACT)第33條豒明確規定:“將并非作為商標,而是對有關當事人自己的商業上的個人名稱的使用,或對與該當事人的產地有合法利益關系的任何人的個人名稱的使用,或對該當事人的商品或服務,或其地理產地有敘述性的名詞或圖形的使用,作為合理使用;當然這種使用必須是只用于敘述該當事人的商品或服務的正當地、誠實地使用”。據此,可以推論出合理使用的三個標準:(1)使用不是基于商標性質的使用;(2)使用是基于誠實信用、公平基礎上的使用;(3)使用僅僅是對一種商品或服務的描述。美國蘭哈姆商標法規定的這種商標的合理使用屬于敘述性合理使用。這種合理使用要求非商標所有權人在詞匯的第一含義(基本含義)上作敘述性使用,這種使用不會導致消費者對商品或服務來源的誤認或混淆。CD Solutions,Inc.v.Tooker案豓就是商標敘述性合理使用的一典型案件。美國在實踐中,通過判例還認可了另一種形式的合理使用,即被提及的合理使用豔。它適用于這樣一種情形,即只有運用某個商標才對某一特定事物或服務作出合理的使用。這種合理使用也要求滿足三個條件:1、如果不使用某商標,那么特定的產品或服務就無法被描述;2、使用該商標對特定產品或服務作出的是合理的、必須的;3、使用該商標不得使消費者誤認為該使用由商標持有人發起或是得到商標持有人的支持。豖這一形式的合理使用,最初是在New Kids on the Block v.News America Publishing,Inc.一案豗中確立的。

2.非商業性使用。在非商業性使用領域仍然存在著商標的合理使用問題。主要包括以下三種情況:(1)滑稽模仿與言論自由(Parody and free-speech)。滑稽模仿是以一種幽默的形式對社會進行評論或對文學進行批評。(2)新聞報道及新聞評論。美國反淡化法規定,任何形式的新聞報道和評論都不得視為淡化。只要是實事求是的新聞報道或評論,即使是對某個商標的批評或指責,商標所有人也不能以聲譽受損起訴新聞記者。即商標法在任何時候不應該被用作妨礙言論自由的工具。(3)字典中使用。通常,在字典中使用商標并不會造成侵權,但如果不加任何說明就將他人商標收入詞條并使讀者誤以為該商標已不受保護,可以作為通用名稱使用,則不在合理使用之列。

(三)合理使用的判斷標準

在具體規則上,判定是否構成商標的合理使用,應基于如下標準:第一,以除使用與他人商標相同或近似的文字、圖形外,是否還加注了其他說明性文字以表明它的“說明性質”為判斷標準;第二,以被告所使用的文字圖形是否作為商標來使用,或者該文字或圖形是否足以標識、區別商品來源作為判斷標準;第三,以使用該說明性文字時是否刻意強調該文字的顯著性作為判斷標準;第四,以是否同時標有自己的商標作為判斷標準;第五,以商業慣例和行業協會的意見作為判斷標準;第六,以原告是否可能因被告的使用而利潤下降、聲譽受損作為判斷標準。豙需要注意的是,上述六項標準并非是互相排斥的,在大多數情況下,我們必須厘清各項客觀事實的界限,綜合利用上述各項標準,才能做出相對正確的判斷。

三、國內外有關商標合理使用制度的立法現狀

關于商標合理使用問題,近年來一些國際條約和不少國家商標法中都作出了明確規定。如TRIPS協議第17條規定:成員可規定商標權的有限例外,諸如對說明性詞匯的合理使用之類,只要這種例外顧及了商標權人及第三方的合法利益。美國《蘭哈姆法》第33條對敘述性合理使用制度進行了規定,并在New kids on the block v. News America Publishing,Inc.的判例中確立了被提及的合理使用制度。《歐共體商標條例》第12條也規定共同體商標所有人無權制止第三方在貿易中使用。德國《商標法》規定只要不與善良風俗相沖突,商標或商業標志所有人應無權禁止第三方在商業活動中使用。此外,法、日、意等國的《商標法》也都對商標的合理使用制度做了詳細的規定。

(一)國內的立法現狀

我國《商標法》中不曾對商標的合理使用制度進行明確規定,沒有對商標專用權進行特別限制的條款,僅由國家工商行政管理(總)局于1999 年在《關于商標行政執法中若干問題的意見》中對此作了簡單的規定:“下列使用與注冊商標相同或近似的文字、圖形的行為,不屬于商標侵權行為:(1)善意地使用自己的名稱或地址;(2)善意地說明商品或服務的特征或屬性,尤其是說明商品或服務的質量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。”在2001 年《商標法》第二次修改以前,《商標法》并沒有對商標的合理使用作出規定,在行政執法和司法審判中,常常出現難以把握的情形。為了解決在行政執法中的這一難題,2002年9月頒布了《商標法實施條例》,其中第49條的規定明確了商標合理使用制度:“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正常使用”。2004 年北京市高級人民法院首次以司法意見的形式發布了《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》,其中第十九條規定:商標合理使用應當具備以下構成要件: (1) 使用出于善意; (2) 不是作為商標使用; (3) 使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務; (4) 使用不會造成相關公眾的混淆、誤認。北京市高級人民法院的司法建議比較客觀地反映了商標合理使用制度的特點。從我國目前的規定來看,在立法技術上線條粗獷,欠缺明細,可操作性不強。導致了我國各級司法、行政部門在實中遇到的不少有關商標合理使用方面的案例很難界定。

(二)國外立法現狀

《與貿易有關的知識產權協議》(簡稱TRIPS協議) 第17條對商標權的限制作了原則性規定:“成員可規定商標權的有限例外,諸如對說明性詞匯的合理使用之類,只要這種例外顧及了商標權人及第三方的合法利益。”美國《蘭哈姆商標法》(LANHAMACT) 第三十三條明確規定:“將并非作為商標,而是對有關當事人在自己的商業上的個人名稱的使用,或對與該當事人有合法利益關系的任何人的個人名稱的使用,或對該當事人的商品或服務,或其地理產地有敘述性的名詞或圖形的使用,作為合理使用;當然這種使用必須是只用于敘述該當事人的商品或服務的正當地、誠實地使用”。豜《德國商標法》第23 條規定,只要不與善良風俗相沖突,商標或商業標識所有人應無權禁止第三方在商業活動中使用: (1) 其名稱或地址;(2) 與該商標或商業標識相同或近似,但與商品或服務的特征或屬性,尤其是與其種類、質量、用途、價值、地理來源或商品的生產日期或服務提供有關的標志; (3) 必須用該商標或商業標志表示一個產品或服務的用途,尤其是作為附件或配件。《歐共體協調成員國商標立法一號指令》第6 條規定:商標賦予其所有人的權利不得用來禁止第三人在商業中:使用其姓名和地址;使用有關商品或服務的種類、質量、數量、用途、價值、地理來源,或商品的生產年代或服務的提供年代,或商品或服務的其他特征的指示。豝可見,各國將“合理使用”作為商標權限制的首要內容,關鍵在于它是解決實踐中絕大部分商標權與其他公眾合法權利之沖突乃至商標權與社會公共利益之沖突的有效途徑。

四、結語

綜上所述,商標合理使用制度的建立有利于防止濫用商標權而限制他人正當使用的不正當競爭行為;有利于解決權利沖突的問題,通過劃定適宜的界限使權利人采取更適當的方式保護自己的商標權,使用者自覺將自己的使用限制在合理的范圍,進而減少糾紛,避免訟累。近年來,許多國家都在修訂商標法的過程中將商標合理使用的規定納入其中,可以說這已經成為一個潮流。盡管《商標法實施條例》對商標的合理使用有所涉及,但未免過于原則,語焉不詳,而且相關的制度也還沒有健全起來,不能不說是個缺陷。為了“避免知識產權成為知識創新的障礙”,豞希望我國立法盡快建立商標合理使用的相關制度,并在適當的時機將商標的合理使用寫進《商標法》。