對發明專利申請實質審查中導致審查意見不明確的根本原因分析

作者 / 倉公林

對發明專利申請實質審查中導致審查意見不明確的根本原因分析

作者 / 倉公林

針對目前國家知識產權局質檢通報中對審查意見不明確問題案例,主要是以涉及的法條進行歸類，對問題案例進行深層次分析，指出影響審查意見明確性的6大要素，并根據該6大要素將審查意見不明確的案例進行分類，找出薄弱環節以便于實審審查員加強學習，提高審查意見通知書的質量，更好地為申請人服務。

審查意見 不明確 根本原因 分析

一、 引言

審查意見的質量高低關系到申請人和公眾的利益。在國家知識產權局《發明專利申請實質審查質量檢查標準》中，質量問題涉及時間性和正確性，正確性包括完整性、準確性和明確性。關于明確性方面的問題主要是審查意見不明確，審查意見不明確是指，說理不充分、表述不清楚、邏輯不清楚，上述情形未導致結論錯誤。審查意見不明確屬于較輕的質量問題，所以往往得不到實審審查員的重視。

二 、問題的提出

2008年，審查意見不明確問題的案例數目占出問題案例總數目的15.38%，僅次于審查意見錯誤的18.59%。而在2009年1-11月的國知局質檢通報中，審查意見不明確的案例數目占出問題案例總數的20.81%。

以2008年為例，在2008年國知局質檢通報合集中，審查意見不明確的問題案例被分為8個小類，以涉及的法條為主，參見圖1。

圖1 以涉及的法條為主的審查意見

不明確問題案例的分類

從圖1中我們除審查意見邏輯不清楚外，僅能看出基本上各主要法條都有涉及，并且案例數目基本持平；即使涉及相同的法條，產生問題的根本原因也可能完全不同。

三、 審查意見不明確的根本原因分析和分類

審查時，在沒有對比文件的情況下，準確理解申請文件，準確理解和運用法條，從而提出明確的審查意見；在檢索到對比文件的情況下，必須正確地理解對比文件；此外，需要將本申請與對比文件有機關聯起來；在此基礎上，更高層次的要求就是審查意見要邏輯清楚，說理充分。參見圖2 。

圖2 影響審查意見明確性的6個要素

組成的金字塔

基于上述分析，將導致審查意見不明確的根本原因分為以下幾種：1.對本申請的技術方案的理解不準確；2.對比文件公開的事實認定不準確；3.法條理解欠準確 4.未將對比文件與本申請相關聯；5.審查意見邏輯不清楚、前后矛盾；6.說理不充分。

1.對本申請的技術方案的理解不準確

案例1相關案情：權利要求1如下：“單扇或雙扇門的驅動裝置，其特征是本裝置包括止動器，止動器與螺旋絲桿的一端連接，常釋放式附加制動器與螺旋絲桿的另一端相接”。

審查員一通中的審查意見為：(1)權利要求1不符合專利法實施細則第21條的規定,該發明要解決的技術問題是無需額外的釋放控制動力元件即可釋放制動器以實現門的開閉。為了解決這一技術問題所采取的技術手段是通過對設在螺旋絲桿一端的止動器的結構作了進一步的改進, 所以止動器的結構是該發明解決其技術問題必不可少的技術特征。(2)說明書不符合專利法第26條第3款的規定。說明書中給出的解決技術問題的技術方案是不清楚的。發明內容部分并沒有涉及止動器的改進,而本領域的技術人員通過該裝置是不能解決其技術問題的。另外, 說明書的具體實施方式部分描述也不清楚。

質檢意見：第1條審查意見認為本申請說明書第2-3頁記載了止動器的改進結構；第2條審查意見認為本申請說明書“沒有涉及其止動器的改進”、“描述也不清楚”；針對“止動器”的結構是否有記載的意見相矛盾, 導致了審查意見通知書邏輯不清楚。因此, 本案屬于審查意見不明確。

根本原因分析：審查指南第2部分第1章第2節規定，申請文件的技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規律的技術手段的集合[1]。即技術方案包括三要素：技術問題、技術手段和技術效果。本案出現問題的根本原因是審查員對申請文件技術方案所采用的技術手段理解不準確。

2.對比文件公開的事實認定不準確

案例2相關案情： 權利要求1和3如下：“一種自由基聚合物的制造方法，其特征在于，將自由基聚合物引發劑和自由基聚合性單體導入內徑2mm或以下的反應管中。3、根據權利要求1或2所述的自由基聚合物的制造方法，其中反應管的內徑是1mm或以下”。

一通引用對比文件1指出權利要求1-4不具備創造性。在描述對比文件1公開的內容時未提及反應管內徑。在評述權利要求1的創造性時認為“權利要求1要求保護的技術方案與對比文件1公開的生產方法的區別僅在于，后者沒有提到反應管的內徑”。在評述權利要求2-4的創造性時認為：“從屬權利要求2-4分別對權利要求1的技術方案做了進一步限定，其附加技術特征已經在對比文件1中公開。”

質檢意見：從一通正文的上下文看，關于對比文件1是否公開反應管內徑的認定不清楚，導致審查意見不清楚。

根本原因分析：本案例出現問題的根本原因是審查員“關于對比文件1是否公開反應管內徑的認定不清楚”，即對比文件公開的事實認定不準確。

3.法條理解欠準確

案例3相關案情：申請人答復一通時刪除了權利要求1，5的一個技術特征, 審查員在二通中的相關審查意見如下：權利要求1和5不符合專利法第33條的規定。新修改的權利要求1和5刪除了原來所記載的技術特征“在600℃或者更低的溫度下在氫氣和氨氣氣氛下生長的氮化物基緩沖層”，導致權利要求1和5的保護范圍擴大，這是不允許的。

質檢意見：當申請人將權利要求中的部分技術特征刪除，判斷上述刪除是否屬于修改超范圍時應當考慮刪除后的技術方案是否通過原說明書和權利要求書記載范圍能夠直接地、毫無疑義地確定，而上述審查意見在未考慮原說明書記載范圍的前提下僅根據技術特征的刪除導致保護范圍擴大就得出修改超范圍的結論，存在說理不充分的缺陷，本案屬于涉及專利法第33條的審查意見不明確。

4.未將對比文件與本申請相關聯

(1)技術特征未關聯

案例4相關案情：權利要求7的附加技術特征為：含有60～90質量%的 SiC 及10～40質量%的 Si3N4。一通中審查意見為：對比文件1公開了SiC含量為70%，Si3N4含量為24%，因此結合對引用的權利要求的評述，權利要求7沒有新穎性。對比文件1公開的是：SiC含量為70體積%、Si3N4 含量為24體積%。

質檢意見：權利要求7的數值單位是“質量%”，對比文件1的數值單位是“體積%”，二者是不同的單位，審查員在評述權利要求7時，未將對比文件1中的數值單位進行從“體積%”到“質量%”的換算，就直接得出權利要求7不具備新穎性的結論，缺乏關鍵的說理過程。

根本原因分析：沒有將對比文件中公開的技術特征與本申請中的相關技術特征有機關聯起來，導致申請人看了審查意見后，不明確技術特征是否已經被對比文件公開。

(2)漏評技術特征

案例5相關案情：權利要求1如下：一種生產印刷品的方法，其中待生產的印刷品在該方法的一個步驟中以薄膜印刷方法在預定位置被覆蓋以薄膜，并在該方法的另一個步驟中以構造方法和或壓印方法為其設置構造和或壓印，其中待生產的印刷品連續經歷該方法的各個步驟而無需中間存儲。

綜上所述，高校導視系統設計的注意事項首先涵蓋信息要全面，在實現其引導、指向之功能時，運用適當的語言文字、圖像符號、局部地圖等，科學結合以盡量涵蓋所有信息。其次在選取位置，選用字體、圖形、顏色、材質時，注意與周邊環境的匹配與融合，避免產生錯誤導向、審美疲勞等情況。最后在進行高校導視系統的設計時應考慮到導視系統與校園環境、文化的協調與一致，使之自然而然地融入校園，成為校園一景。

審查員在一通中指出：權利要求1不具備新穎性。對比文件1公開了一種串聯式卷筒紙處理設備及相應的處理方法，該設備包括有壓印器102，用于對卷筒紙110進行壓印，在壓印前，卷筒紙110被覆以透明塑料薄膜層112。

質檢意見：上述審查意見未對技術特征“其中待生產的印刷品連續經歷該方法的各個步驟而無需中間存儲”進行任何評述。屬于涉及專利法第22條第2款的審查意見說理不充分。

根本原因分析：本案在申請文件、對比文件以及法條的理解都準確的情況下，卻漏評權利要求中的部分技術特征，從而使得申請文件與對比文件無法有機關聯，最終導致審查意見不明確。

5.審查意見邏輯不清楚、前后矛盾

案例6相關案情：一通中對權利要求4評述如下：“權利要求2、3、4的附加技術特征已經被對比文件1披露，其中對比文件1中公開的拱形懸掛裝置等分為多個部分，即該部分延伸具有相等的角度，由此得到三等分時角度分別為120度是顯而易見的。因此，權利要求2、3不具有新穎性，權利要求4不具有創造性”。

質檢意見：審查員在通知書中指出權利要求4的附加技術特征已經被對比文件1披露，最終卻得出權利要求4不具有創造性的結論，理由和結論前后之間存在表述不清楚，屬于涉及專利法第22條第3款的審查意見不明確。

根本原因分析：理由和結論前后矛盾，屬于狹義的邏輯不清楚、前后矛盾，與對申請文件、對比文件、法條的理解準確與否以及對比文件與申請文件是否關聯無關。

6.說理不充分

案例7相關案情： 一通所針對的權利要求8和9如下：

“8、權利要求5的方法，其中所述源設備從一個訪問設備和一個媒體播放機中選擇一個，和其中所述接收設備是一個數字電視。

9、權利要求5的方法，為所述源設備的所述數據是保密的以致于不易被所述使用者發現。”

審查員在一通中指出權利要求8得不到說明書的支持，同時指出：“同理，權利要求9也存在同樣的問題，不符合專利法第26條第4款的規定。”

質檢意見：由于權利要求9中限定的技術特征與權利要求8中限定的不同，權利要求9是否得到說明書支持應結合該權利要求本身的技術特征進行具體分析，說明理由，而不能采取基于與權利要求8同理的方式進行評述。因此，針對權利要求9的審查意見說理不充分。

根本原因分析：以“同理”、“基于同樣的理由”等得出結論，未進行充分說理，與對申請文件、對比文件、法條的理解準確與否以及對比文件與申請文件是否關聯無關。

四、 統計分析

審查意見不明確案例很多，受篇幅限制，不可能列舉局質檢通報中所有的案例，本文中只是給出了部分典型的案例。下面，基于筆者給出的6種分類，統計每一種占所有審查意見不明確問題案例的比例的情況，如圖3所示：

圖3 以產生問題的根本原因進行分類

從圖3可知，法條理解欠準確、本申請與對比文件未關聯、說理不充分這三種是審查意見不明確的主要原因。因此我們要避免片面地、狹義地理解法條；在本申請的技術方案、對比文件的性質及內容、法條都理解正確的情況下，要將本申請與對比文件有機關聯起來；而說理不充分可能導致申請人對審查意見感到疑惑，這是需要著力克服的問題。

五、 結論

個案雖然差別可能很大，涉及的法條也不盡相同，但個案之間可能存在本質的共性，要透過現象看本質，找出規律，以指導審查員今后的審查工作。所以筆者嘗試給審查意見不明確的根本原因進行分類，從深層次剖析出現審查意見不明確問題出現的根本原因，以便審查員能夠有意識地提高審查意見的質量，從而給申請人一個明確的審查意見，以節約程序，提高效率。

(作者單位：國家知識產權局專利審查協作中心)

[1]中華人民共和國國家知識產權局.審查指南[M].北京：知識產權出版社，2006：111,133-134.