涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定

摘要：改革開放以來我國OEM產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，尤其是在我國廣東和江浙等沿海地區(qū)，有大量企業(yè)將涉外貼牌生產(chǎn)當(dāng)作主要業(yè)務(wù)，越來越多的世界著名廠商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，使得中國日益成為世界商品加工廠。然而近年來。涉外CEM商標(biāo)侵權(quán)糾紛層出不窮，現(xiàn)行法律規(guī)定的模糊導(dǎo)致法院、行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)對涉外OHVl商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定結(jié)果莫衷一是。既損害了相關(guān)當(dāng)事人的利益，也阻礙了我國涉外加工貿(mào)易的發(fā)展。基于各方當(dāng)事人利益平衡原則。認(rèn)定涉外OEM并不構(gòu)成對國內(nèi)權(quán)利人商標(biāo)權(quán)侵權(quán)，進(jìn)而為即將進(jìn)行的第三次商標(biāo)法修訂建言獻(xiàn)策。

關(guān)鍵詞：OEM；商標(biāo)法；混淆

中圖分類號：D923.43 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1004－0544(2011)02－0116－03

OEM(Original Equipment Manufacture)，即原始設(shè)備制造商。也稱定牌生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)等，其基本含義為商標(biāo)權(quán)人委托加工方生產(chǎn)附有委托方所提供的商標(biāo)的產(chǎn)品，并將該產(chǎn)品全部交付給委托人銷售，依約向加工方支付加工費(fèi)的合作方式。由于中國具有勞工成本的優(yōu)勢，自改革開放以來我國OEM產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。尤其是在我國廣東和江浙等沿海地區(qū)，有大量企業(yè)將涉外貼牌生產(chǎn)當(dāng)作主要業(yè)務(wù)。越來越多的世界著名廠商將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國，使得中國日益成為世界商品加工廠。然而近年來，涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)糾紛層出不窮，困擾著我國貼牌生產(chǎn)廠商，也使得法律的預(yù)見性、穩(wěn)定性、統(tǒng)一性倍受質(zhì)疑。

一、問題的提出——涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)糾紛及處理

近十年來，我國涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)案件層出不窮，法院及行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果及理由各有不同。

2002年NIKE案。深圳中院一審判決三被告停止侵權(quán)，西班牙公司賠償原告20萬元。浙江進(jìn)出口公司、嘉興服裝廠分別賠償4萬元和6萬元，西班牙公司對其他兩被告的賠償承擔(dān)連帶責(zé)任。

2004年廣州綠色盈康生物工程有限公司訴盈康公司、真和公司案，廣州中院判令被告立即停止侵權(quán)，盈康公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失48萬元，真和公司賠償2萬元。二審廣東省高院判定賠償項(xiàng)目變更為原告為制止侵權(quán)而支出的合理費(fèi)用15萬元。被控侵權(quán)商品全部用于出口未在中國大陸地區(qū)銷售，綠色盈康公司并未因盈康公司的委托加工行為遭受直接或間接損失。

2005年義烏市人民法院判決撤銷義烏市工商行政管理局對義烏市聚寶日化有限公司生產(chǎn)標(biāo)注“De La Ritz”商標(biāo)產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的行政處罰決定。認(rèn)定義烏受托方的行為僅限于生產(chǎn)領(lǐng)域。并未進(jìn)入國內(nèi)市場，不會造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，生產(chǎn)該產(chǎn)品本身不構(gòu)成對中國“RITZ”注冊商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)侵權(quán)。

2009年，“Jolida”商標(biāo)侵權(quán)案，被告辯稱原、被告都是美國朱利達(dá)公司投資設(shè)立的，原告持有“Jolida”圖文組合商標(biāo)系惡意在中國搶注。上海市一中院一審判定被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)：在美國市場消費(fèi)者能夠通過商標(biāo)標(biāo)識區(qū)分商品的來源為美國朱利達(dá)公司。涉案產(chǎn)品全部出口并未在中國市場實(shí)際銷售。中國消費(fèi)者不存在對該商品來源發(fā)生混淆和誤認(rèn)的可能。同年11月，二審維持原判，補(bǔ)充說明理由如下：境內(nèi)加工方在產(chǎn)品上標(biāo)注商標(biāo)的行為形式上雖由加工方所實(shí)施，但實(shí)質(zhì)上商標(biāo)真正的使用者仍為境外委托方。涉案產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在中國境外具有商品來源的識別意義。并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能。

上述案件具有共性，即境外委托人在其本國或者銷售地國擁有合法商標(biāo)權(quán)，但中國境內(nèi)相同或類似商品上對相同或類似商標(biāo)享有權(quán)利的主體卻另有其人。加工方受他國權(quán)利人委托在中國生產(chǎn)貼牌商品，并全部用于出口。然而中國法院、海關(guān)、工商管理部門對此類行為是否構(gòu)成侵權(quán)存在分歧。即使在大多案件中被告被判承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，但認(rèn)定侵權(quán)的理由及賠償數(shù)額也存在較大差異。

二、我國涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的分歧和依據(jù)

涉及商標(biāo)權(quán)保護(hù)的法規(guī)主要有《中華人民共和國商標(biāo)法》(以下簡稱《商標(biāo)法》)和《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》(以下簡稱《商標(biāo)法實(shí)施條例》)，《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》(以下簡稱《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》)以及最高院的司法解釋等。對于商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的規(guī)定過于籠統(tǒng)、解釋余地較大，導(dǎo)致實(shí)踐中認(rèn)定結(jié)果的不統(tǒng)一。

(一)“使用”的含義

“使用”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但對于貼牌加工方受托僅在中國生產(chǎn)不在中國銷售的行為是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“使用”存在爭議。

根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定。加工方將商標(biāo)附置于商品及商品外包裝上屬于“商標(biāo)的使用”，在加工過程中存在使用他人商標(biāo)的行為。上文提及的案件中加工方的行為多數(shù)被認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)的使用。

實(shí)踐中也有將加工方的行為認(rèn)定為不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。“Jolida”案中二審法院將商標(biāo)的使用與商標(biāo)的核心作用——識別相聯(lián)系，明確了委托方的使用才是商標(biāo)法意義上的使用。加工方并不面向消費(fèi)者，而是將產(chǎn)品全部交付委托方。只有產(chǎn)品得以進(jìn)入消費(fèi)市場，才能使產(chǎn)品上標(biāo)識的商標(biāo)發(fā)揮其應(yīng)有的功能。按照國際慣例，定牌加工商的行為應(yīng)被視同為在國外生產(chǎn)，是一種勞務(wù)輸出。

(二)商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定是否以混淆為要件

我國現(xiàn)行商標(biāo)法律框架下，大多支持認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)不以造成混淆為要件，如《商標(biāo)法》第52條第1款；最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》(2009)中明確指出認(rèn)定侵權(quán)不需要考慮混淆因素；《關(guān)于對外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》(1995)的通知中也提到侵權(quán)的認(rèn)定不以混淆為要件。本著嚴(yán)格認(rèn)定侵權(quán)的精神，只要出現(xiàn)商標(biāo)相同或近似即構(gòu)成侵權(quán)。NIKE案中三被告責(zé)任的數(shù)額及承擔(dān)方式以及廣州綠色盈康公司案二審判決賠償額的大幅度降低和賠償范圍的變化應(yīng)該是法官無奈認(rèn)定侵權(quán)后的平衡方式。

也有部分學(xué)者認(rèn)為通過綜合理解相關(guān)規(guī)定，混淆理應(yīng)作為侵權(quán)要件。《商標(biāo)法實(shí)施條例》以“誤導(dǎo)公眾”作為認(rèn)定侵權(quán)的條件。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2002)(以下簡稱《解釋》)第九條、第十一條規(guī)定商品及商標(biāo)“類似”的判定要以易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)為前提。2004年北京高院在《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》(以下簡稱《解答》)中規(guī)定“定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售。不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)”。本條規(guī)定明確、可行，對涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定具有指導(dǎo)作用，但其僅為高院的工作文件，不具有法律效力。即便如此，北京高院200{$年重新頒布的《解答》中也刪除了該條的規(guī)定，僅留下了第21條規(guī)定承攬加工人的審查義務(wù)。涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)的單獨(dú)規(guī)定被刪除，筆者認(rèn)為并非一種倒退。縱觀整個(gè)《解答》，混淆的適用不斷被提及。在混淆為侵權(quán)要件的前提下。本文探討的涉外OEM理應(yīng)不構(gòu)成侵權(quán)，也就沒有必要再單獨(dú)強(qiáng)調(diào)。問題的關(guān)鍵是我國現(xiàn)行法律并未明確混淆原則。在此前提之下，2004年的解釋更加明確、更有意義。實(shí)踐中。很少有法院及執(zhí)法機(jī)構(gòu)明確以混淆和誤認(rèn)為要件認(rèn)定侵權(quán)，義烏市人民法院及“J0lida”案中一審法院的判決就顯得有些與眾不同。

三、各方利益平衡的角度審視涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定

利益平衡原則作為一項(xiàng)根本指導(dǎo)原則，在各國知識產(chǎn)權(quán)立法和司法實(shí)踐中始終發(fā)揮著實(shí)質(zhì)性作用。知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人、相對人和社會公眾利益的動態(tài)平衡是知識產(chǎn)權(quán)立法、司法和執(zhí)法的出發(fā)點(diǎn)及歸宿。筆者將通過考量涉外OEM中各方利益，探討商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的應(yīng)然。

(一)加工方：收益主要體現(xiàn)為勞務(wù)報(bào)酬

涉外定牌加工關(guān)系中，國內(nèi)加工方接受委托。依照委托方指示加工產(chǎn)品，銷往其商標(biāo)注冊國，由此取得國外委托方給付的報(bào)酬。這實(shí)質(zhì)上是一種勞務(wù)輸出。產(chǎn)品和中國市場“毫無關(guān)系”。與微薄的加工費(fèi)相稱。法律施加于加工方的義務(wù)也不宜過重。加工方的報(bào)酬主要體現(xiàn)為勞務(wù)費(fèi)用。NIKE案中加工方每件衣服可獲取26元的報(bào)酬。產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌、銷售價(jià)格等完全由委托方?jīng)Q定。如果加工方既需要審查外國委托方是否為真實(shí)的商標(biāo)權(quán)利人、委托方在產(chǎn)品最終到達(dá)地是否擁有商標(biāo)權(quán)，還要查詢我國的商標(biāo)注冊和備案情況，加工方的法律義務(wù)過重。加工方無法分享商標(biāo)帶來的收益，自然也不應(yīng)承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)的責(zé)任。

加工方通過事前與委托方簽訂合同的方式無法免除自身責(zé)任。即使雙方的合同中訂有權(quán)利擔(dān)保條款和責(zé)任免除條款也并無對外效力，加工方仍應(yīng)首先承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任再行追償。而跨國追償牽涉涉外訴訟及判決的承認(rèn)與執(zhí)行，難度可想而知。所以有學(xué)者提出的將此種情形認(rèn)定為侵權(quán)，加工方通過自我保護(hù)的方式避免構(gòu)成侵權(quán)的途徑是不可行的。現(xiàn)實(shí)中加工方亦很難通過與中國商標(biāo)權(quán)利人達(dá)成諒解的方式防止侵權(quán)。達(dá)成諒解對中國權(quán)利人毫無利益可能還會存在潛在損失的情況下。作為理性的經(jīng)濟(jì)人一般不會與加工方達(dá)成協(xié)議。如果法律規(guī)定本文探討的涉外OEM的情形構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，加工貿(mào)易將舉步維艱。

(二)委托方：本國法中的合法權(quán)利人

定牌加工經(jīng)營模式出現(xiàn)的原因，主要是為了增加產(chǎn)銷量或降低生產(chǎn)成本。作為本國法中的商標(biāo)權(quán)利人，委托方的行為不應(yīng)被認(rèn)定為侵犯中國權(quán)利人商標(biāo)權(quán)。委托加工生產(chǎn)的產(chǎn)品全部用于出口不在中國市場銷售，并不與已在中國相同或類似商品上注冊相同或類似商標(biāo)的權(quán)利人在中國形成競爭，不會損及境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人在國際貿(mào)易中的利益。有些境外商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)注冊反而早于國內(nèi)權(quán)利人，如NIKE案和“Jolida”案。國內(nèi)權(quán)利人之所以仍要打擊此種類型的商品生產(chǎn)，無非是想獨(dú)占中國的廉價(jià)勞動力市場。《蘭哈姆法》將商標(biāo)法的目的界定為保護(hù)消費(fèi)者針對防止混淆和壟斷的利益。防止混淆是保護(hù)商標(biāo)權(quán)人和消費(fèi)者利益的最佳結(jié)合點(diǎn)。商標(biāo)權(quán)人享有的并不是對商標(biāo)本身的壟斷，也不是對市場的無節(jié)制壟斷，而應(yīng)僅限于排斥混淆范圍內(nèi)的壟斷性保護(hù)。

(三)國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人：搶注并非源于OEM

近年來，國內(nèi)知名商標(biāo)在國外被搶注的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致其市場利益受損。然而，將此歸咎于涉外OEM的觀點(diǎn)筆者并不贊同。現(xiàn)今，世界各國主要實(shí)行商標(biāo)注冊保護(hù)。國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人只有通過商標(biāo)的國際注冊，才能在他國享有商標(biāo)利益。因此，如果他國市場被定牌加工中的委托人搶先占領(lǐng)，原因也只能是境內(nèi)商標(biāo)權(quán)人缺乏拓展商標(biāo)效力領(lǐng)域的競爭意識，而與定牌加工無關(guān)。國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人應(yīng)不斷增強(qiáng)商標(biāo)權(quán)的地域性意識，通過域外注冊維護(hù)自身的合法權(quán)益。

有學(xué)者指出根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，定牌加工中委托方商標(biāo)若系對他人在先權(quán)利的惡意搶注，則其商標(biāo)權(quán)歸于無效。委托方在境外依據(jù)該地域的法律規(guī)定進(jìn)行注冊，中國執(zhí)法或司法機(jī)構(gòu)無權(quán)依據(jù)我國有關(guān)惡意搶注的規(guī)定認(rèn)定委托方注冊的商標(biāo)無效。因此。委托方是否屬于惡意搶注不應(yīng)成為中國法院認(rèn)定侵權(quán)考慮的因素。中國商標(biāo)權(quán)利人是否涉嫌搶注反而應(yīng)是侵權(quán)認(rèn)定中考慮的因素。“Jolida”案中被告提出了相關(guān)問題。但法院并未在判決中予以說明。

(四)社會公共利益：并未受到侵害

OEM是在進(jìn)口國享有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，不存在TRIPS協(xié)議中所指的假冒，也不存在我國知識產(chǎn)權(quán)法要打擊的侵犯他人權(quán)利，侵害公共利益，對消費(fèi)者造成消費(fèi)誤導(dǎo)，擾亂貿(mào)易秩序的情況。涉外OEM的發(fā)展不僅未對社會公共利益造成損害，還對促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、緩解就業(yè)壓力起到了積極作用，符合中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式需要。對于國內(nèi)許多企業(yè)而言，接受涉外定牌加工可以充分發(fā)揮勞動力資源優(yōu)勢、積累資金和經(jīng)驗(yàn)，為自主品牌的創(chuàng)制奠定基礎(chǔ)。

四、利益平衡基礎(chǔ)上的我國商標(biāo)法重塑

1983年我國頒布實(shí)施《商標(biāo)法》后歷經(jīng)1993年、2001年兩次修訂。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，《商標(biāo)法》第三次修訂迫在眉睫，可以此為契機(jī)明確商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成要件。

(一)明確界定商標(biāo)使用的含義

關(guān)于商標(biāo)使用行為。有學(xué)者建議將其限定在“應(yīng)用于商品流通交換領(lǐng)域”，只有將商品投入有潛在消費(fèi)者的市場才能稱作是真正商標(biāo)法意義上的使用。筆者認(rèn)為，由于現(xiàn)實(shí)生活中商品生產(chǎn)與流通環(huán)節(jié)結(jié)合緊密，難以劃分。在商標(biāo)法實(shí)施條例進(jìn)行廣義界定的情況下。不適宜再作限制性解釋——將使用僅限于向消費(fèi)者提供產(chǎn)品。在定牌加工中。即使是不負(fù)責(zé)銷售的單純“貼牌”行為，亦符合商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定層面的使用。

(二)以混淆作為認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的要件符合商標(biāo)的本質(zhì)屬性

2010年修訂的《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》中仍然采用對進(jìn)、出口環(huán)節(jié)同時(shí)監(jiān)控的保護(hù)方式。盡管這一規(guī)定因超出TRIPS要求而備受爭議。修訂商標(biāo)法從而避免我國商標(biāo)權(quán)保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)過高、防止權(quán)利人濫用權(quán)利、利用海關(guān)等政府機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)壟斷就成了唯一的選擇。從世界上大多數(shù)國家的立法看，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)都是建立在防止混淆的基礎(chǔ)之上。美國的立法以“導(dǎo)致混淆”為認(rèn)定“直接侵權(quán)”的前提。歐盟立法將“可能導(dǎo)致公眾混淆”作為認(rèn)定“在相同商品上使用相同商標(biāo)”之外的其他使用行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的要件。這兩種立法模式的差異在以往并不突出，由于“在相同商品上使用相同商標(biāo)”一般情況下均會導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆。我國商標(biāo)立法應(yīng)仿效美國相關(guān)規(guī)定，明確“混淆”為所有類型的商標(biāo)直接侵權(quán)的認(rèn)定條件。它符合商標(biāo)本質(zhì)屬性要求。可以防止權(quán)利人濫用權(quán)利，損害公眾利益，也可以避免對本文中所探討的涉外OEM商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定過于寬泛——將相同商品上使用相同商標(biāo)一律認(rèn)定為侵權(quán)。

(三)商標(biāo)的地域性決定混淆相對人的范圍

地域性是知識產(chǎn)權(quán)的屬性，商標(biāo)權(quán)在其注冊地的范圍內(nèi)受到保護(hù)。是否導(dǎo)致混淆也應(yīng)以其識別效力涉及的地域?yàn)橄捱M(jìn)行考察。產(chǎn)生混淆的相對人只能是商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生效力區(qū)域之內(nèi)的相關(guān)公眾。涉外OEM中的商品全部用于出口，不在中國銷售，不會使國內(nèi)消費(fèi)者產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。而國外的委托人正是商標(biāo)在該國的合法權(quán)利人，因此國外的最終的消費(fèi)者也不會產(chǎn)生混淆。

如果將“混淆”的相對人范圍從消費(fèi)者擴(kuò)大到了一切可能接觸到商品的人——生產(chǎn)、運(yùn)輸、海關(guān)等一系列環(huán)節(jié)中都接觸產(chǎn)品的人，顯然是一種對商標(biāo)權(quán)的過高保護(hù)。現(xiàn)階段不應(yīng)為我國所效仿。涉外OEM中負(fù)責(zé)商品貼牌、運(yùn)輸?shù)娜耍蚴秦?fù)責(zé)審查的海關(guān)工作人員與商標(biāo)的接觸都是屬于工作需要，主要目的不是為了識別商品、指導(dǎo)購物。即使將他們視為潛在的消費(fèi)者，由于國內(nèi)權(quán)利人和國外權(quán)利人的商品也不可能同時(shí)出現(xiàn)在同一地域范圍內(nèi)的市場上，因此不會導(dǎo)致相當(dāng)數(shù)量的具有一定謹(jǐn)慎程度的典型消費(fèi)者的混淆。

責(zé)任編輯 肖利