我國藥物專利申請中的常見問題和應對策略

王晶晶

隨著我國科學技術的發展和相關法規的日益完善，越來越多的制藥企業不再單純依靠生產制造仿制藥作為企業的唯一生產活動，而是逐漸加大了對新藥研發的支持力度，走上了創新與仿制相結合的道路。與此同時，藥物研發又是一項耗費財力且歷時長久的工作。為了能及時有效地保護研發成果，申請專利是最佳選擇，因為專利權可以保證專利權人在 20 年內對該研發成果享有獨占權，從而在市場上占據競爭優勢。

在這種情況下，最近十幾年來自國內企業、院校和個人在新的化合物、藥物組合物及其制備方法和新適應證方面的專利申請逐年增加。在中國專利文獻檢索系統（CPRS）中對涉及 IPC 分類第 A61 部（包括醫學或獸醫學；衛生學）的發明專利進行檢索，1998 年來自國內申請人的專利申請僅為 5109 件，2008 年達到了 32395 件，是十年前的6 倍。由于大部分專利申請自申請之日起 18 個月才予以公開，因此，2009 年的部分專利申請與 2010 年的大部分專利申請無法在系統中進行統計。

然而，在國內制藥企業、學院及個人專利申請熱情逐漸高漲的同時，也存在著由于發明水平不高或專利申請撰寫質量不高而導致專利被駁回的情況。發明自身的水平不高固然是專利申請的軟肋，但是也有一些原本具有授權前景的申請卻由于撰寫質量不高或者由于不重視對審查意見的答復而導致駁回，這不由讓人嘆息。

為此，筆者根據自身審查經驗總結了一些醫藥發明專利申請中較為常見的問題。這些問題涉及專利法第五條、第二十二條、第二十五條、第二十六條、第三十一條、第三十三條，在醫藥專利申請中較為常見，也容易成為駁回的原因。同時提出了針對這些問題可行的應對策略，供廣大醫藥研發企業、院校和個人參考，同時歡迎業內人士批評指正。

1 審查意見通知書

1.1 發出審查意見通知書的原因

應申請人提出的實審（實質審查）請求，審查員會對申請人的發明專利進行全面的實質性審查，并會對專利申請中不符合專利法規定的問題發出實質審查意見通知書。在這之前，申請人也有可能收到來自初審（初步審查）審查員的審查意見通知書。兩者的區別是，初審審查員審查的問題大都涉及申請的形式問題，而實審審查員的意見則更多的涉及具體技術上的問題。

有些申請人對于收到實審審查員的意見通知書非常緊張，覺得自己的專利申請被否決了。其實這種擔心完全沒有必要。只有那些撰寫非常完美的專利申請才會獲得實審審查員的直接授權，并且這種申請的數量非常少。大部分的發明專利申請都要經過審查員發通知書——申請人陳述意見或修改——審查員再發通知書——申請人再進行意見陳述或修改的循環，才能獲得專利權。這是由于專利法第三十七條規定一項發明專利申請只有在經實質審查后沒有發現駁回理由時，才能予以授權所致。據此，實審審查員必須對發明專利申請進行全面的實質性審查，申請人收到審查員的審查意見通知書也就不奇怪了。

1.2 實審審查意見通知書的格式

實審員發出的審查意見通知書含有表格和正文兩部分。表格中列出了所引用的對比文件、發明所存在的缺陷、審查員對專利申請的授權前景評價、答復期限等內容；正文部分則詳細論述發明的缺陷。申請人應當詳細閱讀表格和正文部分，而不應當只重視正文，忽視表格中的內容。表格中的內容，例如，審查員對專利申請的授權前景評價部分，雖然僅僅是在三個框中打一個勾，但是卻表明了審查員對該申請的一個整體感覺：選擇的框越靠下，表明專利申請的問題越嚴重，授權越不易，申請人的答復則越需要慎重。

2 審查意見通知書中提出的常見問題及應對策略

2.1 違反法律的發明

根據專利法第五條的規定，對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，并以該遺傳資源完成的發明創作，不授予專利權。

一般來說，在藥物發明專利申請中，很少涉及違反法律、社會公德或者妨礙公共利益的技術方案。同時國內申請人也很少會違規獲取和利用遺傳資源的情況。如果申請人的發明被指出存在不符合專利法第五條規定的缺陷時，應當先對發明的技術方案進行分析。申請人需要思考，是否發明的全部技術方案都存在審查員所說的不符合專利法第五條的缺陷，還是僅僅一部分技術方案存在該缺陷。

如果屬于前者，那么情況不容樂觀，申請人只能通過意見陳述辯解自己的發明不屬于專利法第五條所稱的內容。如果申請人對法律法規的理解正確，并且意見陳述理由充分、證據充實、那么審查員有可能會采納申請人的意見；反之則有可能招致駁回。

如果情況屬于后者，那么申請人可以通過將權利要求書中不符合專利法第五條的技術方案刪除，留下符合要求的技術方案的方法使之克服審查員提出的缺陷，符合專利法第五條的規定。

例 1 權利要求 1：一種新的吸食海洛因的鼻腔吸入器具，其特征在于器具的結構為……。

這是一項涉及醫療器械的發明專利申請。說明書記載了新的鼻腔吸入器具的構造和使用方法，在其中一個具體的事實方式中記載了使用此新型鼻腔吸入器具吸食海洛因的技術方案。

審查員意見：因為權利要求 1 的發明主題是一種吸毒的器具，因此審查員指出本申請不符合專利法第五條的缺陷。

申請人的應對：如果說明書中還記載了使用該鼻腔吸入器具攝取其他鼻腔吸入劑（非毒品）的技術方案/具體實施方式，申請人可以考慮將權利要求 1 修改為：“一種新的鼻腔吸入器具，其特征在于結構為……”的形式，從而將不符合專利法第五條的技術方案排除在權利要求之外；同時說明書中的相應內容也要刪除。

2.2 不授權的發明主題

根據專利法第二十五條的規定，對于科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質、平面印刷品的圖案、色彩或者兩者的結合作出的主要起標識作用的設計不授予專利權。

該問題在藥物專利申請中屬于較常見的問題，但大多可以通過修改申請文件而克服。對于此類缺陷，申請人除了做好意見陳述之外，還要對不授權發明主題的具體情況進行分析，除了原子核變化方法和用該方法獲得的物質，以及圖案設計之外，其他幾種情況都可能出現在醫藥專利申請當中。

對于有可能被認為是科學發現或智力活動的發明主題，申請人可以將該主題與物質、方法或用途的具體發明主題結合到一起，使發明主題具有實體性的技術方案；對于被認為是疾病的診斷和治療方法的發明主題，申請人可通過轉換權利要求的撰寫形式、或者在權利要求中排除疾病的診斷和治療方法的技術方案來克服缺陷；動物和植物品種可以通過專利法以外的其他法律法規進行保護[1]，因此一般不會出現在醫藥專利的申請當中，但對于動物和植物品種的非生物學生產方法以及微生物和微生物方法，則是可以授予專利權的[2]。

例 2 權利要求 1：化合物 X 通過抑制受體 A 治療疾病 C。

說明書中記載了申請人的對已知化合物 X 適應證的新發現，即已知化合物 X 具有抑制 A 受體的作用，并且通過抑制 A 受體治療了 C 疾病。

審查員認為，此種類型的權利要求的發明主題屬于專利法第二十五條不予授權的內容。

申請人的應對：申請人可以通過簡單的形式轉換克服該問題。申請人可以將權利要求 1改寫成制藥用途型權利要求，即瑞士型權利要求（一種權利要求的形式，用以保護已知化合物的新的適應證，最早由瑞士專利局提出并使用，因此被稱為“瑞士型權利要求”）[3]：“化合物 X 在制備治療疾病 C 的藥物中的用途，該藥物通過抑制受體 A 來治療疾病 C”。

在此案例中，有的申請人將該權利要求 1 直接改寫為“化合物 X 在制備治療與 A受體相關疾病的藥物中的用途”，但由于此類權利要求因為適應證不明確，尚存在一定爭議，因此并不建議采用。

2.3 說明書公開不充分

根據專利法第二十六條第三款的規定，說明書應該對發明作出清楚、完整的說明，以使所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。同時，根據《專利審查指南》的規定，對于化學產品（這里的化學產品包括化合物、組合物以及用結構和（或）組成不能夠清楚描述的化學產品）的發明，說明書中應當記載化學產品的確認、制備以及化學產品的用途；對于化學方法的發明，說明書中應當記載方法所使用的原料、工藝步驟和條件等，同時說明原料的成分、性能制備方法和來源；對于化學產品的用途發明，說明書中應當記載所使用的化學產品、使用方法及所取得的效果，特別的，如果本領域技術人員無法根據現有技術預測該用途，說明書中則應當記載足以證明該物質可以用于所述用途并能解決所要解決的技術問題或者達到所述效果的實驗[2]。

說明書是理解發明的基礎，也是解釋權利要求書的基礎，因此，說明書公開不充分是較為嚴重的一項缺陷，一般很難通過修改申請文件來克服。因為在大部分情況下，在說明書中加入新的內容這一行為是不符合專利法第三十三條關于申請文件修改要求的，是不被允許的，因此說明書公開不充分的缺陷很難通過修改申請文件來克服。然而，并不是所有存在該缺陷的申請都只能無奈面對駁回或撤回。一種情況是申請人可以通過意見陳述或引用文獻等證據來證明說明書是公開充分的；需要注意的是，如果需要引用文獻或其他證據，這些文獻和證據應當是在申請日之前為公眾可得的；在下文中，為了克服其他缺陷而引用文獻和證據時，對所引用的文獻和證據也具有相同的要求。另一種情況是說明書公開不充分的缺陷僅存在于說明書的一部分技術方案中，說明書中其余的技術方案則是公開充分的；此時申請人只需要根據審查員的提示，刪去相應的權利要求或者變更權利要求中的技術方案，便可克服該缺陷。

例 3 權利要求 1：一種治療風寒痹癥的藥物，其包含……天龍 15 ～ 60 重量份。

說明書中記載了該權利要求的技術方案，但未描述作為原料藥之一的中藥材“天龍”的藥材來源，只記載了“天龍”具有“辛溫、走竄傷陰之弊”的特性。

審查員認為說明書中沒有記載“天龍”的來源，由于“天龍”同為“蜈蚣”和“壁虎”兩種中藥材的異名，因此不能對“天龍”藥材進行確認。

申請人的應對：申請人引用了《中藥大辭典》的記載，其中蜈蚣的性味為“辛溫”，而壁虎的性味為“咸寒”，根據說明書所述的內容，可以確定本申請中的“天龍”指的是藥材“蜈蚣”，因此，說明書中對“天龍”的描述是清楚的，符合公開充分的規定。申請人通過意見陳述表達了該觀點，審查員同意并授權。

例 4 權利要求 1：含有序列 A-B-C 的組合物，其中的片段 A 為 aaaaaaa……，B 為 bbbbbbb……，C 為ccccccc……。

說明書中對序列 A-B-C 的來源、獲得和確認方式進行了闡述。然而，由于申請人和代理人的疏忽，誤將片段 A 寫為 aabaaaa……，并一直在說明書中沿用。在說明書的測序部分，又將片段 B 誤寫為 bbcbbbb……。

審查員認為根據說明書無法確定所要保護的序列A-B-C 的真正序列，根據現有技術也無法對其進行確認，因此說明書公開不充分。

由于序列 A-B-C 是一種新的分子，因此無法引用現有技術對其進行解釋；并且由于專利法第三十三條的規定，申請人也無法在說明書中增加新的測序試驗結果以證明所得序列的結構。因此該案最終無法授權。這是由于粗心導致撰寫失誤從而致使申請被駁回的真實案例，由此也可以看出“說明書公開不充分”是一項殺傷力極大的缺陷。

2.4 權利要求書得不到說明書的支持

根據專利法第二十六條第四款的規定，權利要求書應當以說明書為依據。因此，權利要求書應當得到說明書的支持。權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案都應當是從說明書公開的內容中得到或概括得到的，并且不能超出說明書公開的范圍。

需要注意的是，這里所說的不能超出說明書公開的范圍，并不是說只要權利要求的保護范圍比說明書公開的范圍的小就可，而是指權利要求所包含的技術特征不能超出說明書所披露的技術特征的數量和范圍，過多、過少、過大、過小的技術特征都是不能接受的。

例 5 權利要求 1：一種合成納米微球的制備方法，其特征在于含有步驟 a、b、c 和 d。

一種可能的情況是，說明書所列舉的制備方法中，僅涉及了步驟 a、b 和 c，并沒有提及步驟 d；另一種可能的情況是，說明書所列舉的制備方法中，還含有步驟 e。以上兩種情況中，審查員都有可能會認為權利要求 1 存在著得不到說明書支持的缺陷。

申請人的應對：申請人可以將權利要求 1 修改為與說明書相對應的形式。當說明書是第一種情況時，可以將權利要求 1 修改成“一種合成納米微球的制備方法，其特征在于含有步驟 a、b 和 c”；當說明書是第二種情況時，申請人可以將權利要求 1 修改為“一種合成納米微球的制備方法，其特征在于含有步驟 a、b、c、d 和 e”。當然，申請人也可以不修改權利要求而通過意見陳述來辯稱權利要求1 的制備步驟雖然與說明書中所列的不一致，但是可以從說明書公開的內容和現有技術中合理地概括得到。

當說明書存在公開不充分的缺陷的時候，權利要求書往往同時存在得不到說明書支持的缺陷。因為此時說明書的內容不完整，肯定也無法支持權利要求的技術方案。如上文例4中，權利要求 1 的序列與說明書中制備和鑒定的序列不一致，因此得不到說明書的支持。而此時，由于說明書公開不充分的缺陷無法克服，權利要求得不到說明書支持的缺陷自然也無法克服。

2.5 權利要求書不清楚

專利法第二十六條第四款同時規定了權利要求書應當清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。造成權利要求書不清楚的原因有很多，主要有：

情況 1：權利要求中某個術語不清楚；情況 2：權利要求中語言組織混亂而導致的不清楚；情況 3：權利要求中對技術特征的描述前后矛盾導致的不清楚；

情況 4：說明書本身不清楚，公開不充分，從而導致相應的權利要求書的技術方案本身也不清楚。

針對以上不同的情況，申請人應當區別對待和應對。對于情況 1，申請人可考慮將說明書中對術語的解釋引入到權利要求中，也可考慮刪去該術語。對于情況 2 和 3，申請人可重新組織權利要求中語言順序，梳理邏輯關系，重新撰寫權利要求。而對于情況 4，能否克服該缺陷依賴于說明書公開不充分缺陷是否能夠克服。同時，申請人也可以在意見陳述書中援引現有技術或對比文件中的內容來對不清楚的權利要求進行解釋，以期達到說服審查員的目的。

例 6 權利要求 1：一種由舒心啶和聚乙二醇組成的藥物組合物，其特征在于舒心啶包括其衍生物，并且藥物組合物還含有其他藥學可接受的輔料。

審查員認為，首先“衍生物”這個術語是不清楚的，因為它包含了太多可能的化合物種類；其次，權利要求1 中“由……組成的”表述是封閉式，意為藥物組合物中僅僅含有舒心啶和聚乙二醇兩種組分，而權利要求中又要求在藥物組合物中還含有其他輔料，這與之前“由……組成的”表述是矛盾的，因此權利要求是不清楚的。

申請人的應對：對于第一個問題，由于“衍生物”一詞是不清楚的，因此申請人可根據說明書的記載對其進行刪除或進行進一步的限定：例如，說明書具體實施方式中出現了使用硫酸舒心啶這一活性成分，則申請人可將“衍生物”一詞改為“硫酸鹽”。對于第二個問題，如果說明書的具體實施方式中的藥物組合物中含有其他輔料或物質，那么申請人可考慮將權利要求改為開放式的，即“一種含有舒心啶和聚乙二醇的藥物組合物，……”，如果說明書的具體實施方式中并沒有在藥物組合物中出現其他的輔料或物質，則申請人應當將“還含有其他藥學可接受的輔料”的技術特征刪除。

2.6 新穎性、創造性和實用性

專利法第二十二條第一款規定授予專利權的發明應當具備新穎性、創造性和實用性，也即所謂的三性。專利法第二十二條第二款、第三款和第四款分別對此三性的含義作出了解釋。

對于權利要求存在新穎性問題的情況，一般來說，申請人可以通過向權利要求中增加新的技術特征來克服該缺陷。但如果審查員認為權利要求書和說明書中所有的技術方案都不存在新穎性時，則意味著該發明專利申請沒有授權的前景。

在新穎性缺陷之后往往緊跟著創造性缺陷。與新穎性的客觀判斷不同，在判斷一項發明是否具有創造性時加入了“本領域技術人員”的因素。盡管在對創造性的審查過程中，有“三步法”的判斷方法來保證該判斷過程盡量不受人為因素的干擾，但是基于各人對法律和專業知識的不同理解，創造性的判斷仍然不可避免的存在一定的主觀性。這就使得申請人在面對審查員提出的創造性疑問時，與其他缺陷相比，更有可能通過意見陳述本申請權利要求具有創造性的理由，即發明具有實質性特點和顯著的進步的理由來說服審查員。需要注意的是，在證明發明具有創造性時，申請人所舉的證據應當是在申請日之前所能獲得的；如果需要將發明中的技術方案與審查員所列的對比文件進行效果上的比較來證明本申請的優越性，則比較的內容僅限于申請文本中所公開的內容。當然，申請人也可以通過向權利要求中增加新的具有創造性的技術特征來克服創造性的問題。

發明專利申請的實用性缺陷多是由于涉及了無法在產業上實施的技術方案，在藥物領域主要是指利用獨一無二的自然條件的產品，如中藥組合物中含有某年某月某日某地的雨水；涉及人體或者動物體的非治療目的的外科手術方法，如注射隆胸術；涉及測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數的方法。對于涉及實用性缺陷的申請，只要不是說明書中的所有技術方案都缺乏實用性，大部分情況下，申請人都可以通過將權利要求中沒有實用性的技術方案刪除的方法來克服。

2.7 修改超范圍

專利法第三十三條規定申請人可以對專利申請文件進行修改，但是對發明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。該法條賦予了申請人修改申請文件的權利，但是也對修改的范圍進行了限制。因此，如果申請人出于保護技術秘密的考慮或者由于粗心在原始提交的說明書和權利要求書中遺漏了某些與發明專利有關的技術內容，那么在大部分情況下，這些被遺漏的內容都不能再補入說明書或權利要求書中。因此，對待專利申請文件的撰寫一定要慎重，哪些可作為技術秘密保存，哪些必須公開的，申請人必須嚴格區分。同時，對于核心內容，一定要反復檢查核對，保證在撰寫中沒有出錯。

一般來說，申請人都是為了克服審查員所提出的缺陷而對申請文本進行修改。因此，當審查員認為申請人對專利申請文件的修改存在超出原說明書和權利要求書記載的范圍的缺陷時，申請人就面臨一個兩難的選擇：放棄修改，則無法克服審查員所提出的缺陷；堅持修改，又面臨“修改超范圍”的缺陷。

通常，在收到審查員關于“修改超范圍”的意見時，申請人首先要檢查一下，自己的權利要求書或者說明書的修改是否在原始申請文件中存在依據。有時由于申請文本特別是說明書的頁數很多，而申請人或代理人在提交的意見陳述書中又沒有告知審查員所作的修改依據的是哪一頁哪一行的內容，這就有可能使得審查員在浩瀚的頁碼中找不到修改的依據而認為申請人“修改超范圍”。這種情況非常少，但是有可能存在，申請人要及時告知審查員修改的依據內容的具體頁碼和行數。其次，由于修改是否超出原始文本的記載范圍的判斷是比較復雜的，特別是馬庫什化合物和組合物的情況，申請人可根據申請的具體情況向審查員進行意見陳述。

2.8 單一性

根據專利法第三十一條第一款規定，一件發明專利申請應當僅限于一項發明，因此，不屬于一個總的發明構思的發明不符合關于單一性的規定。

單一性缺陷的問題相對于其他缺陷要輕微。申請人只需要在申請中保留一項發明，刪去其他的發明即可；申請人也可以將刪去的發明作為分案提出，分案享有原案的申請日。

3 專利申請的其他問題

3.1 申請人只進行意見陳述而不對申請文本進行修改的風險

有時候申請人為了盡可能地保留自己的技術方案，不愿意對權利要求/說明書作出符合審查員要求的修改，而是僅僅希望通過意見陳述來說服審查員。這種做法是有風險的。根據《專利審查指南》的規定，審查員在作出駁回決定之前，應當將予以駁回的情形的事實、理由和證據通知申請人，并給予申請人至少一次陳述意見和（或）修改申請文件的機會[2]，也就是說，審查員如果要作出駁回，所針對的事實、所提的理由和所依據的證據必須是已經告訴過申請人的。因此，如果申請人不對申請文本進行修改，那么申請文件的內容沒有改變，審查員所針對的事實也沒有改變；此時若審查員不接受申請人的意見陳述，就可以與前次審查意見通知書中相同的理由和證據對申請作出駁回決定，而不需要再與申請人作書面交流。因此，這種行為存在一定的風險，一方面，如果審查員采納申請人的意見，那么申請人獲得了自己所需要的保護范圍；另一方面，如果審查員不采納申請人的意見，則很有可能導致申請被駁回。

3.2 駁回救濟和前置審查

在審查員發出的駁回決定中，都會提醒申請人若不服審查員的駁回決定，可根據專利法第四十一條第一款的規定，在收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。如果申請人對專利復審委員會的復審決定不服的，可以根據專利法四十一條第二款的規定，自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

需要指出的是，在向復審委員會提出復審請求時，申請人除了提交復審理由外，還可同時對申請文本進行修改；在接到申請人的復審請求后，復審委員會首先會將該案發回原審查員進行前置審查。原審查員在前置審查過程中，如果認為申請人的此次意見陳述或對文本的修改克服了駁回決定中所列的缺陷，便會作出建議撤銷駁回決定的前置審查意見，并將案卷發回復審委員會。復審委員會收到該意見后則會發出撤銷駁回決定的通知書，將案卷發回原審查員，仍由原審查員繼續對該發明申請進行實質審查[2]。如果審查員在前置審查中堅持原駁回決定，則前置意見發回復審后，此時該案才正式進入復審程序。

3.3 加快申請

在某些情況下，申請人出于某種原因，希望能縮短案卷審查的時間，盡快得到審查結果。申請人可以向國家知識產權局提出提前公開發明專利申請的請求，而無需交納任何費用。此外，申請人也可要求國家知識產權局對發明專利申請進行提前審查，申請該提前審查的項目需要有合理的理由，并需要獲得地方知識產權局的審核；在收到同意加快發明專利申請審查的通知后，需要向國家知識產權局交納一定的費用。

4 結束語

藥物專利屬于化學領域的專利申請，相對于其他專利申請，有其特殊性，涉及的問題也比其他領域復雜。本文雖然列舉了藥物領域專利申請常見的問題，但是并沒有窮盡所有可能遇到的問題，并且對所涉及的缺陷的應對策略也沒有深入討論。這是因為藥物專利申請包括了化學藥物、中藥、生物藥物、制劑改進、用途發明、制備方法等各種類型，這些類型所涉及的具體案例情況都不完全相同，因而無法對各種藥物申請所面臨的所有問題一一深入討論。作者在此僅選取了一些具有代表性的問題和案例，分析問題缺陷并提出應對策略，希望對有志于專利申請撰寫或審查事業的醫藥人提供一定的幫助。

[1] Zhang QK. Drafting and examination on patent application in pharmaceutical and biotechnical field. Beijing: Intellectual Property Publishing House, 2002. (in Chinese)張清奎. 醫藥及生物領域發明專利申請文件的撰寫與審查. 北京:知識產權出版社出版, 2002.

[2] State Intellectual Property Office of the People's Republic of China.Guidelines for patent examination 2010. Beijing: Intellectual Property Publishing House, 2010. (in Chinese)中華人民共和國國家知識產權局. 專利審查指南 2010. 北京: 知識產權出版社出版, 2010.

[3] UK Intellectual Property Office. Examination guidelines for patent applications relating to medical inventions in the UK intellectual property office. (2008-08) [2011-01-05] http://www.ipo.gov.uk/medicalguidelines.pdf.