翻修引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)之爭

黃武雙 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長、教授

賀炯 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，英國阿伯丁大學(xué)法學(xué)博士

董美根 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師

翻修引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)之爭

深圳中院近期就諾基亞訴深圳某公司商標(biāo)侵權(quán)案作出判決，認(rèn)定該公司銷售非原裝諾基亞手機侵犯商標(biāo)權(quán)。看似簡單的案情卻包含了諸多復(fù)雜因素，引起各界對手機領(lǐng)域商標(biāo)和專利問題的高度關(guān)注。

翻新手機“維修”與“再造”的區(qū)分

黃武雙 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院副院長、教授

手機已經(jīng)成為人們不可或缺的隨身工具。在拉近人與人之間距離的同時，手機還創(chuàng)造了巨大的市場空間。受利益驅(qū)使，手機翻新業(yè)務(wù)已經(jīng)成為擁有完整鏈條的一個新型產(chǎn)業(yè)。手機翻新，在解決不同層次需求和提供就業(yè)機會的同時，也引發(fā)了知識產(chǎn)權(quán)保護問題。

深圳市中級人民法院審理并判決的諾基亞公司訴深圳某公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案，使“翻新機”問題逐漸進入公眾視野，并引發(fā)人們對整個知識產(chǎn)權(quán)制度的反思。原告諾基亞公司主張，被告未經(jīng)許可多次、大量銷售非原告原裝生產(chǎn)的手機侵犯了“NOKIA”注冊商標(biāo)專用權(quán)。被告辯稱，其所銷售的手機只是對原告原裝手機進行翻新而已。由于先前購買的二手原裝手機過于陳舊，故被告更換了外殼或維修了部分零部件，但其所替換的外殼與零件仍為原告生產(chǎn)，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。法院認(rèn)定，被告銷售原告舊手機的翻新機的行為屬于在同一種商品上使用與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，侵犯了原告注冊商標(biāo)專用權(quán)。

舊手機翻新行為的定性，乃是判斷是否構(gòu)成侵權(quán)行為的關(guān)鍵要素。如果將翻新行為定性為維修，被告維修并出售二手手機的行為可能就落入侵權(quán)范疇。反之，如果翻新行為屬于再造（重新制造），則被告“生產(chǎn)”二手手機時未征得原告同意而使用原告商標(biāo)的行為就侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)。考察美國、日本的判例，他們采用了不同的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)是與其本國產(chǎn)業(yè)利益訴求相吻合的。梳理不同國家判例后發(fā)現(xiàn)，判定是否屬于再造，主要有“是否更換核心部件”和“更換部件所占產(chǎn)品整體比例”兩類標(biāo)準(zhǔn)。加工、維修屬于我國較為龐大的產(chǎn)業(yè)，在解決部分人群就業(yè)問題的同時還能增加稅收，并且有利于循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，因而將類似二手手機翻新等行為盡可能定性為維修而非再造，顯然更加符合我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

尊重我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并盡可能為產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)留一定空間，是我們的知識產(chǎn)權(quán)立法和司法實踐必須考慮的主要因素。然而，諸如公共健康等公共政策也是我們在知識產(chǎn)權(quán)保護立法和司法時不容忽視的要素。例如，盡管更換了日用家電的大多數(shù)零部件，仍將其定性為維修并無大礙；但針對一次性醫(yī)用產(chǎn)品而言，認(rèn)定是否屬于維修行為時就必須考量公共健康問題了。盡管沒有物質(zhì)上的損耗或更替，出于公共健康安全考慮，唯有通過整體再造方能重新使用，因而不能輕易將這類行為認(rèn)定為維修。

從以上分析可以看出，維修與再造的區(qū)分紛繁復(fù)雜，無法套用某一種程式化標(biāo)準(zhǔn)，必須綜合考慮產(chǎn)品的構(gòu)成方式、使用方法、產(chǎn)業(yè)特殊性等各項因素。

在翻新手機推向市場進行銷售時，若手機翻新者以新手機名義對外銷售（以新售舊），則翻新者侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)，所對應(yīng)的為商標(biāo)所具有的品質(zhì)保證功能。

在審理定牌加工所涉商標(biāo)侵權(quán)案件時，產(chǎn)業(yè)利益乃是在法律適用時必須考量的因素。發(fā)達國家在司法審判中顧及產(chǎn)業(yè)利益，乃是眾人皆知的隱性規(guī)則，相信我國法院及法官也是諳熟這一法律運用技巧的。■

商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制

賀炯 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，英國阿伯丁大學(xué)法學(xué)博士

深圳市中級人民法院在對“諾基亞公司訴深圳某貿(mào)易公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)”案審理中，判決被告構(gòu)成侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)，其中的一條理由為“被告未經(jīng)原告的許可，銷售帶有系爭商標(biāo)的舊手機，或即便其銷售的是原告舊手機的翻新機，同樣也是對原告注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，也會對原告商標(biāo)造成不良影響，損害了商標(biāo)權(quán)人的利益”。這一理由忽視了商標(biāo)權(quán)用盡原則的適用，殊為可惜。如果能考慮到商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制，將其引入本案的審理中，可能對我國商標(biāo)法的司法實踐有更好的借鑒意義。

本案中，被告銷售的手機，即使經(jīng)過了維修與翻新，其來源仍為已經(jīng)原告許可投入市場流通的產(chǎn)品，因此有適用商標(biāo)權(quán)用盡原則的空間。商標(biāo)權(quán)用盡是指商標(biāo)權(quán)人同意將帶有商標(biāo)的產(chǎn)品投放市場后，任何人使用或銷售該產(chǎn)品，商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止。該原則是商標(biāo)法重要的原則之一。當(dāng)帶有商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)過商標(biāo)權(quán)人許可并在市場流通，如允許商標(biāo)權(quán)人繼續(xù)限制他人使用或銷售該產(chǎn)品，就偏離了商標(biāo)法的立法目的。因此，雖然我國商標(biāo)法并未對商標(biāo)權(quán)用盡原則作具體規(guī)定，但學(xué)界普遍重視該原則在商標(biāo)權(quán)爭議中的地位。本案中的被告聲稱其銷售的是由原告生產(chǎn)的手機，因而沒有侵犯原告商標(biāo)權(quán)，也是商標(biāo)權(quán)用盡原則的具體應(yīng)用。

然而，即使本案中的被告銷售的是由原告生產(chǎn)的手機，也不當(dāng)然因商標(biāo)權(quán)用盡而不侵犯原告商標(biāo)權(quán)。在適用商標(biāo)權(quán)用盡原則的前提下判斷被告是否侵權(quán)，還須考慮該案是否符合商標(biāo)權(quán)用盡的限制。商標(biāo)權(quán)用盡并非絕對的理論，當(dāng)進一步銷售帶有商標(biāo)的產(chǎn)品時，如果其基本部件或形態(tài)發(fā)生改變、或可能使消費者懷疑商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品原本就質(zhì)量低劣、從而影響對商標(biāo)的信任度，商標(biāo)權(quán)人可以禁止這種銷售而不受商標(biāo)權(quán)用盡原則的制約。如在“CD訴Evora”一案中，原告是法國高檔香水品牌，被告是荷蘭一家廉價超市，被告在購入原告香水后在其超市銷售，并在廣告中將該香水和廉價廁紙等一起推銷，故原告起訴被告侵犯商標(biāo)權(quán)。歐共體法院認(rèn)為如轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的行為會損害原商標(biāo)權(quán)人的聲譽，則商標(biāo)權(quán)用盡原則將不再適用。

在本案中，法院如果能在判決書中更明確地回應(yīng)被告關(guān)于商標(biāo)權(quán)用盡的抗辯，并更具體地解釋商標(biāo)權(quán)用盡原則及其限制，把焦點放在“被告在轉(zhuǎn)售過程中是否損害原告聲譽，使消費者懷疑諾基亞產(chǎn)品原本就質(zhì)量低劣，從而影響對諾基亞商標(biāo)信任度”的實質(zhì)可能性，將對我國商標(biāo)法的司法實踐有更好的借鑒意義。■

手機維修與再造中的專利權(quán)保護

董美根 華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師

手機作為現(xiàn)代社會重要的通訊工具，同時也是現(xiàn)代高科技的產(chǎn)物，其包括了若干專利。當(dāng)用戶購買了手機之后，為使其手機處于正常的適用狀態(tài)，用戶必然要對其手機進行作為事實行為的修理，如更換損壞或失效的芯片等。由于手機的科技含量較高，作為非專業(yè)用戶的個人難以進行修理，故絕大多數(shù)情況下需要委托商家修理。更有甚至，某些專業(yè)公司將直接收購的二手機經(jīng)修理后再行投放市場（這又是我國“山寨”手機的表現(xiàn)形式之一）。由于對二手機的修理影響了專利權(quán)人的利益，這必然引發(fā)專利權(quán)人與用戶之間的紛爭。諾基亞手機案雖然沒有這一問題，但該案可能涉及的實質(zhì)問題之一即為用戶能否對其手機加以維修。

那么用戶對其所購的正版手機修理是否侵犯專利權(quán)呢？如果用戶修理屬于合法的維修時，那么商家?guī)椭S修或商家維修后再行銷售即為合法。

當(dāng)用戶購買了正版的新手機后，由于專利權(quán)人已從該正版手機首次銷售中獲得了專利的回報，為此該手機上的專利權(quán)窮竭，用戶有權(quán)對其所購買的手機進行轉(zhuǎn)售與使用。我國現(xiàn)行專利法雖然沒有直接規(guī)定允許用戶進行合法的維修，但由于當(dāng)手機出現(xiàn)問題后只有經(jīng)過修理才能正常使用，此時的修理屬于法律允許的維修，屬于使用的范圍。但如果修理超出法律允許的范圍，屬于再次制造了專利產(chǎn)品時，就構(gòu)成侵權(quán)行為的再造。

在絕大部分情況下，區(qū)分維修與再造的標(biāo)準(zhǔn)在于該修理是否在專利權(quán)窮竭范圍之內(nèi)。根據(jù)修理對象狀況，修理表現(xiàn)為不同形態(tài)：一種是整個產(chǎn)品的功能已實現(xiàn)，此時的修理構(gòu)成再造；另一種是整個產(chǎn)品中的個別部件耗盡或功能喪失時的修理，此時分為三種情形。

一是當(dāng)專利產(chǎn)品是組合專利，部件本身未單獨受專利權(quán)保護時，修理一般被認(rèn)定為維修而不是再造，這尤其適用于專利權(quán)人自己銷售該易損部件的情形。與對諾基亞手機進行修理最為類似的是美國1987年Dana公司重型卡車離合器案。該案中，離合器上部件本身未單獨申請專利，離合器上的專利為組合專利，即如何將部件進行組裝。被告組裝的離合器的部件大部分來自不同舊離合器上的部件，有的還加上個別新部件。組裝后的離合器與受專利保護的離合器一致。法院認(rèn)定被告的行為是修理而不是再造：把舊專利產(chǎn)品拆開后重新組裝，并不是重新制造。使用生產(chǎn)線大量組裝對專利產(chǎn)品拆裝，只是一個經(jīng)濟和效率的問題，與單個拆開并更換少量已損壞部件后重新裝配具有相同效果。

二是部件本身單獨受專利權(quán)保護時，如果用戶從專利權(quán)人處購買該部件或從其他舊產(chǎn)品（該部件上的專利權(quán)被窮竭）中提取該部件進行修理，這一修理屬于維修。

三是即使本身不受專利權(quán)單獨保護的部件的物理形態(tài)事實上未耗盡，如果第三人為用戶提供了功能更佳的部件，或改善、擴張了原產(chǎn)品的功能，此時專利產(chǎn)品上的該部件被視為“實際喪失功能”，對其更換構(gòu)成維修。當(dāng)然，這種維修不同于傳統(tǒng)的修理，更類似于披著修理外衣的維修。但無論何種情形，都應(yīng)從專利保護范圍來考察修理是否構(gòu)成維修。

此外，考察專利權(quán)人的意圖也是認(rèn)定是否構(gòu)成維修的重要依據(jù)。這些意圖的認(rèn)定應(yīng)綜合考察專利產(chǎn)品的設(shè)計意圖、專利權(quán)人交易時的意圖、交易后的行為、交易慣例等。但如果專利權(quán)人在銷售時附加了有效的限制修理的條件時，則用戶難以進行合法的維修。■

編輯：董曉菊 dxj502@163.com