國際專利訴訟風險控制實戰分析

“走出去”的中國企業若遭遇專利訴訟，須結合自身情況和對手情況，分析原告起訴之具體目的，以便作出具有針對性的訴訟應對

中國企業在“走出去”的過程中，頻繁遭遇國際專利訴訟的圍追堵截。例如，2011年初以來，中國電信設備巨頭中興通訊在英國、意大利、德國三地，被老牌歐洲電信設備商愛立信同時提起訴訟。愛立信方面聲稱，中興通訊方面侵犯了愛立信GSM／WCDMA的部分專利，除要求賠償外，還要求三地禁止銷售中興通訊5款最暢銷的WCDMA／GSM手機。遇到此類情形，中國企業應積極而冷靜地應對，分析競爭對手提起國際專利訴訟的具體目的，審時度勢，以萬全之策泰然處之。分析國際專利訴訟的具體目的

企業之間專利訴訟策略的應用，最終目的無非是商業利益。然而，出于不同的市場地位、經營模式和專利戰略的考量，我們會發現企業之間的國際專利訴訟行為往往包含以下一種或數種具體目的。

1、獲得法院禁令將對手直接逐出市場。這種競爭策略常常是以制止被告侵權行為的名義實施的。國際上，對于專利侵權的制裁，可以通過申請法院頒布禁令來實現。專利訴訟的禁令分“永久性禁令”和“臨時性禁令”兩種。原一旦獲得這類禁令，被告的產品就不得不退出市場。在愛立信訴中興通訊一案中，中興通訊2010年實現營業總收入702.6億元，其中，國際市場總營業收入達到380.66億元，占整體營業收入的比重達54.18％，歐美市場收入同比增長50％，占整體營業收入的比重21％，首次成為中興通訊海外收入比重最大區域。而歐洲市場正是愛立信生意的大本營，愛立信若容忍中興通訊在歐洲的發展，無異于容忍中興通訊在其后院點火!

2、通過專利訴訟確定權利的最終范圍。國際上，一項技術獲得專利機關的授權，并不意味著就一定能對這項發明“專享其利”了——其中還存在著很多變數，如專利無效申請，專利無效訴訟等。而且，專利的獲得并不意味著公眾或者專利權人自身很清楚該專利的保護范圍。如果一項專利對企業的發展至關重要，屬于基礎專利，企業可能會選擇通過訴訟方式來最終確定專利有效與否，其權利要求范圍究竟如何界定，這是對企業經營至關重要的問題。在這種情況下，原告企業通常會選擇起訴一個很明確的侵權對手，它會找一個小公司或者新公司來打官司，因為與小公司或者新公司進行訴訟的勝訴可能性比較大，訴訟的結果就會給原告將來面臨的類似爭議確立一個基礎。

3、迫使被告與之商談相關專利許可(Patent License)事宜。專利權的權能包括制造、使用、銷售，允諾制造、銷售與進口等。企業在獲得專利權后，除了自行制造并銷售外，還可以進行專利許可，授權他人制造銷售。國外一些企業，尤其是高科技企業，它自身并不生產產品，而是專門以專利許可授權等形式維持自身生存，并獲取高額利潤。這類企業提起專利訴訟，為的是迫使被告企業與其簽署專利許可協議，并向其繳納專利使用費。因此，就愛立信訴中興通訊一案，有人預測，愛立信并非想徹底封殺中興通訊，而更希望找借口向中興通訊等所有的中國手機廠商收取專利權利金，轉型為類似美國高通那樣的技術授權公司；而對于中興來說，手機業務并非最重要的部分，電信設備的銷售更為重要。對此情形，雙方最終很可能在和解條件上做出妥協與讓步。

4、促使被告與之商談雙方專利的交叉許可(Cross License)或組成專利策略聯盟事宜。這一目的看似與前一目的并沒有什么不同，實際上卻有本質區別。在前一種情況下，被告往往與原告的企業不處于同一級別，原告對被告有技術上與法律權屬地位上的優勢。而在此種情況下，原告與被告往往在業界處于同等規模與影響力，雙方在專利專業領域都擁有一定的專利池(Patent p001)，形成互相不可或缺的對立局面。如果雙方都通過專利訴訟解決問題，使對方無法使用己方專利，則可能雙方都無法生產出優秀的產品來。因此，訴訟并非最終目的，而是將訴訟作為一種促進手段，使得雙方互相簽訂專利共享的協議。

然而，國際專利訴訟往往有其復雜的一面，例如，愛立信訴中興通訊一案中，案發前，雙方一直就專利的交叉許可等問題進行談判，而且已經就大多數問題達成了和解，只有少數問題沒有達成協議。愛立信突然以訴訟的形式進行突襲并撕毀和談成果，說明愛立信運用專利訴訟策略，主要還是想保持其在手機領域的優勢地位。

5、通過專利訴訟獲得高額的懲罰性賠償。有些國家的專利法對惡意侵權人規定了懲罰性賠償。例如，美國專利法第284條規定，法庭為了懲罰惡意的侵權人，可以判給勝訴的專利權人相當于侵權損害賠償兩倍到三倍的懲罰性賠償。這類規定使得原告對于被告的惡意侵權有更多的考量。若原告在起訴前已經掌握了被告故意侵權的證據，且被告有能力支付高額的懲罰性賠償金，那么，原告對于訴訟迫使對手商談專利授權，就可能完全沒有興趣，轉而謀求數倍于專利授權費用的懲罰性賠償。

6、通過昂貴的專利訴訟費用拖垮對手。國際專利訴訟周期長，律師費十分昂貴。例如1987年4月，美國HoneyWell公司起訴美能達公司，被告美能達在5年的訴訟中，支付了超過40億日元律師費。如果企業規模不大而又沒有后續支援，往往是官司尚未打完，企業已經進入破產清算程序。許多資金雄厚的大公司即是利用這一策略來打擊尚處于起步階段的競爭對手。

7、詆毀對手商譽誘導被告之客戶轉而與己交易。專利訴訟的一般模式，是在原告擁有一項或者多項專利的前提下，起訴被告侵犯原告所擁有的專利權。由于原告的發明經過了專利局的審查而獲得專利權，對被告而言已經擁有了一定的訴訟優勢。在實際操作中，原告會利用這種優勢，為配合專利訴訟這一中心行為，實施一系列外圍行動，例如，向被告之客戶發送警告函，告知被告之產品有侵權嫌疑；或者與新聞媒體合作報道競爭對手被訴侵權的事實。經過這樣的商業運作，被告的客戶為了避免今后成為共同侵權人，往往會轉而與原告合作交易。

以上幾點說明，“走出去”的中國企業若遭遇專利訴訟，須結合自身情況和對手情況，分析原告起訴之具體目的，以便作出具有針對性的訴訟應對。同理，中國企業在海外投資經營中，也可審時度勢，善用專利訴訟策略，先發制人，謀求市場主動地位。

國際專利訴訟風險控制

面對勢的跨國企業國際專利訴訟戰略，中國企業應有自已的一整套風險控制策略。

1、做好產品開發期間的專利檢索(Patent searching)以避免訴訟風險。世界知識產權組織(WIPO)報道，如果善于利用國際專利情報，可以縮短產品研發時間的60％，節約40％的研發經費。國際專利檢索是獲得相關專利情報的重要途徑。通過專利檢索可以了解本行業或者特定產品的專利情況與動態，避免在研發期間就落入侵犯他人專利之境地。為此，從加強企業自身的研發能力建設著手，防范專利訴訟，是上佳選擇。可喜的是，中國不少企業在這方面已取得長足進步。例如，通信行業中西方企業在基礎專利上的差距，西方公司在2G時代占了80％-90％，3G減少為60％-70％，4G中方已經開始與之平分秋色。

2、力爭擁有國際專利以規避專利侵權風險。避免專利侵權的最好方法就是自己擁有專利權。為此，專利檢索之后，可根據不同情況朝兩個方向進行：在確認所研發的產品為創新產品后，企業應當加快產品的研發速度，同時，為今后的專利國際申請進行準備工作，以期發明完成后第一時間獲得專利權。具體做法可通過《專利合作條約》(PCT)等途徑申請國際專利。若企業發現所研發之產品與他人專利有交叉之處，有可能涉及侵害他人專利，則可通過“專利回避設計(Design Around)”加以避免，即通過對他人專利產品的權利說明書研究與相關法律的熟悉，在自己產品中加入差異化成分，從而規避專利侵權風險。

3、收到專利侵權訴訟警告主動提起確權訴訟。通常，原告企業發現他方有可能侵害自身專利權時，并不立即提起訴訟，而是發出律師函警告。此時，收到警告的企業可主動提起確權訴訟，以明確訟爭權利之實然狀態。

4、積極應訴。國際上，專利權的權利確認，都是以司法終審為最終決定的。通過了專利局審查并獲得專利授權，并非就是毫無疑問、不可推翻。尤其在美國，專利局授予專利權的(時間)條件比較寬松，而各個法院對于專利權無效的判定，則采取較為嚴格的條件。因此，在中國，許多企業認為原告需要有很大的勝訴把握才會提起訴訟，而在美國，專利訴訟實質上不過是一個商業機會、一次商業博弈。故而，中國企業在被控專利侵權后，應當立即作出是否構成專利侵權的鑒定與分析，根據報告，運用各種抗辯手段，如主張原告專利無效、不正當行為和濫用專利權等等，來對抗原告的訴求。

5、訴訟期間積極與原告談判相關專利授權。根據上文關于專利訴訟的目的分析，原告提起專利訴訟的目的，很多場合在于向被告授權使用專利，從而獲得專利收益。而美國的司法實踐表明，有76％的專利侵權訴訟是以庭外和解結案的。因此，被告應當一面應訴，一面與原告洽談，尋求庭外和解的機會，以減少高昂的訴訟成本。

6、通過參股收購原告公司化解訴訟。若原告的專利是相關領域的核心專利，被告經過專利侵權訴訟分析，估計很難獲得勝訴卻又不肯放棄市場，并且被告實力雄厚、資金充沛，可以考慮參股原告公司，甚至直接收購原告公司來化解訴訟。如2001年9月19日，華立控股(美國)公司正式收購飛利浦集團所屬的在美國SANJOSE的CDMA手機芯片及手機整體解決方案設計部門，飛利浦將相關的設備、資產和手機參考設計所涉及的知識產權全部轉讓給華立控股，此外，華立控股還獲得飛利浦半導體開發的CDMA協議軟件的獨家授權，從而使華立集團率先成為美國國內完整掌握IT產業中核心技術的企業。

7、采取反制行動。中國擁有舉世公認的巨大市場，中國企業可用好這一優勢，當在境外遭遇專利訴訟時，向中國知識產權局專利復審委員會，發起針對境外專利訴訟原告在華專利的無效訴訟，敦促競爭對手重新評估其對華企業的專利戰略與策略，達到迫使對方境外收兵之目的。

總而言之，中國企業應在全面分析對手和己方市場地位、經營模式、技術實力和專利水平等因素的基礎上，綜合并靈活應用以上7種國際專利訴訟風險控制策略。

(作者：廣東誠公律師事務所律師及合伙人)